(La autora es Profesora Contratada Doctora de Derecho Civil de la UAM (acreditada a TU) y miembro del Equipo de Dirección del CIPI)

La primavera de 2024 nos ha traído dos pronunciamientos importantes del TJUE en materia de comunicación al público de obras y prestaciones protegidas. En una entrada anterior dábamos cuenta de la doctrina interpretativa contenida en la STJUE de 10 de abril de 2024, asunto C‑723/22, Citadines Betriebs GmbH contra MPLC Deutschland GmbH, ECLI:EU:C:2024:289 (1).

A modo de resumen de dicha resolución, el Alto Tribunal europeo concluyó que el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29 debe interpretarse en el sentido de que la puesta a disposición de aparatos de televisión instalados en las habitaciones o en el gimnasio de un establecimiento hotelero, cuando, además, se retransmita una señal a esos televisores a través de un sistema de distribución por cable del propio establecimiento, constituye una «comunicación al público» en el sentido de esta disposición, sin que tenga relevancia alguna la técnica que se haya utilizado para la transmisión de la señal.

Dos meses más tarde, con fecha de 20 de junio de 2024, el TJUE volvía a dar contestación a una cuestión prejudicial en la que se le preguntaba nuevamente sobre la interpretación del concepto de comunicación al público del artículo 3.1 de la Directiva 2001/29. La relevancia de esta sentencia, como se verá en esta entrada, radica en las características propias del supuesto al que el TJUE pretende aplicar la respuesta dada: los pisos turísticos.

Ello sin perjuicio de que de la descripción del supuesto de hecho ofrecida por el tribunal nacional que plantea la cuestión prejudicial no se pueda deducir per se el carácter de alquiler de corta duración del alquiler de las viviendas y, en particular, la naturaleza de piso turístico de dichas viviendas.

También en la sentencia de junio de 2024 el TJUE se pronuncia a favor de subsumir el supuesto de hecho en el concepto de comunicación pública. Aun cuando afirma hasta en dos ocasiones que la competencia para decidir sobre ello es del tribunal nacional remitente, el Alto Tribunal europeo ofrece una respuesta completa, en atención a las circunstancias concretas del caso.

De ahí que concluya que el concepto de comunicación al público comprende la puesta a disposición de los arrendatarios, realizada deliberadamente por la persona que se dedica a la explotación de un edificio de pisos de alquiler, de televisores equipados con una antena de interior que, sin más intervención, captan señales y permiten la difusión de emisiones, siempre que pueda considerarse que dichos arrendatarios constituyen un público nuevo.

Ninguna de las afirmaciones generales contenidas en esta última sentencia es novedosa, sino que se trata de una recopilación de las consideraciones que ya se contenían, entre otras en las SSTJUE de 7 de diciembre de 2006, asunto C‑306/05, SGAE, EU:C:2006:764; de 4 de octubre de 2011, asuntos C‑403/08 y C‑429/08, Football Association Premier League y otros, EU:C:2011:631; de 27 de febrero de 2014, asunto C‑351/12, OSA, EU:C:2014:110; 31 de mayo de 2016, asunto C‑117/15, Reha Training, EU:C:2016:379; de 2 de abril de 2020, asunto C‑753/18, Stim y SAMI, EU:C:2020:268; y de 20 de abril de 2023, asunto C‑775/21, Blue Air Aviation, EU:C:2023:307.

La novedad y relevancia de la sentencia de 20 de junio de 2024 radica en el hecho de que se refiere expresamente a los pisos turísticos, extrapolando para estos las conclusiones que, hasta la fecha, se referían únicamente a establecimientos hoteleros.

Los hechos del caso son los siguientes. La cuestión prejudicial fue planteada por el Tribunal de lo Civil y Penal de Potsdam (Alemania) en el seno de un litigio entre sociedad de gestión colectiva alemana GEMA y la mercantil GL, que se dedica a la explotación de un edificio de 18 pisos, en relación con las supuestas infracciones de los derechos de autor cometidas por este último, al poner a disposición de los arrendatarios, en los referidos pisos, televisores equipados con una antena de interior que, sin más intervención, captan señales y permiten la difusión de emisiones, en particular de música.

GEMA presentó una demanda de daños y perjuicios por vulneración de los derechos de autor contra GL, al entender infringido el artículo 15 de la Ley alemana de derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor, en su versión aplicable al litigio principal.

El tribunal alemán alberga dudas acerca de si la puesta a disposición de los televisores constituye una «comunicación al público» en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29, habida cuenta, en particular, de la circunstancia de que el edificio en cuestión no está equipado con una antena central que permita distribuir las señales en los pisos.

El TJUE concluye que el concepto de comunicación al público comprende la puesta a disposición de los arrendatarios, realizada deliberadamente por la persona que se dedica a la explotación de un edificio de pisos de alquiler, de televisores equipados con una antena de interior que, sin más intervención, captan señales y permiten la difusión de emisiones, siempre que pueda considerarse que dichos arrendatarios constituyen un público nuevo.

La argumentación seguida para llegar a esta conclusión es la siguiente. El TJUE parte de la base del deseo del legislador de otorgar un nivel elevado de protección en favor de los autores que les permita recibir una compensación adecuada por la utilización de sus obras, en particular con motivo de su comunicación al público.

Por ello, concluye que el concepto de comunicación al público debe entenderse, como se desprende de los considerandos 4, 9, 10 y 23 de la Directiva 2001/29, en un sentido amplio, que incluya toda comunicación al público no presente en el lugar en el que se origina la comunicación y, por tanto, cualquier tipo de transmisión o retransmisión de una obra al público, por medios alámbricos o inalámbricos, incluida la radiodifusión.

Ello sin perjuicio del considerando 27 de la Directiva 2001/29 que, en paralelo con el artículo 8 del Tratado OMPI sobre Derecho de Autor, indica que «la mera puesta a disposición de las instalaciones materiales necesarias para facilitar o efectuar una comunicación no equivale en sí misma a una comunicación». Debe trazarse una diferenciación entre la comunicación al público y la mera puesta a disposición de instalaciones materiales.

Tras ello, el TJUE reitera la doctrina contenida tradicionalmente en su jurisprudencia: para que exista comunicación al público en el sentido del artículo 3.1 de la Directiva 2001/29 se deben dar dos elementos cumulativos: un acto de comunicación de una obra y la comunicación de esta a un público.

El análisis del cumplimiento de estos requisitos exige una apreciación individualizada, en la que se tengan en cuenta varios criterios complementarios, de naturaleza no autónoma y dependientes unos de otros. Entre dichos criterios, el TJUE ha subrayado el papel ineludible del usuario y el carácter deliberado de su intervención.

En este sentido, el usuario lleva a cabo un «acto de comunicación» cuando interviene, con pleno conocimiento de las consecuencias de su comportamiento, para dar a sus clientes acceso a una obra protegida, especialmente cuando, si no tuviera lugar tal intervención, los clientes no podrían, en principio, disfrutar de la obra difundida.

Es precisamente el papel ineludible del usuario para dar a sus clientes acceso a obras protegidas y el carácter deliberado de su intervención -especialmente si existe carácter lucrativo- lo que permite distinguir, a efectos de la aplicación del artículo 3.1, de la Directiva 2001/29, entre, por una parte, la «comunicación al público» en el sentido de esta norma y, por otra parte, la «mera puesta a disposición de las instalaciones», en el sentido del considerando 27 de esta Directiva, siendo que la mera puesta a disposición de las instalaciones no se subsume en el concepto de comunicación al público.

El carácter lucrativo también es tenido en cuenta por el TJUE, aunque, como este tribunal indica, no sea necesariamente una condición indispensable que determine la existencia misma de tal comunicación. Existe carácter lucrativo cuando el usuario puede obtener de la comunicación un beneficio económico ligado al atractivo del establecimiento en el que realiza la difusión y, por tanto, a su mayor frecuentación. Por el contrario, no habrá carácter lucrativo cuando el público destinatario no concede ninguna importancia a esa difusión.

El TJUE recuerda su jurisprudencia anterior en la que ha calificado de mera puesta a disposición de las instalaciones -y no de actos de comunicación- la puesta a disposición de un receptor de radio integrado en un automóvil de alquiler, que permite captar, sin ninguna intervención adicional por parte de la empresa de arrendamiento, la radiodifusión terrestre accesible en la zona en la que se encuentra el vehículo, y la puesta a disposición de un equipo de sonorización y, en su caso, de un software que permita la difusión de música ambiental.

En contraposición, el Alto Tribunal europeo también recuerda sus pronunciamientos anteriores en los que ha calificado de actos de comunicación, en relación con un establecimiento de restauración, un hotel, un establecimiento termal y un centro de rehabilitación, el hecho de que las personas que se dedican a su explotación transmiten deliberadamente a su clientela obras protegidas, mediante la distribución voluntaria de una señal a través de receptores de televisión o de radio que han instalado en su establecimiento, sin que tenga relevancia alguna la técnica que se haya utilizado para la transmisión de la señal. Recalca, con ello, la necesidad de cumplir en la aplicación normativa que se dé con el principio de neutralidad tecnológica.

Si bien el TJUE señala que es competencia del juez nacional aplicar estas consideraciones para analizar si se ha llevado a cabo un acto de comunicación al público, indica que deben tenerse en cuenta los siguientes extremos:

i) La persona que se dedica a la explotación de un edificio de pisos, al equiparlos con televisores y antenas de interior que, sin más intervención, captan señales y permiten la difusión de emisiones en los referidos pisos, realiza deliberadamente una intervención para dar a sus clientes acceso a tales emisiones, en el interior de los pisos alquilados y durante el período de arrendamiento, sin que sea decisivo que estos utilicen o no esa posibilidad. Existe, por tanto, carácter deliberado de su intervención.

ii) Existe, además, carácter lucrativo, porque tal intervención es una prestación de servicios suplementaria realizada con el objetivo de obtener un determinado beneficio. En particular, influye en la categoría de los pisos y, por tanto, en el precio de su correspondiente alquiler o, por lo menos, en su atractivo y, por tanto, en su frecuentación.

iii) En base al principio de neutralidad tecnológica, en virtud del cual la ley debe enunciar los derechos y las obligaciones de las personas de manera genérica, a fin de no privilegiar el uso de una tecnología en detrimento de otra, carece de pertinencia la circunstancia de que los televisores estén conectados a una antena de interior en lugar de a una antena central. Esta circunstancia, por tanto, no ha de ser analizada por el tribunal nacional remitente de la cuestión prejudicial.

En segundo lugar, respecto del concepto de público, el TJUE recuerda que se refiere a un número indeterminado de destinatarios potenciales e implica, por lo demás, un número considerable de personas. Supone, dice el Alto Tribunal europeo, un cierto umbral de minimis, lo que permite excluir de este concepto un número de interesados demasiado reducido o insignificante. Debe computarse el número de personas que pueden tener acceso a la misma obra no solo de manera simultánea, sino también de forma sucesiva.

Pues bien, de los datos del litigio principal proporcionados por el tribunal nacional solamente se puede extraer que el edificio se compone de 18 pisos. Se desconoce si estamos arrendamientos de corta duración, lo que indudablemente incidiría en el número de personas que pueden acceder sucesivamente a las obras en cuestión.

Más aún si estuviéramos ante pisos turísticos, cuyo régimen se caracteriza por su duración escasa y, por tanto, por el elevado número de arrendatarios. De ahí que el TJUE haga un llamamiento al tribunal nacional para comprobar si se trata o no de pisos turísticos e indica que, en caso afirmativo, sus arrendatarios constituirían, en su conjunto, un número indeterminado de destinatarios potenciales, es decir, cumpliría el requisito para hablar de público, en las mismas condiciones que la clientela de un establecimiento hotelero.

En tercer y último lugar, respecto del requisito de que la obra protegida debe ser comunicada con una técnica específica, diferente de las utilizadas anteriormente, o, en su defecto, a un público nuevo, es decir, un público que no haya sido ya tomado en consideración por el titular del derecho de autor al autorizar la comunicación inicial de su obra al público, el TJUE señala que los arrendatarios de pisos de un edificio que son objeto de arrendamiento de corta duración, en particular como alojamientos turísticos, pueden constituir, en principio o como regla general, un público nuevo.

Ello porque, aun encontrándose en el interior de la zona de cobertura de la emisión inicial autorizada por el titular de derechos, no podrían disfrutar de la obra difundida sin la intervención de la persona que se dedica a la explotación de ese edificio, que instala en esos pisos televisores equipados con una antena de interior.

Eso sí, la conclusión sería la contraria si los pisos se alquilasen a arrendatarios que establecen en ellos su residencia. Cosa que no suele darse cuando estamos ante regímenes de pisos turísticos, sino, por el contrario, en contratos de arrendamiento de mayor duración. Con todo, teniendo en cuenta la naturaleza de la cuestión prejudicial, a quien corresponde analizar si esta circunstancia se da o no en el caso concreto no es al TJUE, sino al tribunal nacional a la hora de procurar una aplicación de la ley alemana del derecho de autor que cumpla con la doctrina interpretativa contenida en esta sentencia.

Como vemos, la primavera de 2024 ha venido repleta de resoluciones jurisprudenciales europeas interesantes en lo que al concepto de comunicación al público se refiere y, en particular, en relación con usos off-line de obras y prestaciones protegidas. Desde el CIPI estaremos muy atentos a los próximos pronunciamientos europeos y nacionales en los que se aplique esta doctrina jurisprudencial o se amplíe o matice su contenido.

------------------------------------------------- 

(1) Una reflexión sobre esta sentencia puede leerse aquí: https://blog.cipi.es/blog2-intelectual/item/258-a-vueltas-con-la-aplicacion-del-concepto-de-comunicacion-al-publico-a-la-retransmision-de-senal-en-televisores-de-habitaciones-y-gimnasio-de-un-hotel-la-sentencia-del-tjue-de-10-abr-2024-asunto-citadines

(El autor es estudiante de la XVIII Edición del Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías de la UAM)

La integración de marcas en videojuegos es un fenómeno cada vez más común en la industria del entretenimiento digital. Su viabilidad está respaldada por una serie de disposiciones legales y jurisprudencia, tanto a nivel nacional como internacional. El sector de los videojuegos lleva varios años siendo el sector con más relevancia y crecimiento económico dentro de las industrias culturales, y es que, para el año 2026, se prevé que alcance los 200 billones de dólares.

Este artículo examina los desafíos y oportunidades a los que se enfrentan los desarrolladores de videojuegos y las marcas al colaborar en la inclusión de productos y publicidad en juegos electrónicos desde una perspectiva legal. A través de un análisis detallado de la legislación de marcas, la jurisprudencia relevante y las prácticas comerciales actuales, se explora cómo los videojuegos pueden ser tanto una plataforma de marketing efectiva para las marcas como un medio artístico para los desarrolladores.

La implementación de marcas dentro de los videojuegos ofrece un abanico de escenarios a los usuarios, donde, en numerosas instancias, estos pueden determinar su nivel de participación. El sector del videojuego aún no se encuentra saturado de marcas, lo que fomenta cada vez más su integración en los juegos como nuevas vías de explotación.

En el contexto de la incorporación de elementos de la vida real a los videojuegos, es fundamental observar y respetar los derechos de propiedad industrial e intelectual que los amparan. Éstos exigen la obtención de autorización previa por parte de sus titulares para su uso.

Es imperativo transcender los confines nacionales y transitar hacia el ordenamiento estadounidense para abordar el uso de marcas en videojuegos. En el ámbito tecnológico, específicamente en esta industria, Estados Unidos ostenta una posición destacada en este ámbito.

La evolución hacia una mayor fidelidad visual en los videojuegos es innegable, que se atribuye a las capacidades técnicas que permiten la representación detallada de elementos de la vida real. En consecuencia, se busca la incorporación de diversos elementos verídicos, como objetos, escenarios y marcas, como se ha señalado anteriormente.

Especialmente notables son los videojuegos de temática bélica, los cuales procuran brindar al usuario una experiencia auténtica, envolvente e inmersiva, al incluir eventos históricos, réplicas de armamento, vehículos militares, aeronaves, uniformes y equipos reales, entre otros. Muchos de estos elementos se integran en el videojuego junto con la marca correspondiente, incorporando así aspectos como el nombre o el logotipo del producto, y su reproducción prácticamente íntegra dentro de los mismos. En este punto, surge la necesidad de evaluar si dicha actividad creativa dentro del videojuego justifica el uso de marcas.

En EEUU, la protección que se otorga a las marcas se encuentra respaldada por la Ley de Marcas Registradas de 1946, comúnmente conocida como la Ley Lanham. En esta legislación, se establece un marco legal integral para el registro, la protección y el uso de marcas comerciales en el ámbito nacional e internacional.

Uno de los pilares de esta ley es la protección que se otorga al titular de una marca, confiriéndole el derecho exclusivo de utilizarla en el comercio y de prevenir que terceros la utilicen sin su autorización, igual que en otras normativas. En este caso, se recoge en la sección 1114, del título 15 del Código de los Estados Unidos: «infracción de marca registrada».

¿Verdaderamente se aplica este derecho de prohibición en el ámbito de los videojuegos? Para dilucidar esta cuestión, resulta crucial realizar un análisis exhaustivo de la sentencia emitida en el caso AM General LLC vs Activision Blizzard, Inc. (United States District Court Southern Disctrict of New York, March 31, 2020).

Este litigio del año 2020 gira en torno al uso de los vehículos militares Humvee o HMMWV (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle) en la saga Call of Duty, por infracción de marcas, de trade dress (término que surgió en Estados Unidos, que se refiere a la apariencia característica utilizada para identificar un producto en el mercado, y, puede estar protegido por las leyes de propiedad intelectual), competencia desleal y falsa denominación de origen.

            Figura 1: Fuente: AutoBuild.                                 Figura 2: Fuente: AutoBuild.

AM General LLC es la empresa fabricante de los vehículos militares Humvee (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle), utilizados por el ejército de los Estados Unidos y otras fuerzas armadas en todo el mundo. Activision Blizzard, Inc. es una empresa de desarrollo y publicación de videojuegos, conocida por títulos como Call of Duty, una franquicia extremadamente popular de juegos de acción militar en primera persona. Cabe mencionar que, desde 1983, AM General LLC ha mantenido un contrato con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos.

Este vehículo militar ha sido fundamental en las operaciones de las fuerzas armadas de los Estados Unidos. Debido a su importancia y reconocimiento, la empresa ha otorgado licencias de uso de su marca a terceros, lo que ha llevado a su presencia en películas como Jurassic Park y Los Simpsons, entre otros ejemplos.

Una de las premisas fundamentales de la saga Call of Duty es ofrecer a los jugadores una experiencia altamente realista e inmersiva, permitiéndoles sentirse parte del ejército que están comandando en el juego. Esto se logra a través de la inclusión de diseños auténticos de vehículos, armas y uniformes, lo que ha sido uno de los principales atractivos de la saga desde sus inicios. Esta atención al detalle y el realismo ha llevado a muchos jugadores a elegir la saga COD sobre otros títulos similares.

AM General alegó que los vehículos aparecen en varias ocasiones en el videojuego, y que no es una aparición puntual, además de no haber limitado esa aparición al mismo, ya que aparece en las guías de estrategias, y para la fabricación de juguetes, todo ello sin la autorización pertinente de AM. Además, alegó que podría generarse cierta confusión entre los usuarios debido a la posible asociación entre la marca AM y la saga Call of Duty. En la demanda presentada se detallaron varios puntos que respaldaban la reclamación de la empresa fabricante de los vehículos Humvee.

AM General argumentó que Activision Blizzard estaba utilizando los Humvee en sus videojuegos Call of Duty con fines comerciales, generando ingresos significativos a partir de la inclusión de estos vehículos sin obtener una licencia o autorización previa de la empresa fabricante. Además, la acusación también afirmó que el uso no autorizado de los Humvee por parte de Activision Blizzard generaba confusión entre los consumidores y asociaba indebidamente los vehículos con la marca y el juego. Esto podría afectar la percepción pública de los vehículos y su asociación con el ejército de los Estados Unidos.

También sostuvo que el uso no autorizado de los Humvee en un contexto de entretenimiento virtual podría dañar la reputación de la marca y socavar el valor comercial de los vehículos, al asociarlos con un juego de guerra virtual en lugar de su propósito original como vehículos militares reales. La acusación afirmó, además, que Activision Blizzard estaba explotando injustamente la propiedad intelectual de AM General al incorporar los Humvee en sus juegos sin compensación adecuada ni reconocimiento de los derechos de la empresa fabricante sobre la marca y los diseños de los vehículos. Estos vehículos también aparecen en sus guías de juego, incluso pudiendo el jugador pilotarlo en ciertos momentos para pasar de fase.

Activision presentó defensa en 2018, pero fue ampliada en el año 2019, con más argumentos. La defensa de Activision Blizzard, se basó en varios argumentos clave respaldados por distintas bases legales y conceptuales.

Activision Blizzard argumentó que el uso de los vehículos Humvee en sus juegos Call of Duty estaba protegido por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza la libertad de expresión y expresión artística. La compañía sostuvo que la representación realista de situaciones militares en sus juegos era una forma de expresión creativa y que la inclusión de los mismos era parte integral de la misma. Además, el vehículo Humvee tiene una relevancia cultural e histórica, por lo que trasciende a la propia empresa, siendo parte de las Fuerzas Armadas de los EEUU.

También defendió la utilización de los Humvee en sus juegos al afirmar que se trataba de un contexto de representación realista de situaciones militares. Añadió que dicho uso había sido mínimo, ya que no superaban los 3 minutos de apariciones, y no se hacía en ningún momento de manera directa o mencionando la marca.

Se argumentó que el uso realizado del vehículo Humvee, se ajustaba a lo que se establece en la sentencia Rogers v. Grimaldi, 695 F. Supp. 112 (S.D.N.Y. 1988). Esta sentencia se centraba en el principio de uso justo (fair use), en el contexto de obras creativas que incorporan marcas registradas. El estándar establecía que el uso de una marca registrada en una obra creativa queda amparado por la Primera Enmienda si no es engañoso y tiene algún valor artístico o expresivo significativo.

Se reconoce la importancia de proteger la libertad de expresión y la expresión artística. Se respaldó en que usó la marca de buena fe. No trató de sacar provecho de la reputación de la marca Humvee. Afirmó que no había intención de generar confusión entre los productos de ambas compañías. Además, el uso de los Humvee en sus juegos no generaba confusión entre los consumidores en cuanto al origen comercial de los productos.

La empresa sostuvo que los jugadores comprenden que los vehículos representados en los videojuegos son parte de una representación ficticia y no están destinados a ser una indicación del origen comercial de los productos reales.

Además, argumentó que no existía una consistencia significativa en las características distintivas de los Humvee que los haga fácilmente identificables como producto exclusivo de AM General. Esto cuestionaba la validez de la reclamación de trade dress. Activision alegó que no se presentaron pruebas ni pudieron demostrar de manera eficaz que tuviera reconocimiento como marca por parte del público.

Otra de las defensas versó en que el uso de los Humvee en sus juegos no causaba ningún daño económico directo a AM General LLC. La empresa argumentó que la inclusión de los vehículos en los juegos no afectaba negativamente las ventas o la reputación de los productos reales de AM General. Además, no se pudieron demostrar las pérdidas económicas que le podrían haber sido causadas por la integración de los elementos dentro de Call of Duty.

El Tribunal comienza a resolver este asunto describiendo, en primer lugar, la relevancia artística de los Humvees en Call Of Duty:

«La inclusión de vehículos reales utilizados en operaciones militares en todo el mundo de videojuegos sobre guerras modernas simuladas evoca sin duda una sensación de realismo y verosimilitud para el jugador» (traducción propia). Se agrega un componente esencial de autenticidad al juego, proporcionando a los jugadores una experiencia más inmersiva al sentirse parte de las operaciones militares representadas en el juego. En este sentido, el uso de los Humvee contribuye al logro de los objetivos creativos y de entretenimiento del juego y enriquece la narrativa.

Por otro lado, el Tribunal dictaminó que el jugador no apreciaría que exista confusión alguna o asociación entre el videojuego Call Of Duty y la empresa AM General, ni conexión entre ambas. El principio de especialidad limita con carácter general la posibilidad de oponer una marca registrada frente al registro o uso de un signo idéntico o similar respecto a productos o servicios idénticos o semejantes.

Las empresas operan en sectores distintos, ya que la parte demandante se especializa en la venta de vehículos, mientras que la parte demandada se centra en la venta de videojuegos. El público que conoce AM General sabe que su actividad principal es la venta de vehículos. Otro de los criterios aportados por el Tribunal es que no se aprecian evidencias de que exista actual confusión, teniendo en cuanta la encuesta realizada por la parte demandante, en la que sólo un 16% de los encuestados encuentran que se puede confundir la marca AM General con Call of Duty.Con todo ello, el Tribunal concede la petición por parte del demandado, Activision, en la que se solicita que se dicte sentencia sumaria. Se niega la petición de la demandante de que se dicte una sentencia sumaria parcial.

Una victoria para la industria de los videojuegos, al aplicar los criterios de Roger v. Grimaldi, que permite el uso de marcas sin el permiso del titular por razones creativas y en ejercicio de la libertad de expresión.  La integración de marcas reconocidas en videojuegos conlleva ventajas tanto para la industria como para los usuarios y las empresas. Esta práctica va alineada con los principios de fair use y la libertad de expresión creativa, contribuyendo a la diversificación y al enriquecimiento de las experiencias del juego. Esta sentencia debería servir de precedente para fomentar la colaboración entre marcas comerciales y desarrolladores, promoviendo la innovación y la expansión del mercado a diferentes públicos que no son

Concluyendo, el tribunal ha acertado en su decisión. Esta sentencia permite un acercamiento a los videojuegos con la realidad. Dotar de realismo a los mismos va a permitir una mayor venta sin necesidad de imponer barreras a los creadores a la hora de pedir permiso. Creo firmemente que, en el mundo actual que vivimos, la tecnología cada vez está más presente.

La posibilidad de contar con elementos reales dentro de los videojuegos ayuda a mejorar la experiencia del usuario y permite conocer cosas acerca de los mismos. La sentencia ha sentado un precedente importante al equilibrar los derechos de propiedad intelectual y la libertad de expresión creativa en el ámbito de los videojuegos. Al amparar el uso de elementos realistas como los vehículos Humvee en el videojuego Call of Duty, el tribunal reconoce la importancia de la libertad de expresión artística protegida por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

Esta decisión permite que los desarrolladores de videojuegos puedan utilizar marcas y elementos reales sin necesidad de solicitar permiso previo, siempre que no haya un uso comercial que busque aprovecharse indebidamente de la reputación de dichas marcas. La sentencia reafirma la importancia de la buena fe y la ausencia de un perjuicio económico directo en la evaluación de presuntas infracciones de marca.

Como usuario habitual de videojuegos, considero que esta decisión no solo incrementa el interés del público en los juegos realistas, sino que también proporciona una publicidad indirecta y valiosa a los productos reales que se representan. Al conocer los elementos auténticos utilizados en los videojuegos, los usuarios pueden desarrollar un mayor interés en los productos y marcas asociados, beneficiando tanto a los desarrolladores de juegos como a los titulares de derechos de marca.

(El autor es estudiante de la XVIII edición del Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías UAM)

La creación musical por inteligencia artificial (IA) ha emergido como un fenómeno fascinante en el ámbito de la música contemporánea, originando un amplio debate en cuanto a sus implicaciones legales, éticas y culturales. A medida que la tecnología avanza, las posibilidades de generar música mediante algoritmos y programas de IA se vuelven cada vez más accesibles y sofisticadas, desafiando las nociones tradicionales de autoría, originalidad y creatividad en el proceso musical.

En el contexto europeo, la legislación de la Unión Europea (UE) clásica o tradicional proporciona el marco legal para abordar las cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual en el mundo digital. En particular, la Directiva 2001/29/CE, sobre la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información, conocida como la "Directiva InfoSoc", establece los principios fundamentales de protección de los derechos de autor en el ámbito digital.

A estos efectos, entre otros extremos, reconoce –en beneficio de los autores y titulares de derechos conexos– los derechos exclusivos de reproducción, comunicación al público (incluida la puesta a disposición interactiva) y distribución (1).  Sin embargo, dado que esta directiva fue adoptada hace más de 20 años (puntualmente en el 2001) lógicamente no aborda temas relacionados a la IA.

Por su parte la Directiva 2019/790 sobre los Derechos de Autor en el Mercado Único Digital, que fue adoptada con el objetivo de modernizar las normas de derecho de autor en la Unión Europea para adaptarlas a la era digital y abordar los desafíos planteados por las nuevas tecnologías, tampoco resuelve la cuestión tan controversial de la música creada por estos sistemas autónomos sin intervención humana. 

A nivel nacional, la Ley de Propiedad Intelectual española (LPI) establece los derechos y obligaciones relacionados con la creación y explotación de obras en general, incluidas las musicales. Su artículo 2, establece que la propiedad intelectual, está integrada no sólo por derechos de carácter “patrimonial”, sino también por derechos de carácter “personal”.

Por su parte, el artículo 5 menciona que se considera autor a la “persona natural” que crea alguna obra.  Por lo tanto, esta legislación se basa en la premisa de que la creación artística es obra de un ser humano, lo que plantea interrogantes sobre cómo aplicar estas disposiciones legales a la música generada por algoritmos de IA. ¿Puede considerarse que una obra musical generada por IA es original y protegida por derechos de autor bajo la ley actual? ¿Quién debería ser considerado autor de dicha obra: el programador que diseñó el algoritmo, la persona que entrenó el algoritmo, el propietario de la IA o el propio sistema de IA?

La jurisprudencia existente sobre este tema es limitada, pero hay casos que han sentado precedentes importantes en el ámbito de la propiedad intelectual y la creatividad digital. Por citar algunos podríamos mencionar al caso, Burrow-Giles Lithographic Co. v. Sarony, en la que se habla del autor como persona humana creadora, origen de la obra, y del derecho de autor como un derecho exclusivo del hombre sobre la producción de su intelecto o genialidad. En el pleito Mazer v. Stein, el Tribunal Supremo habla de la originalidad de una obra como la expresión tangible de sus ideas por un ser humano.

En el asunto Goldstein v. California, el Tribunal Supremo norteamericano, de nuevo citando el caso Burrow-Giles, concluye que el término autor en el sentido constitucional, es la persona de la que emana la obra, el origen mismo de la obra (2). Asimismo, pero dentro del ámbito de las invenciones, es decir de las patentes, en el caso “DABUS", el solicitante Steven Thaler consignaba en la documentación presentada que el sistema de IA “DABUS”, sea considerado el inventor de una serie de inventos, incluyendo un dispositivo de iluminación y un contenedor de alimentos, justificando el interés legítimo de Thaler como propietario de la máquina en la que se ejecuta DABUS.

Tanto la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos como la Oficina Europea de Patentes rechazaron estas solicitudes, argumentando que solo los seres humanos pueden ser reconocidos como inventores bajo la legislación vigente (3). Aunque este caso se refiere a patentes en lugar de derechos de autor, ilustra la complejidad de atribuir autoría y derechos de propiedad en el contexto de la creación por IA.

Desde una perspectiva ética, nacen desafíos significativos en relación con la autonomía, la responsabilidad y la originalidad en la creación musical por IA. Como decíamos, surge la importante cuestión de determinar quién debería ser considerado autor de una obra musical generada por algoritmos de IA, en particular, si esta condición ha de atribuirse al programador que diseñó el algoritmo, al propietario de la IA, o al propio sistema de IA.

En este sentido, la existencia de un reciente y actual caso, conocido como Bad Bunny v. Flow GPT, ha generado amplio debate en el ámbito de la música y la inteligencia artificial (4). Esta batalla legal se desencadenó a finales del 2023, a raíz del lanzamiento y rápida aceptación por los internautas de la canción "NostalgIA" por parte del productor chileno MauryCeo (5).

Dicho lanzamiento fue efectuado a través de su artista virtual conocido como “Flow GPT”, utilizando voces generadas por inteligencia artificial de Bad Bunny, Daddy Yankee y Justin Bieber, y se volvió viral en redes sociales como TikTok, desencadenando un intenso debate sobre el derecho de autor. A pesar de acumular millones de reproducciones, recibir el apoyo de diversas estrellas del espectáculo, y de que el productor afirmó haber cedido los derechos a Bad Bunny, para que pudiera interpretarla en vivo, el puertorriqueño se negó, reaccionó negativamente y solicitó que la canción fuera retirada de las plataformas digitales.

Por lo tanto, aun a la fecha y sin leyes claras y consolidadas que aborden la materia, la situación legal es confusa y genera incertidumbre sobre cómo abordar este nuevo fenómeno. Otros artistas, como Drake y The Weeknd, también han expresado su descontento con estas herramientas tecnológicas, mientras que algunos, como Grimes, han visto oportunidades en ellas lanzando su propio software con su voz, denominado Elf.Tech (6).

(7)

A pesar de las recientes novedades legislativas, es importante aclarar que la normativa europea, no termina de resolver esta cuestión. El pasado 13 de marzo, de 2024, el Parlamento Europeo aprobó, la propuesta de reglamento por la que se establecen normas armonizadas en materia de Inteligencia Artificial (la mal llamada “Ley de IA”), que garantiza la seguridad y el respeto de los derechos fundamentales al tiempo que impulsa la innovación, convirtiéndose así en el primer marco jurídico integral sobre IA a nivel mundial (8).

Esta novel legislación incluye entre sus objetivos principales, garantizar la seguridad y los derechos de los ciudadanos europeos, así como fomentar la inversión y la innovación en el ámbito de la IA en Europa. La ley, basada en criterios de riesgo, establece requisitos y obligaciones para los sistemas de IA de alto riesgo, mientras prohíbe aquellos con riesgos considerados inaceptables, como la manipulación cognitiva o el rastreo indiscriminado de imágenes faciales. Además, se enfatiza en la protección de los derechos fundamentales mediante la evaluación del impacto de los sistemas de IA en estos derechos y la obligación de transparencia en los modelos funcionales (9).

Como complemento, se ha creado la Oficina de la IA en la Comisión Europea para supervisar el cumplimiento de la regulación y fomentar las normas y prácticas de ensayo (10). Siendo estos nuevos instrumentos legales (Ley IA y Oficina de IA) tan recientes, resta estar atentos al impacto e injerencia que puedan tener en los próximos meses, en lo relativo a la creación artística asistida por algoritmos. 

Además de los desafíos legales y éticos, la creación musical por inteligencia artificial también formula interrogantes en cuanto a la calidad artística y la recepción por parte del público. Aunque la IA puede generar música de manera eficiente y en grandes cantidades, algunos críticos argumentan que carece del contexto emocional y la profundidad creativa que a menudo caracterizan las obras musicales humanas.

Esto plantea preguntas sobre la autenticidad y la conexión emocional que los oyentes pueden experimentar con la música creada por IA, así como sobre el impacto en la industria musical y la comunidad creativa en su conjunto.

La creciente colaboración entre músicos y desarrolladores de IA está dando lugar a nuevas formas de experimentación creativa y de exploración de los límites del arte sonoro. Algunos artistas están adoptando activamente la IA como una herramienta complementaria en su proceso creativo, utilizando algoritmos para generar ideas musicales innovadoras o para expandir sus horizontes estilísticos.

Esta convergencia entre la creatividad humana y la capacidad computacional de la IA promete abrir nuevas vías de expresión artística y de descubrimiento musical, aunque también plantea preguntas sobre la autoría y la influencia en la identidad artística de los músicos, como se puntualizó anteriormente.

En respuesta a estos desafíos, es crucial que los legisladores y los profesionales del derecho sigan trabajando en colaboración con expertos en tecnología y ética para el continuo desarrollo de un marco legal y ético claro y equilibrado, que promueva la innovación y proteja los derechos de todas las partes involucradas. Esto podría incluir la creación de nuevas categorías de derechos de autor para obras generadas por IA, la implementación de sistemas de atribución de autoría digitalmente verificables y la adopción de estándares éticos y de transparencia en el desarrollo y uso de la IA en el ámbito creativo.

En conclusión, la creación musical por inteligencia artificial plantea desafíos complejos y multifacéticos que requieren una respuesta legal y ética cuidadosamente considerada. Es fundamental establecer normativas claras que definan la atribución de derechos de autor y responsabilidades legales en la creación musical por IA, así como mecanismos efectivos para resolver disputas y proteger los intereses de todas las partes involucradas.

A medida que la tecnología continúa avanzando, es fundamental que los sistemas jurídicos y éticos evolucionen para abordar estos desafíos de manera efectiva y garantizar un equilibrio adecuado entre la innovación tecnológica, de un lado, y la protección de los derechos de autor y la creatividad humana, de otro.

1. artículos 2, 3 y 4, respectivamente, de la Directiva 2001/29
2. https://blog.cipi.es/blog2-intelectual/item/224-la-historia-de-a-recent-entrance-to-paradise-dabus-y-otros-amigos-unas-reflexiones-sobre-como-se-han-venido-tratando-las-solicitudes-de-steven-thaler-de-registro-de-obras-y-de-invenciones-creadas-por-algoritmos
3. https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2021/03/article_0006.html
4. https://es.wikipedia.org/wiki/NostalgIA_(canci%C3%B3n_de_FlowGPT)
5. https://www.youtube.com/watch?v=yRswYP93184
6. https://es.wikipedia.org/wiki/Elf._tech
7. https://spoiler.bolavip.com/musica/letra-de-nostalgia-la-cancion-de-bad-bunny-justin-bieber-y-daddy-yankee-creada-con-ia-20231107-SPO-48046.html // https://www.tvnotas.com.mx/espectaculos-mexico/inteligencia-artificial-vs-bad-bunny-flowgpt-le-responde-a-bad-bunny-te-noto-algo-enojado 
8. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:52021PC0206 
9. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai 
10. https://digital-strategy.ec.europa.eu/es/policies/ai-office#:~:text=La%20Oficina%20de%20IA%20se%20cre%C3%B3%20en%20el,garantizar%20que%20la%20IA%20sea%20segura%20y%20fiable.

(La autora es Contratada Doctora de Derecho Civil y miembro del equipo de dirección del CIPI)

El pasado 10 de abril de 2024, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunciaba, de nuevo, sobre un tema manido: el de si la instalación de aparatos de televisión en las habitaciones y en el gimnasio de un establecimiento hotelero y la retransmita en ellos de una señal a través de un sistema de distribución por cable del propio establecimiento constituye o no una comunicación pública de obras y prestaciones protegidas en sentido estricto. No es la primera vez-ni será, seguramente, la última- que el Tribunal de Justicia se pronuncia sobre esta cuestión.

De ahí también, precisamente, lo interesante de esta resolución: sirve de compendio de la jurisprudencia europea sobre esta cuestión, pues aglutina la doctrina interpretativa contenida en las principales sentencias anteriores, a modo de Acquis Communautaire, aun cuando los detalles de los parámetros a valorar por los tribunales nacionales al aplicar el concepto de comunicación pública carezcan, en sentido estricto, de regulación legislativa completa a nivel europeo.

Es conocido por todos el origen español de la primera de las sentencias europeas dictadas sobre la materia: la sentencia de 7 de diciembre de 2006, asunto C-306/05, SGAE contra Rafael Hoteles, cuya cuestión prejudicial había sido planteada por la Audiencia Provincial de Barcelona.

El caso que ahora se comenta tiene origen alemán. En concreto, la cuestión prejudicial, que tiene por objeto la interpretación del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29/CE, sobre derechos de autor y afines en la sociedad de la información, fue planteada por el Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Múnich.

Esta petición se presenta en el contexto de un litigio entre Citadines Betriebs GmbH, empresa que explota establecimientos hoteleros, y la entidad de gestión colectiva MPLC Deutschland GmbH, en relación con una supuesta violación, por parte de Citadines, del derecho exclusivo de comunicación al público que MPLC alega gestionar sobre un episodio de una serie televisiva difundida en una cadena de televisión pública, que los clientes de dicho establecimiento pudieron ver en televisores puestos a disposición por Citadines en las habitaciones y en el gimnasio, al haber enviado la señal referida al episodio, de manera simultánea y sin modificación, a los televisores a través de un sistema de distribución por cable de datos. MPLC es una sociedad de gestión colectiva independiente y con ánimo de lucro de Derecho alemán.

Mediante auto de medidas provisionales, el tribunal prohibió a Citadines poner el citado episodio a disposición del público. Citadines planteó recurso de apelación. Citadines señaló que, si bien no niega que, al retransmitir emisiones a los aparatos receptores dentro de su establecimiento hotelero, realizó actos de comunicación al público, en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29, afirma también que, a tal efecto, adquirió, de manera exhaustiva, las licencias exigidas a las sociedades de gestión colectiva competentes, por las que paga anualmente un canon a tanto alzado por cada habitación de hotel.

Por su parte, MPLC alegó que el contrato de licencia celebrado por Citadines no comprende la retransmisión directa e indirecta de programas de radio y de televisión a través de un sistema de distribución del propio establecimiento hotelero en cuestión. El tribunal de segunda instancia suspende el procedimiento y pregunta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29 debe interpretarse en el sentido de que la puesta a disposición de aparatos de televisión instalados en las habitaciones o en el gimnasio de un establecimiento hotelero, cuando, además, se retransmita una señal a esos televisores a través de un sistema de distribución por cable del propio establecimiento, constituye una «comunicación al público» en el sentido de esa disposición. El Tribunal de Justicia contesta afirmativamente, con la argumentación que seguidamente se explica.

Antes de entrar a analizar la respuesta del TJUE, recordemos el tenor del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29: «los Estados miembros establecerán en favor de los autores el derecho exclusivo a autorizar o prohibir cualquier comunicación al público de sus obras, por procedimientos alámbricos o inalámbricos, incluida la puesta a disposición del público de sus obras de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y en el momento que elija».

De acuerdo con el TJUE -en cita de las resoluciones de 22 de junio de 2021, YouTube y Cyando, C‑682/18 y C‑683/18 y la jurisprudencia citada en ellas-, el legislador tuvo como objetivo instaurar un nivel alto de protección, por lo que el concepto de «comunicación al público» debe entenderse en un sentido amplio, que incluya todo tipo de comunicación al público no presente en el lugar en el que se origina la comunicación y, por tanto, cualquier tipo de transmisión o retransmisión de una obra al público, sea con o sin hilos, incluida la radiodifusión.

A continuación, el TJUE recuerda la jurisprudencia anterior en la que ha identificado los dos elementos acumulativos del concepto de comunicación pública: un acto de comunicación de una obra y la comunicación de ésta a un público, lo que exige una apreciación individualizada -sentencias de 31 de mayo de 2016, Reha Training, C‑117/15; de 2 de abril de 2020, Stim y SAMI, C‑753/18, y de 22 de junio de 2021, YouTube y Cyando, C‑682/18 y C‑683/18, y jurisprudencia citada en ellas-.

A efectos de tal apreciación, deben tenerse en cuenta varios criterios complementarios. Entre ellos, el TJUE señala el papel ineludible del usuario y el carácter deliberado de su intervención. En efecto, este lleva a cabo un «acto de comunicación» cuando interviene, con pleno conocimiento de las consecuencias de su comportamiento, para proporcionar a sus clientes acceso a una obra protegida, especialmente cuando, si no tuviera lugar tal intervención, los clientes no podrían, en principio, disfrutar de la obra difundida. Además, el TJUE recalca la pertinencia del carácter lucrativo de la comunicación al público, siguiendo con ello el pronunciamiento contenido en la sentencia de 8 de septiembre de 2016, GS Media, C‑160/15 y la jurisprudencia citada en ella.

Por otro lado, el TJUE recuerda su jurisprudencia anterior en la que precisó que el concepto de «público» se refiere a un número indeterminado de destinatarios potenciales e implica, por lo demás, un número considerable de personas (sentencias de 31 de mayo de 2016, Reha Training, C‑117/15, y de 22 de junio de 2021, YouTube y Cyando, C‑682/18 y C‑683/18, y jurisprudencia citada).

Asimismo, el TJUE recuerda que, para ser calificada de «comunicación al público», una obra protegida debe ser comunicada con una técnica específica, diferente de las utilizadas anteriormente, o, en su defecto, ante un «público nuevo», es decir, un público que no haya sido ya tomado en consideración por los titulares de los derechos de autor al autorizar la comunicación inicial de su obra al público (sentencia de 22 de junio de 2021, YouTube y Cyando, C‑682/18 y C‑683/18, y jurisprudencia citada). Téngase en cuenta el carácter disyuntivo de este requisito: habrá comunicación al público cuando estemos ante un público nuevo o cuando la técnica de comunicación sea específica, en el sentido de diferente o propia con respecto a la técnica de comunicación empleada originariamente.

Seguidamente, a pesar de indicar que es el juez nacional el competente para concluir si existe o no un acto de comunicación al público en las circunstancias concretas de este litigio, el TJUE se irroga la competencia para proporcionar al órgano jurisdiccional nacional todos los elementos de interpretación pertenecientes al ámbito del Derecho de la Unión para apreciar si existe tal acto de comunicación al público.

En particular, estos son los elementos expresamente señalados por el TJUE al juez nacional, a la luz de los hechos que dieron lugar al litigio: I) quien explota un establecimiento hotelero realiza un acto de comunicación, en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29, cuando transmite deliberadamente a su clientela obras protegidas mediante la distribución voluntaria de una señal a través de aparatos de televisión instalados en dicho establecimiento; II) los clientes de un establecimiento hotelero constituyen un número indeterminado y considerable de destinatarios potenciales, de modo que debe estimarse que conforman un «público»;

III) cuando quien explota un establecimiento hotelero transmite deliberadamente a su clientela tal obra, mediante la distribución voluntaria de una señal a través de receptores de televisión o de radio que ha instalado en ese establecimiento, interviene, con pleno conocimiento de las consecuencias de su comportamiento, para dar acceso a dicha obra a sus clientes, dado que, si no tuviera lugar esta intervención, dichos clientes, aun encontrándose en tal zona de cobertura, no podrían, en principio, disfrutar de la obra; IV) carece de pertinencia la circunstancia de que los televisores no hayan sido encendidos por Citadines, sino por clientes del establecimiento hotelero explotado por dicha sociedad;

V) existe carácter lucrativo porque la intervención por la que quien explota un establecimiento hotelero da acceso a una obra radiodifundida a sus clientes es una prestación de servicios suplementaria que influye en la categoría de dicho establecimiento y, por tanto, en el precio de sus habitaciones, y VI) no puede considerarse que la puesta a disposición de televisores en las habitaciones y en el gimnasio del establecimiento hotelero constituya una «mera puesta a disposición de las instalaciones materiales», en el sentido del considerando 27 de la Directiva 2001/29.

Por todo ello, el TJUE concluye que el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29 debe interpretarse en el sentido de que la puesta a disposición de aparatos de televisión instalados en las habitaciones o en el gimnasio de un establecimiento hotelero, cuando, además, se retransmita una señal a esos televisores a través de un sistema de distribución por cable del propio establecimiento, constituye una «comunicación al público» en el sentido de esta norma, sin que tenga relevancia alguna la concreta técnica que se haya utilizado para la transmisión de la señal.

Como adelantábamos al inicio de esta entrada, la sentencia comentada es un capítulo más de la saga europea sobre el concepto de comunicación al público y, en particular, un eslabón más de la cadena de resoluciones referidas a establecimientos hoteleros y similares. Sin embargo, ello no le resta valor. De hecho, la sentencia de 10 de abril de 2024 se caracteriza por su claridad. De ahí que su contenido, a buen seguro, será empleado en el futuro próximo por el TJUE a la hora de dar contestación a cuestiones prejudiciales sobre hechos similares o paralelos. En el blog del CIPI daremos cuenta de los próximos pronunciamientos del Alto Tribunal europeo sobre este y otros conceptos.

(La autora es Contratada Doctora de Derecho Civil y miembro del equipo de dirección del CIPI)

En una entrada anterior dimos cuenta de la STS (Sala 1ª) núm. 1755/2023, de 19 de diciembre de 2023, en la que se resuelve un litigio en materia de cesión de derechos de propiedad intelectual entre Kukuxumusu y sus dibujantes. (1) No se trata de la primera sentencia en la que se reconoce la posibilidad de proteger por el derecho de autor un personaje. Con todo, el número de resoluciones dictadas en este sentido por nuestros tribunales es aún escaso y, en muchos supuestos, el razonamiento seguido en ellas deja mucho que desear.

Antes que el Tribunal Supremo, la Audiencia Provincial de Barcelona dictó varias sentencias en este sentido. La más célebre es la referida al personaje de Lara Croft (SAP de Barcelona de 28 de mayo de 2003). En esta resolución se declaró la infracción de los derechos de autor que la empresa titular ostenta sobre el personaje de Lara Croft, al entender que se cumplían los criterios para ser considerado una obra susceptible de protección autónoma. Esta resolución es ciertamente criticable, dado que no entra a identificar los parámetros tenidos en cuenta para concluir a favor de la protección.

Unos años antes, la misma Audiencia Provincial había declarado, en su sentencia de 10 de marzo de 2000, que los personajes de "Campanilla", “Peter Pan” y “Aladdin” eran creaciones originales de Walt Disney y gozaban de protección como obras. El tribunal encuentra una doble infracción en la actividad de las dos empresas demandadas por Walt Disney Company y Buena Vista Home Entertainment, consistente en la puesta a disposición del público en el mercado español de unos videos en cuyas carátulas se reproducían estos tres personajes.

Por un lado, considera que ha existido competencia desleal y, por otro, infracción de los derechos de explotación sobre los personajes. En primera instancia se había condenado a los demandados a la cesación de la comercialización de los vídeos en cuestión y a su retirada del mercado. La Audiencia Provincial condena, además, a la indemnización de los daños y perjuicios.

De acuerdo con la Audiencia Provincial: “El denunciado lanzamiento de la colección de vídeos que, con el título ‘Classic Animations’, reproduce personajes creados y adaptados por la actora a las respectivas versiones de dibujos animados y largometrajes, encuentra su encaje en la infracción del derecho de autor que protege la Ley de Propiedad Intelectual de 11 de noviembre de 1987, vigente al tiempo de acaecer la misma, cuyos artículos primero y décimo atribuyen al autor, por el solo hecho de su creación, la propiedad intelectual de su obra literaria, científica o artística, siempre que reúna el requisito de la originalidad.

No es, pues, en la esfera del derecho de autor, la circunstancia de la novedad la que le otorga a la obra creada el carácter digno de protección (como ocurre en la parcela de la propiedad industrial), sino la nota de originalidad de la misma que, únicamente, concurre cuando la forma elegida por el creador incorpora una especificidad tal que permite considerarla una realidad singular o diferente por la impresión que produce en el consumidor lo que, por un lado, ha de llevar a distinguirla de las análogas o parecidas y, por otro, le atribuye una cierta apariencia de peculiaridad.

Resulta notorio que los personajes de ‘Peter Pan’, ‘Aladdin’, ‘Alicia en el País de las Maravillas’ o los restantes protagonistas de las películas ‘20.000 leguas de viaje submarino’ o ‘La Isla del Tesoro’, fueron creaciones originales de Walter E. D. y su probada utilización y divulgación por parte de los demandados constituye una infracción digna de sanción”. La sentencia resulta criticable, al no dar cuenta del test de originalidad seguido para llegar a la conclusión de que los personajes debían ser considerados obras. Cosa que tampoco cumple el Tribunal Supremo en su resolución posterior, de 12 de junio de 2007, en la que se desestima el recurso de casación interpuesto por las dos empresas demandadas y se confirma el pronunciamiento de la Audiencia Provincial, con la única excepción de la condena a la indemnización de los daños morales.

Una tercera resolución de la Audiencia Provincial de Barcelona puede traerse a colación: la sentencia núm. 197/2017, de 4 de junio, referida al personaje Lua, creado por Dña. Mónica y D. Gonzalo, e inscrito en el Registro de la Propiedad Intelectual, junto con una serie de historietas protagonizadas por dicho personaje, con el título "Lua la lía". Para la inscripción del personaje de “Lua” en tanto que obra se aportó la descripción y la representación gráfica de varias hojas con el diseño del personaje en cuestión en diversas posturas.

Los autores celebraron un contrato con Triacom Audiovisual, S.L. para la producción de una serie audiovisual, con cesión en exclusiva de todos los derechos de explotación y el compromiso de Triacom de incluir en los títulos de crédito el nombre de Dña. Mónica como guionista y el de D. Gonzalo como ilustrador, tras la asunción por parte de estos de las tareas de guionista y diseñador de la serie audiovisual.

Los contratos dieron lugar a la producción audiovisual "La Lua i el món", emitida por TV3 en diversas temporadas. Pasado un tiempo, los autores demandan a Triacom Audiovisual, por no haberles ofrecido la participación preferente en las temporadas cuarta y quinta de "La Lua i el món", considerando infringidos tanto su derecho moral de paternidad como su derecho moral de integridad. Sostienen que se ha deformado el personaje de Lua, al incrementar su edad y modificar sus rasgos psicológicos.

En su sentencia de 8 de marzo de 2013, el Juzgado Mercantil número 2 de Barcelona declara infringido el derecho de paternidad de los autores de las obras "Lua la lía", por no incluir en los títulos de créditos de la cuarta y quinta temporada a los actores como autores de la obra original, acuerda la resolución de los contratos de cesión suscritos entre los demandantes y Triacom y condena a ésta a indemnizar los daños y perjuicios causados.

Por su parte, la Audiencia Provincial califica la obra audiovisual "La Lua i el món" de obra derivada tanto respecto de las historietas “Lua la lía” como respecto del personaje de “Lua”. Confirma la infracción del derecho moral de paternidad. Entiende que el derecho moral de integridad no se ha vulnerado. Téngase en cuenta que si se hubiera considerado que las temporadas cuarta y quinta de “Lua i el món” -es decir, las temporadas litigiosas- son obra derivada de las temporadas una a tres de “Lua i el món” no habría existido condena por infracción de los derechos de explotación, pues éstos corresponden a Triacom.

Sin embargo, la Audiencia Provincial entendió que las obras originarias cuyos derechos de transformación son empleados para crear “Lua i el món” son las historietas “Lua la lía” y el personaje “Lua”.

También podemos traer a colación la sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª) de 19 de abril de 2007, referida al gato Pumby, que llegó a alcanzar un gran éxito entre el público infantil español. El dibujante D. Enrique creó un personaje de ficción, al que llamó “Pumby”, cuyas historietas empezaron a publicarse en 1952 en revistas de la sociedad Editora Valenciana.

En 1994, Carton Producción, S.L. acuerda con D. Enrique la cesión de los derechos de explotación del dibujo del gato Pumby para una serie de dibujos animados. Es en ese momento cuando cedente y cesionario descubren que un tercero, D. Jesús María, había solicitado y registrado una serie de marcas relativas al gato Pumby, que después cedió a Reseaching and artistic Creations, S.L.

Por ello, D. Enrique y Carton Producción, S.L. interponen demanda contra D. Jesús María y Reseaching and artistic Creations, S.L., en la que se solicita que se declare que D. Enrique es autor del personaje "Pumby" –considerando al personaje animado obra en cualquiera de las posiciones posibles–, y de que ambos codemandantes ostentan los derechos de explotación sobre la obra del gato "Pumby" en todas sus modalidades, así como que se declaren infringidos estos derechos por los codemandados.

En paralelo, se ejercita acción reivindicatoria respecto de diversas solicitudes y registros de marca de los demandados, y subsidiariamente la nulidad de los mismos. La sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 16 de Valencia de 13 de abril de 1999 estima la demanda y declara que D. Enrique era el autor del personaje, declara infringidos los derechos de explotación sobre el personaje y nulas las marcas infractoras y condena a la retirada del mercado de los productos, embalajes, envoltorios y material publicitario comercializado por los demandados, así como a la correspondiente indemnización de daños y perjuicios. Tanto la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia (Sección Novena) de 23 de febrero de 2000 como la sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª) de 19 de abril de 2007 confirman este pronunciamiento.

El último caso de la jurisprudencia española en el que se reconoce la posibilidad de proteger los personajes lo encontramos en la sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª) núm. 1755/2023, 19 de diciembre 2023, así como la sentencia recurrida -y confirmada por el TS-, esto es, la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra núm. 509/2019, de 15 de octubre, que parten de la base de diferenciar los dibujos, como objeto de la cesión de derechos por parte de los autores demandados, de los propios personajes individualizables que se contienen en dichos dibujos, siendo que los derechos de explotación sobre los personajes siguen perteneciendo a sus autores, al no haber sido objeto de cesión a la compañía demandante.

Ambas sentencias son también criticables, porque no realizan un análisis detallado de las concretas características que convierten a los personajes Mr. Tetis, Ms. Tetis, Beelorzia y Comparsa, del Universo Kukuxumusu, en obras susceptibles de una protección independiente a la que ya tienen los dibujos creados por los dibujantes demandados, en los que se plasman diferentes escenas en las que aparecen estos personajes con gestos, posturas y vestimenta humanos. El cumplimiento de las exigencias de tutela, sencillamente, se da por hecho. Sobre esta última resolución nos remitimos a nuestra entrada anterior de este blog.

(1) Entrada que puede leerse aquí: EL TRIBUNAL SUPREMO Y LA PROTECCIÓN DE LOS PERSONAJES DE "KUKUXUMUSU" (cipi.es)

(La autora es estudiante de la XVIII edición del Máster de Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías)

Mickey Mouse se ha convertido en la esencia del mundo Disney. La empresa estadounidense titular de los derechos sobre este célebre dibujo animado —The Walt Disney Company— generó en 2023 un beneficio neto de aproximadamente 2.5 millones de dólares. En esta cifra se incluyen las ganancias derivadas de la producción de películas de animación, así como de los parques temáticos y, por supuesto, de la explotación de productos de merchandising. Todo ello convierte a Mickey en uno de los activos intangibles más rentables de la animación audiovisual; de ahí que su protección por el derecho de autor y la propiedad industrial sea una cuestión tan relevante.

La primera aparición de este dibujo conocido por todos fue hace casi un siglo, el 18 de noviembre de 1928, con el estreno del famoso corto Steamboat Willie en el Broadway Theatre de Nueva York. Una de las noticias de este año 2024 ha sido la caída al dominio público del mencionado corto, lo que ha generado una serie de dudas alrededor del futuro uso de la figura de Mickey Mouse. 

1. DERECHOS DE AUTOR

En el hipotético caso de que este asunto se rigiese por la ley española, cabría aplicar el concepto de “obra audiovisual” del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia («LPI» en adelante). Siguiendo con este ejercicio, se entiende por “obra audiovisual” aquella que está expresada mediante imágenes asociadas (con o sin sonorización), y que está destinada esencialmente a ser reproducida a través de aparatos de proyección, o cualquier otro medio de comunicación pública de la imagen y sonido (art. 86 LPI). De hecho, el corto de Steamboat Willie es uno de los primeros de la historia con sincronización completa de sonido.

En España las obras audiovisuales cuentan con un régimen de autoría en colaboración, de tal forma que se consideran coautores de la misma al director, al guionista y al compositor de la banda sonora (art. 87 LPI, que, a su vez, se remite al art. 7 LPI). Asimismo, nuestra legislación impone una regla específica sobre la duración de la protección para este tipo de obras. En concreto, los derechos de autor sobre las obras audiovisuales se prolongan durante toda la vida de los coautores y 70 años desde el fallecimiento del último de todos ellos (art. 28.1 LPI).

En vista de lo anterior, ¿cómo es posible que una obra divulgada en 1928 haya gozado de una protección por derechos de autor de casi un siglo? Pues bien, este considerable aumento en el plazo de protección se debe a una serie de circunstancias que han envuelto la figura de Mickey Mouse a lo largo de su historia, motivadas fundamentalmente por su interés económico.

A diferencia de nuestra legislación, la normativa americana prevé una forma distinta de atribuir los derechos sobre la obra audiovisual, en virtud de la cual, no se trata de una obra en colaboración, sino de una obra colectiva (work made by hire), por lo que los derechos de autor corresponden en exclusiva al productor de la obra (Copyright Law, título 17 del Código estadounidense, capítulo 1, sección 101).

En la fecha de estreno del corto ya se había aprobado el Convenio de Berna. Sin embargo, EE.UU. no se adhirió a él hasta 1988. Por esta razón, era de aplicación el plazo de protección de la normativa estadounidense vigente en ese momento: la Copyright Act de 1909. Su sección 23 regulaba un período de protección inicial de 28 años desde la primera divulgación de la obra.

Adicionalmente, se contemplaba la posibilidad de aumentar el plazo en otros 28 años previa solicitud del titular en el año anterior a la expiración del plazo, pudiendo obtener un total de 56 años de protección. Así, Disney —la compañía productora titular de los derechos sobre el corto— hizo uso de esta posibilidad, por lo que, siguiendo esta lógica, el corto debería haber caído en el dominio público en 1984.

Sin embargo, en 1976, cuando el corto aún estaba protegido, se modificó la normativa estadounidense mediante la aprobación de la Copyright Act de 1976, cuya sección 302 amplió el plazo de protección por derechos de autor a 75 años desde la primera divulgación de la obra, lo que permitía que los derechos del corto continuaran vigentes hasta 2004.

Finalmente, fue muy relevante la iniciativa legislativa del famoso cantautor y músico Sonny Bonno, dado que su implicación política en el Congreso de los EE.UU. culminó con la aprobación de la Copyright Extension Act de 1998. El contenido principal de la ley fue una segunda ampliación del plazo en otros 20 años adicionales, pudiendo alcanzarse los 95 años de protección.

Desde que EE.UU. firmó el Convenio de Berna en 1988, se desarrolló una fuerte presión por parte de los titulares de derechos para conseguir un aumento en el plazo de protección, y así poder igualarlo al que existía en Europa. Dentro de estos grupos de presión se encontraba la empresa Disney. De hecho, la norma aprobada pasó a ser comúnmente conocida como la «Mickey Mouse Act», lo que evidencia la influencia que tuvo Disney en su aprobación.

Como consecuencia de todo lo anterior, el corto Steamboat Willie fue una de las obras beneficiadas en la ampliación del plazo, por lo que su caída al dominio público se ha producido este 2024. Ante esta nueva situación surge la pregunta clave: ¿qué tipo de uso se podrá hacer de la figura de Mickey Mouse a partir de ahora?

Lo fundamental es comprender que lo que ha caído en el dominio público en todo el mundo es exclusivamente el corto de Steamboat Willie, lo que implica que podrá hacerse cualquier uso del mismo, en principio incluyendo también su transformación para crear obras derivadas. Así, es posible extraer del corto elementos concretos, por ejemplo el personaje de Mickey, en la forma en la que aparecen en el corto para ubicarlos en otras obras audiovisuales o de cualquier tipo.

De hecho, próximamente se estrenará una película de terror basada en Steamboat Willie, donde Mickey se transforma en un dibujo asesino (Mickey’s Mouse Trap). Es evidente que los productores de la película se han asesorado legalmente antes de decidir invertir en la creación de la película, de ahí que no sea casualidad que la fecha de estreno sea en este año 2024, cuando el corto ha quedado completamente liberado.

No obstante, hay que tener en cuenta que el resto de películas de Mickey Mouse siguen estando protegidas y aún no han caído en el dominio público, por lo que su uso estaría condicionado a la obtención de la correspondiente autorización por parte de Disney (como por ejemplo, y entre otras muchas, la película Fantasía de 1940 o Los Tres Mosqueteros de 2004).

2. PROPIEDAD INDUSTRIAL

Una de las estrategias que han llevado a cabo las grandes corporaciones para intentar extender la protección sobre sus obras (especialmente en el mundo de los dibujos animados, véase el caso de Winnie the Pooh), ha sido la de registrarlos como marca y, para productos de merchandising, como diseños industriales. Así, si buscamos en la base de datos TM view las marcas registradas por Disney con la denominación «Mickey Mouse», obtenemos un total de 380 signos distintivos vigentes en todo el mundo.  Ahora bien, ¿es posible suplir el régimen limitado de protección de los derechos de autor de forma indefinida con derechos sobre signos distintivos?

Recordemos que la función principal de las marcas es la de distinguir el origen empresarial de los productos y/o servicios que se encuentran en el mercado. Esto significa que cuando el consumidor ve el signo en relación con la prestación concreta, lo identifica como una marca y confía en que todas las prestaciones de esa clase que encuentre en el mercado con ese signo tendrán el mismo origen empresarial.

El derecho de exclusiva en que la marca consiste tiene una vertiente positiva (ius utendi o derecho de uso) y otra negativa (ius prohibendi o derecho a prohibir). En consecuencia, las 380 marcas registradas por parte de The Walt Disney Company en torno a la figura de Mickey Mouse, le permiten impedir que terceros puedan hacer determinados usos de las mismas en el tráfico económico.

No obstante, existen límites que permiten utilizar la marca sin suponer una infracción. Así, serán lícitos los usos de la figura de Mickey Mouse en la forma que toma el dibujo en el corto Steamboat Willie cuando no identifiquen al característico ratón con determinados productos y/o servicios en el tráfico económico. Igualmente, estarán permitidos los usos paródicos de la marca, lo que se correspondería con los memes, stickers y GIF que invaden Internet.

No existe en la legislación actual para el titular de los derechos de autor sobre la obra, ninguna prohibición expresa de registro como marca de los personajes que hayan caído en el dominio público. De hecho, son múltiples los casos en los que se ha buscado blindar la protección de obras literarias o audiovisuales de dibujos animados por motivos fundamentalmente económicos (véase casos como los de Sherlock Holmes o El Principito).

A este respecto, cabe mencionar la reforma que se produjo en España en 2019 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas («LM» en lo sucesivo), a raíz de la aprobación de la Directiva (UE) 2015/2436, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015. Entre otras cuestiones, se amplió el alcance de la prohibición absoluta del artículo 7 del Reglamento (UE) 2017/1001, del 14 de junio de 2017 sobre la marca de la UE («RMUE» en adelante). A raíz de esta reforma también se modificó la causa de nulidad absoluta de marca a que la misma estuviera constituida exclusivamente por la forma u otra característica que dé un valor sustancial al producto (art. 7.1.e) RMUE y art. 5.1.e) LM).

En este sentido, cabe preguntarse si podrían anularse las marcas que tiene registradas Disney que consisten en la figura de Mickey Mouse, en base a esta nueva definición de la prohibición absoluta. Más concretamente, si insertar el ratón en el producto, o que el roedor sea una de sus características principales, le aporta un valor sustancial. Hay que recordar que, en la versión anterior, la prohibición se refería exclusivamente a la «forma que afectara al valor intrínseco del producto» (art 7.1.e) del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, «RMUE 2009» en lo sucesivo). La reforma de 2015 añadió «u otra característica», lo que deberá irse perfilando, dado que supone una ampliación de esta prohibición.

En este sentido la sentencia del TJUE del 14 de marzo de 2019, C-21/18, más conocida como caso MANHATTAN, dio algo de luz al respecto:

1.- De un lado, sentó la no retroactividad de la nueva prohibición de 2015. Ello quiere decir que será de aplicación la prohibición de 2009 a todas las marcas registradas con anterioridad a la modificación de 2015.

2.- De otro lado, afirmó que un signo que consiste en diseños bidimensionales decorativos no se confunde con la forma del producto cuando ese signo está colocado sobre productos, como una tela o un papel, cuya forma se distingue de dichos diseños decorativos. Por ello, una tela decorada con dibujos bidimensionales no es la forma de un producto.

Asimismo, el TJUE ya había afirmado que la aplicación  de un determinado color en un lugar específico de un producto, no implica que el producto esté constituido por una forma concreta (véase STJUE de 12 de junio de 2018, Louboutin y Christian Louboutin, C-163/16).

En consecuencia, teniendo en cuenta el caso MANHATTAN, y dado que todos los registros de marcas figurativas con los que cuenta Disney en relación con Mickey Mouse son anteriores a 2015, les sería de aplicación la prohibición contemplada en el RMUE de 2009.

Por tanto, sólo podrían anularse las marcas donde el ratón de Disney cumpla dos condiciones cumulativas: en primer lugar, que consista en el propio producto y, en segundo lugar, que esa circunstancia afecte a su valor intrínseco, es decir, que sea precisamente la forma de ese producto la que desencadene la decisión de compra del consumidor. Desde esta perspectiva quedarían fuera de la potencial nulidad todas las marcas del ratón que no se constituyan en la forma del propio producto, aunque se inserten en el mismo.

Dicho lo anterior, y dado que la nueva prohibición absoluta agranda el supuesto, cabe plantearse si las marcas figurativas cuyos derechos de autor han pasado al dominio público solicitadas con posterioridad a 2015, podrían ser atacadas si se insertaran en el producto como una característica. El TJUE aún no se ha pronunciado sobre la interpretación del concepto «característica» en relación con esta prohibición, por lo que habrá que esperar a que se plantee algún caso al respecto para poder dilucidar esta cuestión.