EL IMPACTO DE LA DIVULGACIÓN ANTICIPADA EN LA PROTECCIÓN DE DISEÑOS COMUNITARIOS: EL CASO RIHANNA Y PUMA.

 

(La autora es alumna de la II Edición del Doble Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías de la UAM y la Université Paris-Saclay)

En el mundo de la moda y el diseño, la protección de la propiedad intelectual tiene un papel muy importante en la salvaguarda de la creatividad y la innovación, y, en ocasiones, las marcas y los diseñadores deben tener en cuenta aspectos legales y comerciales cuando se trata de la divulgación anticipada de diseños protegidos con estos derechos.

Hoy hablaremos de un caso emblemático que muestra la importancia de la protección de los diseños en la industria del calzado: la disputa entre Puma SE y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (en adelante, EUIPO). Complementariamente, se hará mención de la disputa entre la empresa americana Crocs y EUIPO. Por lo tanto, se analizarán los dilemas legales y comerciales que surgen cuando la originalidad y la exclusividad de un diseño se ven comprometidas.

En primer lugar, esta entrada abordará la sentencia del Tribunal General (en adelante, STGUE) en el asunto T-647/22, 6 de marzo de 2024, sobre la divulgación anticipada de un diseño de zapato de la marca Puma por parte de la artista Rihanna, que resultó en la anulación de un modelo comunitario registrado.

En este caso, EUIPO había declarado nulo el registro de un modelo de zapatillas de la marca (llamado “Creeper”) en agosto de 2016, basándose en que, antes de que se presentase la solicitud de registro del modelo, Rihanna había lucido un diseño similar de zapatos, lo que supuso una divulgación pública del diseño. Cabe recapitular que la empresa Handelsmaatschappij J. Van Hilst B. V (“HJVH”) fue aquella que presentó la solicitud de nulidad del diseño en cuestión ante EUIPO, junto con pruebas concretas contra PUMA SE.

El Tribunal General, en respuesta, confirmó la decisión de EUIPO y desestimó, así, el recurso presentado por Puma. Tanto el Tribunal General como EUIPO se basaron en imágenes de la cuenta de Instagram de Rihanna de diciembre de 2014, donde se anunciaba su asociación con Puma y se mostraban los zapatos en cuestión. El Tribunal consideró que estas imágenes eran suficientes para demostrar que dicho diseño había sido divulgado de forma previa al inicio del periodo de gracia, y que los expertos en moda podrían haber tenido conocimiento de ello, en el sentido del apartado 61 de la STGUE en cuestión. (1)

Puma argumentó que el interés en los zapatos de Rihanna en diciembre de 2014 era limitado, pero el Tribunal General señaló que, dado el estatus global de Rihanna como estrella del pop, había un interés significativo en su calzado en ese momento, especialmente debido a su relación con Puma.

Así, se consideró que el diseño no cumplía con el requisito sobre el "carácter individual" necesario para protegerlo como dibujo o modelo comunitario, argumentando que no era lo suficientemente distintivo y único en comparación con un diseño que había sido divulgado anteriormente. Además, se alegó que la divulgación anticipada del diseño de la zapatilla afectaba a su originalidad y exclusividad, lo que llevó a la decisión de invalidar el diseño registrado.

 

                                                             

Fotografías que divulgó Robyn Rihanna Fenty, más conocida como “Rihanna”, bajo el usuario de Instagram @badgalriri, en diciembre de 2014. Extraídas de https://www.instagram.com/p/wrPORjhMzT/?igsh=MXZmeGhnaWMxMW5qbw%3D%3D .

Paralelamente, el precedente entre la empresa americana Crocs y EUIPO, asunto T-651/16, es similar al caso de análisis anteriormente tratado, el cual explica que Western Brands LLC (quien fue la previa propietaria de la sociedad Crocs) presentó una solicitud de diseño ante EUIPO en noviembre de 2004, conforme a la prioridad de una solicitud de patente de Estados Unidos.

El dibujo fue registrado como dibujo comunitario el 8 de febrero de 2005, y posteriormente fue transferido a la sociedad Crocs. Sin embargo, la sociedad francesa Gifi Diffusion depositó la solicitud de nulidad del dibujo ante EUIPO por falta de novedad, puesto que este había sido divulgado antes del 28 de mayo de 2003.

La sociedad francesa argumentaba que Western Brands LLC ya había colocado los “zuecos” en el mercado dos años antes, alegando que su comercialización se realizó en una feria internacional del sector náutico en el Fort Lauderdale Boat Show en Florida (E.E.U.U.), en la página web oficial de Crocs, así como a partir de la disponibilidad para la venta de los zuecos en cuestión, en 2002. 

Es así como EUIPO tomó la decisión de cancelar el diseño comunitario en 2016 tras haber sido hecho público su icónico zueco antes de registro (2). Sin embargo, Crocs apeló basándose en hechos de tráfico comercial normal, donde las divulgaciones del diseño de zuecos no podían haber sido razonablemente conocidas por el sector del calzado en la Unión Europea (En adelante, UE). En esa línea, el Tribunal General confirmó la decisión de EUIPO.

La empresa Crocs no llegó a probar lo indicado en su apelación, respecto a su página web, la cual sí era fácilmente encontrada por los fabricantes de calzado que operan al exterior de los Estados Unidos. Al mismo tiempo, el evento Fort Lauderdale Boat Show sí tenía un gran alcance internacional para los profesionales de la industria, de esta forma, dando éxito a los icónicos “zuecos”.

Además, el Tribunal recalcó la venta de los “zuecos” en múltiples Estados federados de Norteamérica, no pasando desapercibida para el sector del calzado en Europa debido a las tendencias de moda y la influencia de estas entre Estados Unidos y la UE.

De conformidad con ambas disputas, en el contexto del caso PUMA SE c/ EUIPO y del caso Crocs c/ EUIPO, surgen dos debates legales que son interesantes de analizar y que son los que crean la controversia entre las partes. El primero es el del “carácter individual del diseño”, que es crucial en la evaluación de su originalidad y, por tanto, de su protección legal.

Según el artículo 6 del Reglamento (CE) nº6/2002 del Consejo de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios (en adelante, RDC), un diseño debe tener carácter individual para ser sujeto de protección como dibujo o modelo comunitario, de forma que sea claramente distintivo y único y se diferencie de otros diseños que ya existan en el mercado (3).

El segundo tema importante en este caso es el de la divulgación anticipada. El Reglamento citado establece requisitos específicos en relación con este aspecto. Particularmente, en su artículo 7, establecen ciertos plazos y condiciones para la divulgación pública de diseños antes de su registro oficial. Ya que la divulgación prematura puede afectar su protección legal, invalidando su originalidad o exclusividad, es muy importante analizar si la divulgación anticipada del diseño de la zapatilla o zueco cumple con estos requisitos establecidos por la normativa.

En los casos de divulgación anticipada de diseños, hay que contar con una evidencia sólida y objetiva para demostrar de manera clara que el diseño anterior se divulgó en el mercado antes de presentar la solicitud de registro. Esta evidencia no puede basarse en suposiciones o probabilidades y se realiza en dos etapas.       

En la primera etapa, se analiza si la divulgación ocurrió antes de la fecha de presentación del diseño en cuestión. En ese sentido, el art. 7.2. RDC recalca que, “respecto a los dos requisitos que son la novedad y la singularidad, la divulgación no los afectará si el diseño comunitario registrado ha sido hecho público por su autor, su causahabiente o un tercero durante los doce meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de registro (periodo de gracia)” (4).

Si bien es cierto, este plazo fue concedido por el legislador para evaluar la acogida de nuevos productos de las empresas en el mercado. Este periodo comienza desde la divulgación del producto y tiene como objetivo determinar si es necesario proceder con su registro.

En la segunda etapa, si el titular del diseño impugnase la divulgación, se debe determinar si las circunstancias del caso podrían haber evitado, de una manera razonable, que esta divulgación fuese conocida por los especialistas del sector dentro de la UE.

Hay que tener en cuenta que la divulgación anticipada de un diseño puede tener un impacto significativo en la protección de la propiedad intelectual de las marcas. Cuando un diseño se revela antes de solicitar su protección, puede afectar a la exclusividad y al carácter distintivo de la marca, ya que puede permitir que otros actores copien o imiten un diseño antes de que se haya protegido legalmente.

La relación entre la denegación del diseño por revelación previa y la protección que se confiere por el Derecho de marcas se puede ver en cómo ambas áreas protegen elementos distintos pero interrelacionados con el concepto de propiedad intelectual e industrial. Mientras que el diseño se centra en la apariencia estética de un producto, el derecho de marcas se enfoca en la identificación de origen y la reputación asociada con un producto o servicio.

La divulgación previa reduce la exclusividad y originalidad del diseño, lo que puede resultar – como se ilustra en los casos tratados – en la anulación o denegación del registro del diseño comunitario. Además, en el ámbito del Derecho de marcas, la divulgación anticipada de un diseño también puede influir en la protección de la marca. Aunque el objeto de protección en el Derecho de marcas es diferente, ya que se refiere a la identificación de origen y la reputación asociada con un producto o servicio, la apariencia visual de la marca (como logos o envases distintivos) puede estar involucrada.

En ese sentido, debemos preguntarnos lo siguiente: ¿Qué pueden hacer las marcas para estar más protegidas? Desde mi punto de vista, se puede mejorar, por ejemplo, los procedimientos de registro de diseños. Esto puede ayudar a establecer de manera más clara la originalidad de un diseño y, por tanto, facilitar su protección legal.

A partir del desarrollo de herramientas de inteligencia artificial y el uso de software para una validación automática de criterios básicos, se podría dar una mayor digitalización y automatización a lo largo del procedimiento, optimizándose el sistema en línea utilizado respecto al tiempo de procesamiento, errores humanos, costes, entre otros. Además, sería importante establecer políticas sólidas de confidencialidad dentro de las empresas y en las interacciones con terceros, para evitar divulgaciones no autorizadas y así proteger la información sensible relacionada con los diseños, como pasó en el caso de Rihanna o en el de Crocs.

Fomentar la formación y la concienciación sobre la importancia de la propiedad intelectual en la industria del diseño puede dar a los creadores herramientas para proteger sus diseños y comprender los riesgos asociados con la divulgación anticipada.

Por supuesto, la estrecha colaboración entre empresas, instituciones académicas y autoridades para crear un entorno de innovación responsable, donde se respeten los derechos de propiedad intelectual y se impulse el desarrollo creativo de manera ética y legal, sería un desafío con ventajas para todas las partes, y, para controlarlo, también es importante establecer sistemas de vigilancia para detectar posibles infracciones o divulgaciones no autorizadas de diseños que generen una respuesta rápida y efectiva para proteger los derechos de propiedad intelectual.

Tener en cuenta estos y otros enfoques puede contribuir a proteger mejor los diseños evitando su divulgación anticipada, promoviendo la innovación, la competencia justa y el respeto por la propiedad intelectual en la industria del diseño y la moda, que, como hemos visto en este análisis, es un sector con especial riesgo en este sentido.

 

(1) STGUE (Sala Sexta), de 6 de marzo de 2024, asunto T-647/22, PUMA SE c. EUIPO - Handelsmaatschappij J. Van Hilst

(2) STGUE (Sala Séptima), de 14 de marzo de 2018, asunto T-651/16, Crocs, Inc. c. EUIPO.

(3) Para que un dibujo o modelo pueda acogerse a la protección registral contemplada en el Reglamento (CE) nº6/2002 del Consejo de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios, es fundamental que se cumplan dos requisitos: (I) Que sea nuevo, y (II) Que tenga carácter singular.

(4) Artículo 7, apartado 2 del Reglamento (CE) nº6/2002 del Consejo de la Unión Europea, de 12 de diciembre de 2001.

 

LA INTEGRACIÓN DE MARCAS EN VIDEOJUEGOS: COMENTARIO A LA SENTENCIA AM GENERAL LLC VS. ACTIVISION BLIZZARD.

(El autor es estudiante de la XVIII Edición del Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías de la UAM)

La integración de marcas en videojuegos es un fenómeno cada vez más común en la industria del entretenimiento digital. Su viabilidad está respaldada por una serie de disposiciones legales y jurisprudencia, tanto a nivel nacional como internacional. El sector de los videojuegos lleva varios años siendo el sector con más relevancia y crecimiento económico dentro de las industrias culturales, y es que, para el año 2026, se prevé que alcance los 200 billones de dólares.

Este artículo examina los desafíos y oportunidades a los que se enfrentan los desarrolladores de videojuegos y las marcas al colaborar en la inclusión de productos y publicidad en juegos electrónicos desde una perspectiva legal. A través de un análisis detallado de la legislación de marcas, la jurisprudencia relevante y las prácticas comerciales actuales, se explora cómo los videojuegos pueden ser tanto una plataforma de marketing efectiva para las marcas como un medio artístico para los desarrolladores.

La implementación de marcas dentro de los videojuegos ofrece un abanico de escenarios a los usuarios, donde, en numerosas instancias, estos pueden determinar su nivel de participación. El sector del videojuego aún no se encuentra saturado de marcas, lo que fomenta cada vez más su integración en los juegos como nuevas vías de explotación.

En el contexto de la incorporación de elementos de la vida real a los videojuegos, es fundamental observar y respetar los derechos de propiedad industrial e intelectual que los amparan. Éstos exigen la obtención de autorización previa por parte de sus titulares para su uso.

Es imperativo transcender los confines nacionales y transitar hacia el ordenamiento estadounidense para abordar el uso de marcas en videojuegos. En el ámbito tecnológico, específicamente en esta industria, Estados Unidos ostenta una posición destacada en este ámbito.

La evolución hacia una mayor fidelidad visual en los videojuegos es innegable, que se atribuye a las capacidades técnicas que permiten la representación detallada de elementos de la vida real. En consecuencia, se busca la incorporación de diversos elementos verídicos, como objetos, escenarios y marcas, como se ha señalado anteriormente.

Especialmente notables son los videojuegos de temática bélica, los cuales procuran brindar al usuario una experiencia auténtica, envolvente e inmersiva, al incluir eventos históricos, réplicas de armamento, vehículos militares, aeronaves, uniformes y equipos reales, entre otros. Muchos de estos elementos se integran en el videojuego junto con la marca correspondiente, incorporando así aspectos como el nombre o el logotipo del producto, y su reproducción prácticamente íntegra dentro de los mismos. En este punto, surge la necesidad de evaluar si dicha actividad creativa dentro del videojuego justifica el uso de marcas.

En EEUU, la protección que se otorga a las marcas se encuentra respaldada por la Ley de Marcas Registradas de 1946, comúnmente conocida como la Ley Lanham. En esta legislación, se establece un marco legal integral para el registro, la protección y el uso de marcas comerciales en el ámbito nacional e internacional.

Uno de los pilares de esta ley es la protección que se otorga al titular de una marca, confiriéndole el derecho exclusivo de utilizarla en el comercio y de prevenir que terceros la utilicen sin su autorización, igual que en otras normativas. En este caso, se recoge en la sección 1114, del título 15 del Código de los Estados Unidos: «infracción de marca registrada».

¿Verdaderamente se aplica este derecho de prohibición en el ámbito de los videojuegos? Para dilucidar esta cuestión, resulta crucial realizar un análisis exhaustivo de la sentencia emitida en el caso AM General LLC vs Activision Blizzard, Inc. (United States District Court Southern Disctrict of New York, March 31, 2020).

Este litigio del año 2020 gira en torno al uso de los vehículos militares Humvee o HMMWV (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle) en la saga Call of Duty, por infracción de marcas, de trade dress (término que surgió en Estados Unidos, que se refiere a la apariencia característica utilizada para identificar un producto en el mercado, y, puede estar protegido por las leyes de propiedad intelectual), competencia desleal y falsa denominación de origen.

 

                

            Figura 1: Fuente: AutoBuild.                                 Figura 2: Fuente: AutoBuild.

 

AM General LLC es la empresa fabricante de los vehículos militares Humvee (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle), utilizados por el ejército de los Estados Unidos y otras fuerzas armadas en todo el mundo. Activision Blizzard, Inc. es una empresa de desarrollo y publicación de videojuegos, conocida por títulos como Call of Duty, una franquicia extremadamente popular de juegos de acción militar en primera persona. Cabe mencionar que, desde 1983, AM General LLC ha mantenido un contrato con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos.

Este vehículo militar ha sido fundamental en las operaciones de las fuerzas armadas de los Estados Unidos. Debido a su importancia y reconocimiento, la empresa ha otorgado licencias de uso de su marca a terceros, lo que ha llevado a su presencia en películas como Jurassic Park y Los Simpsons, entre otros ejemplos.

Una de las premisas fundamentales de la saga Call of Duty es ofrecer a los jugadores una experiencia altamente realista e inmersiva, permitiéndoles sentirse parte del ejército que están comandando en el juego. Esto se logra a través de la inclusión de diseños auténticos de vehículos, armas y uniformes, lo que ha sido uno de los principales atractivos de la saga desde sus inicios. Esta atención al detalle y el realismo ha llevado a muchos jugadores a elegir la saga COD sobre otros títulos similares.

AM General alegó que los vehículos aparecen en varias ocasiones en el videojuego, y que no es una aparición puntual, además de no haber limitado esa aparición al mismo, ya que aparece en las guías de estrategias, y para la fabricación de juguetes, todo ello sin la autorización pertinente de AM. Además, alegó que podría generarse cierta confusión entre los usuarios debido a la posible asociación entre la marca AM y la saga Call of Duty. En la demanda presentada se detallaron varios puntos que respaldaban la reclamación de la empresa fabricante de los vehículos Humvee.

AM General argumentó que Activision Blizzard estaba utilizando los Humvee en sus videojuegos Call of Duty con fines comerciales, generando ingresos significativos a partir de la inclusión de estos vehículos sin obtener una licencia o autorización previa de la empresa fabricante. Además, la acusación también afirmó que el uso no autorizado de los Humvee por parte de Activision Blizzard generaba confusión entre los consumidores y asociaba indebidamente los vehículos con la marca y el juego. Esto podría afectar la percepción pública de los vehículos y su asociación con el ejército de los Estados Unidos.

También sostuvo que el uso no autorizado de los Humvee en un contexto de entretenimiento virtual podría dañar la reputación de la marca y socavar el valor comercial de los vehículos, al asociarlos con un juego de guerra virtual en lugar de su propósito original como vehículos militares reales. La acusación afirmó, además, que Activision Blizzard estaba explotando injustamente la propiedad intelectual de AM General al incorporar los Humvee en sus juegos sin compensación adecuada ni reconocimiento de los derechos de la empresa fabricante sobre la marca y los diseños de los vehículos. Estos vehículos también aparecen en sus guías de juego, incluso pudiendo el jugador pilotarlo en ciertos momentos para pasar de fase.

Activision presentó defensa en 2018, pero fue ampliada en el año 2019, con más argumentos. La defensa de Activision Blizzard, se basó en varios argumentos clave respaldados por distintas bases legales y conceptuales.

Activision Blizzard argumentó que el uso de los vehículos Humvee en sus juegos Call of Duty estaba protegido por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza la libertad de expresión y expresión artística. La compañía sostuvo que la representación realista de situaciones militares en sus juegos era una forma de expresión creativa y que la inclusión de los mismos era parte integral de la misma. Además, el vehículo Humvee tiene una relevancia cultural e histórica, por lo que trasciende a la propia empresa, siendo parte de las Fuerzas Armadas de los EEUU.

También defendió la utilización de los Humvee en sus juegos al afirmar que se trataba de un contexto de representación realista de situaciones militares. Añadió que dicho uso había sido mínimo, ya que no superaban los 3 minutos de apariciones, y no se hacía en ningún momento de manera directa o mencionando la marca.

Se argumentó que el uso realizado del vehículo Humvee, se ajustaba a lo que se establece en la sentencia Rogers v. Grimaldi, 695 F. Supp. 112 (S.D.N.Y. 1988). Esta sentencia se centraba en el principio de uso justo (fair use), en el contexto de obras creativas que incorporan marcas registradas. El estándar establecía que el uso de una marca registrada en una obra creativa queda amparado por la Primera Enmienda si no es engañoso y tiene algún valor artístico o expresivo significativo.

Se reconoce la importancia de proteger la libertad de expresión y la expresión artística. Se respaldó en que usó la marca de buena fe. No trató de sacar provecho de la reputación de la marca Humvee. Afirmó que no había intención de generar confusión entre los productos de ambas compañías. Además, el uso de los Humvee en sus juegos no generaba confusión entre los consumidores en cuanto al origen comercial de los productos.

La empresa sostuvo que los jugadores comprenden que los vehículos representados en los videojuegos son parte de una representación ficticia y no están destinados a ser una indicación del origen comercial de los productos reales.

Además, argumentó que no existía una consistencia significativa en las características distintivas de los Humvee que los haga fácilmente identificables como producto exclusivo de AM General. Esto cuestionaba la validez de la reclamación de trade dress. Activision alegó que no se presentaron pruebas ni pudieron demostrar de manera eficaz que tuviera reconocimiento como marca por parte del público.

Otra de las defensas versó en que el uso de los Humvee en sus juegos no causaba ningún daño económico directo a AM General LLC. La empresa argumentó que la inclusión de los vehículos en los juegos no afectaba negativamente las ventas o la reputación de los productos reales de AM General. Además, no se pudieron demostrar las pérdidas económicas que le podrían haber sido causadas por la integración de los elementos dentro de Call of Duty.

El Tribunal comienza a resolver este asunto describiendo, en primer lugar, la relevancia artística de los Humvees en Call Of Duty:

«La inclusión de vehículos reales utilizados en operaciones militares en todo el mundo de videojuegos sobre guerras modernas simuladas evoca sin duda una sensación de realismo y verosimilitud para el jugador» (traducción propia). Se agrega un componente esencial de autenticidad al juego, proporcionando a los jugadores una experiencia más inmersiva al sentirse parte de las operaciones militares representadas en el juego. En este sentido, el uso de los Humvee contribuye al logro de los objetivos creativos y de entretenimiento del juego y enriquece la narrativa.

Por otro lado, el Tribunal dictaminó que el jugador no apreciaría que exista confusión alguna o asociación entre el videojuego Call Of Duty y la empresa AM General, ni conexión entre ambas. El principio de especialidad limita con carácter general la posibilidad de oponer una marca registrada frente al registro o uso de un signo idéntico o similar respecto a productos o servicios idénticos o semejantes.

Las empresas operan en sectores distintos, ya que la parte demandante se especializa en la venta de vehículos, mientras que la parte demandada se centra en la venta de videojuegos. El público que conoce AM General sabe que su actividad principal es la venta de vehículos. Otro de los criterios aportados por el Tribunal es que no se aprecian evidencias de que exista actual confusión, teniendo en cuanta la encuesta realizada por la parte demandante, en la que sólo un 16% de los encuestados encuentran que se puede confundir la marca AM General con Call of Duty.Con todo ello, el Tribunal concede la petición por parte del demandado, Activision, en la que se solicita que se dicte sentencia sumaria. Se niega la petición de la demandante de que se dicte una sentencia sumaria parcial.

Una victoria para la industria de los videojuegos, al aplicar los criterios de Roger v. Grimaldi, que permite el uso de marcas sin el permiso del titular por razones creativas y en ejercicio de la libertad de expresión.  La integración de marcas reconocidas en videojuegos conlleva ventajas tanto para la industria como para los usuarios y las empresas. Esta práctica va alineada con los principios de fair use y la libertad de expresión creativa, contribuyendo a la diversificación y al enriquecimiento de las experiencias del juego. Esta sentencia debería servir de precedente para fomentar la colaboración entre marcas comerciales y desarrolladores, promoviendo la innovación y la expansión del mercado a diferentes públicos que no son

Concluyendo, el tribunal ha acertado en su decisión. Esta sentencia permite un acercamiento a los videojuegos con la realidad. Dotar de realismo a los mismos va a permitir una mayor venta sin necesidad de imponer barreras a los creadores a la hora de pedir permiso. Creo firmemente que, en el mundo actual que vivimos, la tecnología cada vez está más presente.

La posibilidad de contar con elementos reales dentro de los videojuegos ayuda a mejorar la experiencia del usuario y permite conocer cosas acerca de los mismos. La sentencia ha sentado un precedente importante al equilibrar los derechos de propiedad intelectual y la libertad de expresión creativa en el ámbito de los videojuegos. Al amparar el uso de elementos realistas como los vehículos Humvee en el videojuego Call of Duty, el tribunal reconoce la importancia de la libertad de expresión artística protegida por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

Esta decisión permite que los desarrolladores de videojuegos puedan utilizar marcas y elementos reales sin necesidad de solicitar permiso previo, siempre que no haya un uso comercial que busque aprovecharse indebidamente de la reputación de dichas marcas. La sentencia reafirma la importancia de la buena fe y la ausencia de un perjuicio económico directo en la evaluación de presuntas infracciones de marca.

Como usuario habitual de videojuegos, considero que esta decisión no solo incrementa el interés del público en los juegos realistas, sino que también proporciona una publicidad indirecta y valiosa a los productos reales que se representan. Al conocer los elementos auténticos utilizados en los videojuegos, los usuarios pueden desarrollar un mayor interés en los productos y marcas asociados, beneficiando tanto a los desarrolladores de juegos como a los titulares de derechos de marca.

 

MICKEY MOUSE... ¿ES DE TODOS? COMENTARIO A PROPÓSITO DE LA CAÍDA AL DOMINIO PÚBLICO DEL CORTO `STEAMBOAT WILLIE´.

(La autora es estudiante de la XVIII edición del Máster de Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías)

Mickey Mouse se ha convertido en la esencia del mundo Disney. La empresa estadounidense titular de los derechos sobre este célebre dibujo animado —The Walt Disney Company— generó en 2023 un beneficio neto de aproximadamente 2.5 millones de dólares. En esta cifra se incluyen las ganancias derivadas de la producción de películas de animación, así como de los parques temáticos y, por supuesto, de la explotación de productos de merchandising. Todo ello convierte a Mickey en uno de los activos intangibles más rentables de la animación audiovisual; de ahí que su protección por el derecho de autor y la propiedad industrial sea una cuestión tan relevante.

La primera aparición de este dibujo conocido por todos fue hace casi un siglo, el 18 de noviembre de 1928, con el estreno del famoso corto Steamboat Willie en el Broadway Theatre de Nueva York. Una de las noticias de este año 2024 ha sido la caída al dominio público del mencionado corto, lo que ha generado una serie de dudas alrededor del futuro uso de la figura de Mickey Mouse. 

  1. DERECHOS DE AUTOR

En el hipotético caso de que este asunto se rigiese por la ley española, cabría aplicar el concepto de “obra audiovisual” del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia («LPI» en adelante). Siguiendo con este ejercicio, se entiende por “obra audiovisual” aquella que está expresada mediante imágenes asociadas (con o sin sonorización), y que está destinada esencialmente a ser reproducida a través de aparatos de proyección, o cualquier otro medio de comunicación pública de la imagen y sonido (art. 86 LPI). De hecho, el corto de Steamboat Willie es uno de los primeros de la historia con sincronización completa de sonido.

En España las obras audiovisuales cuentan con un régimen de autoría en colaboración, de tal forma que se consideran coautores de la misma al director, al guionista y al compositor de la banda sonora (art. 87 LPI, que, a su vez, se remite al art. 7 LPI). Asimismo, nuestra legislación impone una regla específica sobre la duración de la protección para este tipo de obras. En concreto, los derechos de autor sobre las obras audiovisuales se prolongan durante toda la vida de los coautores y 70 años desde el fallecimiento del último de todos ellos (art. 28.1 LPI).

En vista de lo anterior, ¿cómo es posible que una obra divulgada en 1928 haya gozado de una protección por derechos de autor de casi un siglo? Pues bien, este considerable aumento en el plazo de protección se debe a una serie de circunstancias que han envuelto la figura de Mickey Mouse a lo largo de su historia, motivadas fundamentalmente por su interés económico.

A diferencia de nuestra legislación, la normativa americana prevé una forma distinta de atribuir los derechos sobre la obra audiovisual, en virtud de la cual, no se trata de una obra en colaboración, sino de una obra colectiva (work made by hire), por lo que los derechos de autor corresponden en exclusiva al productor de la obra (Copyright Law, título 17 del Código estadounidense, capítulo 1, sección 101).

En la fecha de estreno del corto ya se había aprobado el Convenio de Berna. Sin embargo, EE.UU. no se adhirió a él hasta 1988. Por esta razón, era de aplicación el plazo de protección de la normativa estadounidense vigente en ese momento: la Copyright Act de 1909. Su sección 23 regulaba un período de protección inicial de 28 años desde la primera divulgación de la obra.

Adicionalmente, se contemplaba la posibilidad de aumentar el plazo en otros 28 años previa solicitud del titular en el año anterior a la expiración del plazo, pudiendo obtener un total de 56 años de protección. Así, Disney —la compañía productora titular de los derechos sobre el corto— hizo uso de esta posibilidad, por lo que, siguiendo esta lógica, el corto debería haber caído en el dominio público en 1984.

Sin embargo, en 1976, cuando el corto aún estaba protegido, se modificó la normativa estadounidense mediante la aprobación de la Copyright Act de 1976, cuya sección 302 amplió el plazo de protección por derechos de autor a 75 años desde la primera divulgación de la obra, lo que permitía que los derechos del corto continuaran vigentes hasta 2004.

Finalmente, fue muy relevante la iniciativa legislativa del famoso cantautor y músico Sonny Bonno, dado que su implicación política en el Congreso de los EE.UU. culminó con la aprobación de la Copyright Extension Act de 1998. El contenido principal de la ley fue una segunda ampliación del plazo en otros 20 años adicionales, pudiendo alcanzarse los 95 años de protección.

Desde que EE.UU. firmó el Convenio de Berna en 1988, se desarrolló una fuerte presión por parte de los titulares de derechos para conseguir un aumento en el plazo de protección, y así poder igualarlo al que existía en Europa. Dentro de estos grupos de presión se encontraba la empresa Disney. De hecho, la norma aprobada pasó a ser comúnmente conocida como la «Mickey Mouse Act», lo que evidencia la influencia que tuvo Disney en su aprobación.

Como consecuencia de todo lo anterior, el corto Steamboat Willie fue una de las obras beneficiadas en la ampliación del plazo, por lo que su caída al dominio público se ha producido este 2024. Ante esta nueva situación surge la pregunta clave: ¿qué tipo de uso se podrá hacer de la figura de Mickey Mouse a partir de ahora?

Lo fundamental es comprender que lo que ha caído en el dominio público en todo el mundo es exclusivamente el corto de Steamboat Willie, lo que implica que podrá hacerse cualquier uso del mismo, en principio incluyendo también su transformación para crear obras derivadas. Así, es posible extraer del corto elementos concretos, por ejemplo el personaje de Mickey, en la forma en la que aparecen en el corto para ubicarlos en otras obras audiovisuales o de cualquier tipo.

De hecho, próximamente se estrenará una película de terror basada en Steamboat Willie, donde Mickey se transforma en un dibujo asesino (Mickey’s Mouse Trap). Es evidente que los productores de la película se han asesorado legalmente antes de decidir invertir en la creación de la película, de ahí que no sea casualidad que la fecha de estreno sea en este año 2024, cuando el corto ha quedado completamente liberado.

No obstante, hay que tener en cuenta que el resto de películas de Mickey Mouse siguen estando protegidas y aún no han caído en el dominio público, por lo que su uso estaría condicionado a la obtención de la correspondiente autorización por parte de Disney (como por ejemplo, y entre otras muchas, la película Fantasía de 1940 o Los Tres Mosqueteros de 2004).

  1. PROPIEDAD INDUSTRIAL

Una de las estrategias que han llevado a cabo las grandes corporaciones para intentar extender la protección sobre sus obras (especialmente en el mundo de los dibujos animados, véase el caso de Winnie the Pooh), ha sido la de registrarlos como marca y, para productos de merchandising, como diseños industriales. Así, si buscamos en la base de datos TM view las marcas registradas por Disney con la denominación «Mickey Mouse», obtenemos un total de 380 signos distintivos vigentes en todo el mundo.  Ahora bien, ¿es posible suplir el régimen limitado de protección de los derechos de autor de forma indefinida con derechos sobre signos distintivos?

Recordemos que la función principal de las marcas es la de distinguir el origen empresarial de los productos y/o servicios que se encuentran en el mercado. Esto significa que cuando el consumidor ve el signo en relación con la prestación concreta, lo identifica como una marca y confía en que todas las prestaciones de esa clase que encuentre en el mercado con ese signo tendrán el mismo origen empresarial.

El derecho de exclusiva en que la marca consiste tiene una vertiente positiva (ius utendi o derecho de uso) y otra negativa (ius prohibendi o derecho a prohibir). En consecuencia, las 380 marcas registradas por parte de The Walt Disney Company en torno a la figura de Mickey Mouse, le permiten impedir que terceros puedan hacer determinados usos de las mismas en el tráfico económico.

No obstante, existen límites que permiten utilizar la marca sin suponer una infracción. Así, serán lícitos los usos de la figura de Mickey Mouse en la forma que toma el dibujo en el corto Steamboat Willie cuando no identifiquen al característico ratón con determinados productos y/o servicios en el tráfico económico. Igualmente, estarán permitidos los usos paródicos de la marca, lo que se correspondería con los memes, stickers y GIF que invaden Internet.

No existe en la legislación actual para el titular de los derechos de autor sobre la obra, ninguna prohibición expresa de registro como marca de los personajes que hayan caído en el dominio público. De hecho, son múltiples los casos en los que se ha buscado blindar la protección de obras literarias o audiovisuales de dibujos animados por motivos fundamentalmente económicos (véase casos como los de Sherlock Holmes o El Principito).

A este respecto, cabe mencionar la reforma que se produjo en España en 2019 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas («LM» en lo sucesivo), a raíz de la aprobación de la Directiva (UE) 2015/2436, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015. Entre otras cuestiones, se amplió el alcance de la prohibición absoluta del artículo 7 del Reglamento (UE) 2017/1001, del 14 de junio de 2017 sobre la marca de la UE («RMUE» en adelante). A raíz de esta reforma también se modificó la causa de nulidad absoluta de marca a que la misma estuviera constituida exclusivamente por la forma u otra característica que dé un valor sustancial al producto (art. 7.1.e) RMUE y art. 5.1.e) LM).

En este sentido, cabe preguntarse si podrían anularse las marcas que tiene registradas Disney que consisten en la figura de Mickey Mouse, en base a esta nueva definición de la prohibición absoluta. Más concretamente, si insertar el ratón en el producto, o que el roedor sea una de sus características principales, le aporta un valor sustancial. Hay que recordar que, en la versión anterior, la prohibición se refería exclusivamente a la «forma que afectara al valor intrínseco del producto» (art 7.1.e) del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, «RMUE 2009» en lo sucesivo). La reforma de 2015 añadió «u otra característica», lo que deberá irse perfilando, dado que supone una ampliación de esta prohibición.

En este sentido la sentencia del TJUE del 14 de marzo de 2019, C-21/18, más conocida como caso MANHATTAN, dio algo de luz al respecto:

1.- De un lado, sentó la no retroactividad de la nueva prohibición de 2015. Ello quiere decir que será de aplicación la prohibición de 2009 a todas las marcas registradas con anterioridad a la modificación de 2015.

2.- De otro lado, afirmó que un signo que consiste en diseños bidimensionales decorativos no se confunde con la forma del producto cuando ese signo está colocado sobre productos, como una tela o un papel, cuya forma se distingue de dichos diseños decorativos. Por ello, una tela decorada con dibujos bidimensionales no es la forma de un producto.

Asimismo, el TJUE ya había afirmado que la aplicación  de un determinado color en un lugar específico de un producto, no implica que el producto esté constituido por una forma concreta (véase STJUE de 12 de junio de 2018, Louboutin y Christian Louboutin, C-163/16).

En consecuencia, teniendo en cuenta el caso MANHATTAN, y dado que todos los registros de marcas figurativas con los que cuenta Disney en relación con Mickey Mouse son anteriores a 2015, les sería de aplicación la prohibición contemplada en el RMUE de 2009.

Por tanto, sólo podrían anularse las marcas donde el ratón de Disney cumpla dos condiciones cumulativas: en primer lugar, que consista en el propio producto y, en segundo lugar, que esa circunstancia afecte a su valor intrínseco, es decir, que sea precisamente la forma de ese producto la que desencadene la decisión de compra del consumidor. Desde esta perspectiva quedarían fuera de la potencial nulidad todas las marcas del ratón que no se constituyan en la forma del propio producto, aunque se inserten en el mismo.

Dicho lo anterior, y dado que la nueva prohibición absoluta agranda el supuesto, cabe plantearse si las marcas figurativas cuyos derechos de autor han pasado al dominio público solicitadas con posterioridad a 2015, podrían ser atacadas si se insertaran en el producto como una característica. El TJUE aún no se ha pronunciado sobre la interpretación del concepto «característica» en relación con esta prohibición, por lo que habrá que esperar a que se plantee algún caso al respecto para poder dilucidar esta cuestión.

 

PRADA: LA SALA DE RECURSOS ARGUMENTA FALTA DE DISTINTIVIDAD PARA PROTEGER SU PATRÓN TRIANGULAR.

(La autora es estudiante de la XVIII edición del Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías)

Indudablemente, Prada se ha distinguido como una de las casas de moda más prestigiosas e influyentes del mundo actual, destacándose por su elegancia y minimalismo. El icónico logotipo del triángulo invertido, conocido como “el upside down isosceles triangle”, se ha convertido en un distintivo automático de la marca, el cual no solo se limita a ser un elemento incorporado como logotipo en los productos de Prada, sino que también podemos encontrar su representación tridimensional en productos como el triangle bag o el paradoxe perfume. A su vez, podemos encontrar el icónico triangulo en forma de patrón, que es incorporado a productos como: bolsas, bufandas, pañuelos y similares.

Pero ¿es el patrón triangular de Prada lo suficientemente distintivo para estar protegido como una marca? La EUIPO dice: NO.