MICKEY MOUSE... ¿ES DE TODOS? COMENTARIO A PROPÓSITO DE LA CAÍDA AL DOMINIO PÚBLICO DEL CORTO `STEAMBOAT WILLIE´.

(La autora es estudiante de la XVIII edición del Máster de Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías)

Mickey Mouse se ha convertido en la esencia del mundo Disney. La empresa estadounidense titular de los derechos sobre este célebre dibujo animado —The Walt Disney Company— generó en 2023 un beneficio neto de aproximadamente 2.5 millones de dólares. En esta cifra se incluyen las ganancias derivadas de la producción de películas de animación, así como de los parques temáticos y, por supuesto, de la explotación de productos de merchandising. Todo ello convierte a Mickey en uno de los activos intangibles más rentables de la animación audiovisual; de ahí que su protección por el derecho de autor y la propiedad industrial sea una cuestión tan relevante.

La primera aparición de este dibujo conocido por todos fue hace casi un siglo, el 18 de noviembre de 1928, con el estreno del famoso corto Steamboat Willie en el Broadway Theatre de Nueva York. Una de las noticias de este año 2024 ha sido la caída al dominio público del mencionado corto, lo que ha generado una serie de dudas alrededor del futuro uso de la figura de Mickey Mouse. 

1. DERECHOS DE AUTOR

En el hipotético caso de que este asunto se rigiese por la ley española, cabría aplicar el concepto de “obra audiovisual” del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia («LPI» en adelante). Siguiendo con este ejercicio, se entiende por “obra audiovisual” aquella que está expresada mediante imágenes asociadas (con o sin sonorización), y que está destinada esencialmente a ser reproducida a través de aparatos de proyección, o cualquier otro medio de comunicación pública de la imagen y sonido (art. 86 LPI). De hecho, el corto de Steamboat Willie es uno de los primeros de la historia con sincronización completa de sonido.

En España las obras audiovisuales cuentan con un régimen de autoría en colaboración, de tal forma que se consideran coautores de la misma al director, al guionista y al compositor de la banda sonora (art. 87 LPI, que, a su vez, se remite al art. 7 LPI). Asimismo, nuestra legislación impone una regla específica sobre la duración de la protección para este tipo de obras. En concreto, los derechos de autor sobre las obras audiovisuales se prolongan durante toda la vida de los coautores y 70 años desde el fallecimiento del último de todos ellos (art. 28.1 LPI).

En vista de lo anterior, ¿cómo es posible que una obra divulgada en 1928 haya gozado de una protección por derechos de autor de casi un siglo? Pues bien, este considerable aumento en el plazo de protección se debe a una serie de circunstancias que han envuelto la figura de Mickey Mouse a lo largo de su historia, motivadas fundamentalmente por su interés económico.

A diferencia de nuestra legislación, la normativa americana prevé una forma distinta de atribuir los derechos sobre la obra audiovisual, en virtud de la cual, no se trata de una obra en colaboración, sino de una obra colectiva (work made by hire), por lo que los derechos de autor corresponden en exclusiva al productor de la obra (Copyright Law, título 17 del Código estadounidense, capítulo 1, sección 101).

En la fecha de estreno del corto ya se había aprobado el Convenio de Berna. Sin embargo, EE.UU. no se adhirió a él hasta 1988. Por esta razón, era de aplicación el plazo de protección de la normativa estadounidense vigente en ese momento: la Copyright Act de 1909. Su sección 23 regulaba un período de protección inicial de 28 años desde la primera divulgación de la obra.

Adicionalmente, se contemplaba la posibilidad de aumentar el plazo en otros 28 años previa solicitud del titular en el año anterior a la expiración del plazo, pudiendo obtener un total de 56 años de protección. Así, Disney —la compañía productora titular de los derechos sobre el corto— hizo uso de esta posibilidad, por lo que, siguiendo esta lógica, el corto debería haber caído en el dominio público en 1984.

Sin embargo, en 1976, cuando el corto aún estaba protegido, se modificó la normativa estadounidense mediante la aprobación de la Copyright Act de 1976, cuya sección 302 amplió el plazo de protección por derechos de autor a 75 años desde la primera divulgación de la obra, lo que permitía que los derechos del corto continuaran vigentes hasta 2004.

Finalmente, fue muy relevante la iniciativa legislativa del famoso cantautor y músico Sonny Bonno, dado que su implicación política en el Congreso de los EE.UU. culminó con la aprobación de la Copyright Extension Act de 1998. El contenido principal de la ley fue una segunda ampliación del plazo en otros 20 años adicionales, pudiendo alcanzarse los 95 años de protección.

Desde que EE.UU. firmó el Convenio de Berna en 1988, se desarrolló una fuerte presión por parte de los titulares de derechos para conseguir un aumento en el plazo de protección, y así poder igualarlo al que existía en Europa. Dentro de estos grupos de presión se encontraba la empresa Disney. De hecho, la norma aprobada pasó a ser comúnmente conocida como la «Mickey Mouse Act», lo que evidencia la influencia que tuvo Disney en su aprobación.

Como consecuencia de todo lo anterior, el corto Steamboat Willie fue una de las obras beneficiadas en la ampliación del plazo, por lo que su caída al dominio público se ha producido este 2024. Ante esta nueva situación surge la pregunta clave: ¿qué tipo de uso se podrá hacer de la figura de Mickey Mouse a partir de ahora?

Lo fundamental es comprender que lo que ha caído en el dominio público en todo el mundo es exclusivamente el corto de Steamboat Willie, lo que implica que podrá hacerse cualquier uso del mismo, en principio incluyendo también su transformación para crear obras derivadas. Así, es posible extraer del corto elementos concretos, por ejemplo el personaje de Mickey, en la forma en la que aparecen en el corto para ubicarlos en otras obras audiovisuales o de cualquier tipo.

De hecho, próximamente se estrenará una película de terror basada en Steamboat Willie, donde Mickey se transforma en un dibujo asesino (Mickey’s Mouse Trap). Es evidente que los productores de la película se han asesorado legalmente antes de decidir invertir en la creación de la película, de ahí que no sea casualidad que la fecha de estreno sea en este año 2024, cuando el corto ha quedado completamente liberado.

No obstante, hay que tener en cuenta que el resto de películas de Mickey Mouse siguen estando protegidas y aún no han caído en el dominio público, por lo que su uso estaría condicionado a la obtención de la correspondiente autorización por parte de Disney (como por ejemplo, y entre otras muchas, la película Fantasía de 1940 o Los Tres Mosqueteros de 2004).

2. PROPIEDAD INDUSTRIAL

Una de las estrategias que han llevado a cabo las grandes corporaciones para intentar extender la protección sobre sus obras (especialmente en el mundo de los dibujos animados, véase el caso de Winnie the Pooh), ha sido la de registrarlos como marca y, para productos de merchandising, como diseños industriales. Así, si buscamos en la base de datos TM view las marcas registradas por Disney con la denominación «Mickey Mouse», obtenemos un total de 380 signos distintivos vigentes en todo el mundo.  Ahora bien, ¿es posible suplir el régimen limitado de protección de los derechos de autor de forma indefinida con derechos sobre signos distintivos?

Recordemos que la función principal de las marcas es la de distinguir el origen empresarial de los productos y/o servicios que se encuentran en el mercado. Esto significa que cuando el consumidor ve el signo en relación con la prestación concreta, lo identifica como una marca y confía en que todas las prestaciones de esa clase que encuentre en el mercado con ese signo tendrán el mismo origen empresarial.

El derecho de exclusiva en que la marca consiste tiene una vertiente positiva (ius utendi o derecho de uso) y otra negativa (ius prohibendi o derecho a prohibir). En consecuencia, las 380 marcas registradas por parte de The Walt Disney Company en torno a la figura de Mickey Mouse, le permiten impedir que terceros puedan hacer determinados usos de las mismas en el tráfico económico.

No obstante, existen límites que permiten utilizar la marca sin suponer una infracción. Así, serán lícitos los usos de la figura de Mickey Mouse en la forma que toma el dibujo en el corto Steamboat Willie cuando no identifiquen al característico ratón con determinados productos y/o servicios en el tráfico económico. Igualmente, estarán permitidos los usos paródicos de la marca, lo que se correspondería con los memes, stickers y GIF que invaden Internet.

No existe en la legislación actual para el titular de los derechos de autor sobre la obra, ninguna prohibición expresa de registro como marca de los personajes que hayan caído en el dominio público. De hecho, son múltiples los casos en los que se ha buscado blindar la protección de obras literarias o audiovisuales de dibujos animados por motivos fundamentalmente económicos (véase casos como los de Sherlock Holmes o El Principito).

A este respecto, cabe mencionar la reforma que se produjo en España en 2019 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas («LM» en lo sucesivo), a raíz de la aprobación de la Directiva (UE) 2015/2436, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015. Entre otras cuestiones, se amplió el alcance de la prohibición absoluta del artículo 7 del Reglamento (UE) 2017/1001, del 14 de junio de 2017 sobre la marca de la UE («RMUE» en adelante). A raíz de esta reforma también se modificó la causa de nulidad absoluta de marca a que la misma estuviera constituida exclusivamente por la forma u otra característica que dé un valor sustancial al producto (art. 7.1.e) RMUE y art. 5.1.e) LM).

En este sentido, cabe preguntarse si podrían anularse las marcas que tiene registradas Disney que consisten en la figura de Mickey Mouse, en base a esta nueva definición de la prohibición absoluta. Más concretamente, si insertar el ratón en el producto, o que el roedor sea una de sus características principales, le aporta un valor sustancial. Hay que recordar que, en la versión anterior, la prohibición se refería exclusivamente a la «forma que afectara al valor intrínseco del producto» (art 7.1.e) del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, «RMUE 2009» en lo sucesivo). La reforma de 2015 añadió «u otra característica», lo que deberá irse perfilando, dado que supone una ampliación de esta prohibición.

En este sentido la sentencia del TJUE del 14 de marzo de 2019, C-21/18, más conocida como caso MANHATTAN, dio algo de luz al respecto:

1.- De un lado, sentó la no retroactividad de la nueva prohibición de 2015. Ello quiere decir que será de aplicación la prohibición de 2009 a todas las marcas registradas con anterioridad a la modificación de 2015.

2.- De otro lado, afirmó que un signo que consiste en diseños bidimensionales decorativos no se confunde con la forma del producto cuando ese signo está colocado sobre productos, como una tela o un papel, cuya forma se distingue de dichos diseños decorativos. Por ello, una tela decorada con dibujos bidimensionales no es la forma de un producto.

Asimismo, el TJUE ya había afirmado que la aplicación  de un determinado color en un lugar específico de un producto, no implica que el producto esté constituido por una forma concreta (véase STJUE de 12 de junio de 2018, Louboutin y Christian Louboutin, C-163/16).

En consecuencia, teniendo en cuenta el caso MANHATTAN, y dado que todos los registros de marcas figurativas con los que cuenta Disney en relación con Mickey Mouse son anteriores a 2015, les sería de aplicación la prohibición contemplada en el RMUE de 2009.

Por tanto, sólo podrían anularse las marcas donde el ratón de Disney cumpla dos condiciones cumulativas: en primer lugar, que consista en el propio producto y, en segundo lugar, que esa circunstancia afecte a su valor intrínseco, es decir, que sea precisamente la forma de ese producto la que desencadene la decisión de compra del consumidor. Desde esta perspectiva quedarían fuera de la potencial nulidad todas las marcas del ratón que no se constituyan en la forma del propio producto, aunque se inserten en el mismo.

Dicho lo anterior, y dado que la nueva prohibición absoluta agranda el supuesto, cabe plantearse si las marcas figurativas cuyos derechos de autor han pasado al dominio público solicitadas con posterioridad a 2015, podrían ser atacadas si se insertaran en el producto como una característica. El TJUE aún no se ha pronunciado sobre la interpretación del concepto «característica» en relación con esta prohibición, por lo que habrá que esperar a que se plantee algún caso al respecto para poder dilucidar esta cuestión.