PRADA: LA SALA DE RECURSOS ARGUMENTA FALTA DE DISTINTIVIDAD PARA PROTEGER SU PATRÓN TRIANGULAR.
- Escrito por Ingrid Katherine CESÍN MORALES
(La autora es estudiante de la XVIII edición del Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías)
Indudablemente, Prada se ha distinguido como una de las casas de moda más prestigiosas e influyentes del mundo actual, destacándose por su elegancia y minimalismo. El icónico logotipo del triángulo invertido, conocido como “el upside down isosceles triangle”, se ha convertido en un distintivo automático de la marca, el cual no solo se limita a ser un elemento incorporado como logotipo en los productos de Prada, sino que también podemos encontrar su representación tridimensional en productos como el triangle bag o el paradoxe perfume. A su vez, podemos encontrar el icónico triangulo en forma de patrón, que es incorporado a productos como: bolsas, bufandas, pañuelos y similares.
Pero ¿es el patrón triangular de Prada lo suficientemente distintivo para estar protegido como una marca? La EUIPO dice: NO.
El 7 de abril de 2022, Prada presentó una solicitud de registro de “marca de patrón” que consiste en patrón de triángulos para las clases 3, 9, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 27, 28, 35 de la Clasificación de Niza:
Imagen del patrón solicitado. Fuente: R 827/2023-2. Decision of the Second Board of Appeal of 19 December 2023.
El 29 de junio de 2022, el examinador emitió una objeción al registro, en virtud del artículo 7 (1) (b), del Reglamento (EU) No 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la Marca de la Unión Europea (RMUE), el cual aludía a la falta de carácter distintivo. La objeción se basaba en que la marca solicitada consistía en un conjunto de triángulos repetidos en color blanco y negro, y argumentó que el público consumidor podría percibir este patrón simplemente como un diseño común y no como una marca o un símbolo que fuera indicador de su origen empresarial.
En respuesta a lo anterior, Prada argumentó que, se ha convertido en una marca notoria debido al uso masivo, la destacada publicidad que ha realizado a lo largo del tiempo y el alto nivel de lujo y calidad que maneja en sus productos y que, particularmente, el upside down isosceles triangle se ha convertido en su firma icónica. Además, aseguró que ha introducido y evolucionado versiones históricas del upside down isosceles triangle, sobre las cuales la Oficina no ha emitido ninguna objeción sobre falta de distintividad para la concesión de su registro.
Con fecha 20 de febrero de 2023, el examinador tomo la decisión de rechazar parcialmente la solicitud, concediendo únicamente la protección para las clases 9, 20 y 35.
Esta decisión fue adoptada nuevamente bajo la consideración de que el patrón se percibe como común y cotidiano y que carece de elementos distintivos. De igual modo, la Oficina proclama su desacuerdo con que la figura del upside down isosceles triangle sea tan distintivo de Prada y hace referencia a la marca Guess, la cual también utiliza un triángulo invertido mencionando que, aunque los ángulos pueden ser diferentes, el elemento es similar.
Logo Guess. Fuente: R 827/2023-2. Decision of the Second Board of Appeal of 19 December 2023.
El 18 de abril 2023, Prada recurrió dicha resolución, reforzando los argumentos que acreditan la distintividad de la marca de patrón mediante pruebas, como artículos de blogs y revistas de moda. Hay que destacar el hecho de que se abstuvo expresamente de solicitar la aplicación del artículo 7 (3) del RMUE para la distintividad sobrevenida (secondary meaning), a pesar de que su intención era enfatizar la identidad y el carácter único del patrón en la industria de la moda.
La distintividad sobrevenida (secondary meaning) es un concepto dentro del Derecho de marcas que contempla que una marca que inicialmente carezca de carácter distintivo para los productos o servicios de los que se reclame su protección, pueda ser protegida si se acredita que ha adquirido dicha distintividad como consecuencia del uso que ha tenido.
Esta figura se encuentra contemplada en el artículo 7 (3) del RMUE. Además, el concepto de secondary meaning ha sido abordado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), principalmente en la Sentencia de 4 de mayo de 1999, C-108/97 y C-109/97, Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) vs. Boots- und Segelzubehör Walter Huber, I – 2834, donde pronuncia que para determinar que una marca ha adquirido carácter distintivo, la autoridad competente debe apreciar globalmente los elementos que pueden demostrar que la marca ha pasado a ser apta para identificar el producto de que se trate atribuyéndole una procedencia empresarial determinada para distinguir este producto de los de otras empresas.
Si la autoridad estima que, gracias a la marca, una parte significativa de los sectores interesados identifica el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada, entonces la condición exigida para el registro de marca se cumple.
En respuesta al recurso presentado por Prada, la Sala de Recurso se ajusta a lo establecido dentro del artículo 7 (1) (b) RMUE y declara que las marcas que carezcan de carácter distintivo no podrán ser registradas, ya que su objetivo principal es garantizar el origen de los productos o servicios a los consumidores.
Se pondera que, para ser considerado distintivo, el patrón tiene que ser diferente a las normas o costumbres del sector y, a consideración de la Sala de Recurso, en este caso la marca impugnada es un patrón básico, que está compuesto por un conjunto de triángulos del mismo tamaño que se yuxtaponen y diferencian mediante la alternancia de colores. Por consiguiente, la falta de elementos distintivos puede hacer que el público consumidor asocie dicho patrón con la apariencia del producto y no con su origen comercial.
Imagen bolsos Prada. Fuente: R 827/2023-2. Decision of the Second Board of Appeal of 19 December 2023
Para respaldar estos argumentos, el examinador cita algunas páginas web donde se pueden apreciar algunos diseños ya existentes que también consisten en la combinación de triángulos similares al patrón del que se reclama la protección:
Fuente: R 827/2023-2. Decision of the Second Board of Appeal of 19 December 2023.
Finalmente, la Sala de Recurso considera que el patrón carece de distintividad y destaca que Prada se ha abstenido explícitamente de solicitar la aplicación del artículo 7 (3) RMUE, relativo a la distintividad sobrevenida (secondary meaning), de la cual hemos hablado previamente. Entre las argumentaciones de Prada, se sostenía que, en la industria de la moda, es común emplear patrones sin un componente verbal, lo cual lleva a que los consumidores asocien dicho patrón con el origen empresarial.
En concordancia con dicho argumento, la Sala de Recurso considera que es precisamente ese contexto cuando se adquiere la distintividad, que permite que una marca pueda ser registrada conforme a lo establecido dentro del artículo 7 (3) RMUE. No obstante, Prada ha decido expresamente no solicitar la aplicación de este artículo.
En consecuencia, tomando en consideración la falta de distintividad de la marca solicitada, la Sala de Recurso desestima, concluyendo que el patrón de Prada no cumple con el requisito de distintividad establecido en el artículo 4 (a) RMUE y no puede ser registrado como una marca.
Desde mi perspectiva, considero que la estrategia legal idónea hubiera sido solicitar la aplicación del artículo 7 (3) RMUE con respecto a la distintividad sobrevenida, y centrar el enfoque en acreditar la identidad que la marca de patrón ha adquirido en la industria de la moda y no en construir argumentos basados en que el patrón tiene una distintividad inherente, especialmente si se trata de un patrón de elementos triangulares que otros en la industria podrían utilizar sin ánimo de confundir a los consumidores con los productos de Prada.
Es relevante mencionar que acreditar la distintividad sobrevenida para una marca de patrón no es nada sencillo para la industria de la moda, tal ha sido el caso de Louis Vuitton y su falta de éxito por demostrar la distintividad sobrevenida del patrón Damier Azur:
Louis Vuitton, Damier Azur
Sentencia del Tribunal General (Sala Decima) del 19 de octubre de 2022, T‑275/21, Louis Vuitton Malletier v. Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)
que a pesar de haber adquirido el registro internacional número 986207, que designaba a la Unión Europea, fue anulado con base en el artículo 59.1 a) del RMUE en conexión con el artículo 7.1 b) que alude a los motivos de denegación de registro por falta de carácter distintivo. Ante la controversia, Louis Vuitton no logró demostrar que el patrón había adquirido carácter distintivo y fracaso en mantener su registro de marca.
No obstante, Prada debería considerar realizar un estudio de mercado dentro de la industria para evaluar la forma en que los consumidores perciben el patrón y lo relacionan con el origen empresarial de la marca. Partiendo de esta premisa y respaldándola no solo con artículos de blogs y revistas de moda, sino también informes de la industria y opiniones de expertos de la moda dentro del territorio de la UE, las probabilidades de obtener un registro exitoso podrían incrementarse.