EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD EN EL ANÁLISIS DE RIESGO DE CONFUSIÓN ENTRE SIGNOS DISTINTIVOS: ¿CÓMO DETERMINAR LA VINCULACIÓN ENTRE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS?

En ese sentido, la posibilidad de que dos signos distintivos similares coexistan pacíficamente en el mercado surge cuando estos se refieren a productos o servicios no vinculados. Como ejemplo, tenemos la marca «MAC», que identifica «productos de maquillaje» (perteneciente a la empresa Make-up Art Cosmetics) y la marca «MAC» que distingue una línea de «ordenadores portátiles y de escritorio» (perteneciente a la empresa Apple Inc.). La única excepción a este principio es el caso de la marca notoria o renombrada, lo cual se tratará en una próxima entrada.

Los productos y servicios que encontramos en el mercado se encuentran catalogados en la Clasificación de Niza o Clasificación Internacional de Productos y Servicios, establecida por el Arreglo de Niza de fecha 15 de junio de 1957¹, la cual es un sistema internacional utilizado para clasificar productos y servicios a los fines del registro de las marcas. Son 45 clases en total, las primeras 34 referidas a productos y las últimas 11 a servicios².

Para que se produzca riesgo de confusión entre signos distintivos deben cumplirse dos requisitos: 1) que los signos sean similares o idénticos, y 2) que exista identidad o vinculación entre los productos y/o servicios que identifiquen, tal y como fueron solicitados o registrados. El primer requisito se determina analizando el elemento denominativo del signo (la extensión gramatical, la secuencia de letras, entre otros), así como el elemento gráfico (distribución de sus elementos y, de ser el caso, el componente cromático). La aplicación del segundo requisito se explicará en los párrafos siguientes.

Es importante precisar que la existencia de identidad o vinculación entre productos y servicios no se encuentra «totalmente» determinada por la Clasificación de Niza. Se podría considerar dicha clasificación como referencial, ya que existen productos y servicios que no se encuentran vinculados, pero que pertenecen a una misma clase, así como productos y servicios que se encuentran vinculados a pesar de encontrarse catalogados en clases diferentes.

Ante esa afirmación surge un interrogante: ¿cómo determinamos la vinculación? La solución es simple: se debe analizar si los productos y/o servicios tienen la misma naturaleza o finalidad, si se comercializan/prestan a través de los mismos canales, si son sustitutos/complementarios y, finalmente, el tipo de público consumidor al cual se encuentran dirigidos. A continuación, se ejemplificará la vinculación a fin de que sea más didáctico.

Primer ejemplo: imaginemos que existe la marca registrada «ABC» (denominativa) que identifica «calzados de cuero» y un tercero solicita el registro de la marca «ABC y logotipo» para identificar «camisetas deportivas». La Clasificación de Niza cataloga en la clase 25 a las «prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería»; en ese sentido, la marca registrada y el signo solicitado del ejemplo hacen referencia a productos de la misma clase. Los signos distintivos son similares, presentan la misma denominación (ABC), pero, ¿existirá vinculación entre los «calzados de cuero» y las «camisetas deportivas»? A simple vista parecería que no, ya que los calzados elaborados a base de cuero son objeto de un proceso productivo diferente al que atraviesa una camiseta deportiva. Sin embargo, tanto los calzados como las camisetas constituyen «prendas de vestir», concepto que abarca todas las partes que componen el vestido y calzado de las personas. ¿Una empresa que se dedica a la fabricación de calzados podría elaborar camisetas o gorras? ¿Podría una empresa fabricar ropa de lujo y zapatillas? La respuesta es afirmativa, lo hacen empresas como Adidas, Gucci, Nike, Louis Vuitton, por citar algunas. En este supuesto, son productos diferentes, comprendidos en una misma clase de la Clasificación de Niza (25), que se encuentran vinculados.

Segundo ejemplo: misma marca registrada que identifica «calzados de cuero» y mismo signo solicitado, pero ahora pretende distinguir «relojes de pulsera». Como sabemos, los calzados se encuentran catalogados en la clase 25 de la Clasificación de Niza, pero los «relojes de pulsera» se encuentran comprendidos en la clase 14³ (así como los artículos de joyería). ¿Existirá vinculación? La respuesta, nuevamente, es afirmativa. Los relojes de pulsera, al igual que los artículos de joyería, son productos que complementan la vestimenta de las personas y, en muchos casos, son utilizados para realzar la belleza de quien los usa, por lo que es usual en el mercado que encontremos empresas que elaboren tanto calzados como relojes de pulsera, como Guess, Michael Kors, Hugo Boss, entre otras. En este supuesto, son productos diferentes, comprendidos en diferentes clases de la Clasificación de Niza (14 y 25), que se encuentran vinculados.

Tercer ejemplo: se encuentra registrada la marca «LUCAS» (denominativa) para identificar «gafas de sol» y un tercero solicita el registro de la misma marca para identificar «ordenadores portátiles». Es importante precisar que ambos productos se encuentran catalogados en la clase 9 de la Clasificación de Niza⁴. ¿Existirá vinculación entre los referidos productos? ¿Es determinante que se encuentren comprendidos en la misma clase? La respuesta, esta vez, es negativa. No es usual en el mercado que las empresas que se dedican a la fabricación de ordenadores también se encarguen de la producción de gafas de sol, ya que el proceso productivo de cada uno de los productos es diferente y, por lo tanto, lo realizan empresas especializadas en cada sector.

Los referidos productos presentan diferente naturaleza y finalidad (en el caso de las gafas de sol, su finalidad es proteger la vista de los rayos solares; mientras que, en el caso de los ordenadores, es procesar grandes cantidades de información de forma rápida y precisa). De igual forma, se puede observar lo siguiente: (i) no son productos sustitutos o complementarios, (ii) no se comercializan en las mismas tiendas por departamento, y (iii) no se encuentran dirigidos al mismo sector del público consumidor (el consumidor que busca “gafas de sol”, en el momento de la compra, no es el mismo que busca un ordenador portátil). En este supuesto, son productos diferentes, comprendidos en la misma clase de la Clasificación de Niza (9), que no se encuentran vinculados.

De lo expuesto en los párrafos anteriores, se determina que el principio de especialidad es relevante en el Derecho marcario, ya que nos permite enmarcar el ámbito de protección del registro al establecer sobre qué productos o servicios recae su protección. Asimismo, se concluye que para que exista vinculación entre productos o servicios no es determinante la Clasificación de Niza, sino el análisis concreto, caso por caso, de estos. Sin perjuicio de ello, se debe tener en consideración lo dinámico que es el mercado, puesto que el hecho de que una empresa no fabrique determinados productos hoy en día no implica que en el futuro no sea usual que lo haga.

NOTAS AL PIE DE PÁGINA:

1. El referido arreglo fue ratificado por España el 4 de abril de 1959 y entró en vigor el 8 de abril de 1961. Información obtenida en: https://www.oepm.es.
2. La información correspondiente a la Clasificación de Niza se encuentra en la página web de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual): https://www.wipo.int.
3. En la clase 14 de la Clasificación de Niza se encuentran los siguientes productos: «Metales preciosos y sus aleaciones; artículos de joyería, piedras preciosas y semipreciosas; artículos de relojería e instrumentos cronométricos».
4. En la clase 9 de la Clasificación de Niza se encuentran los siguientes productos: “Aparatos e instrumentos científicos, de investigación, de navegación, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, audiovisuales, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de detección, de pruebas, de inspección, de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la distribución o del consumo de electricidad; aparatos e instrumentos de grabación, transmisión, reproducción o tratamiento de sonidos, imágenes o datos; soportes grabados o descargables, software, soportes de registro y almacenamiento digitales o análogos vírgenes; mecanismos para aparatos que funcionan con monedas; cajas registradoras, dispositivos de cálculo; ordenadores y periféricos de ordenador; trajes de buceo, máscaras de buceo, tapones auditivos para buceo, pinzas nasales para submarinistas y nadadores, guantes de buceo, aparatos de respiración para la natación subacuática; extintores.”