DE MANCHESTER CITY A SANTIAGO CITY: USO OBLIGATORIO Y MARCA RENOMBRADA.

La misiva indicaba que la sociedad dueña del club inglés tiene vínculos con clubes sudamericanos y de todo el mundo, por lo que les generaba preocupación que el nombre y logo del equipo chileno hagan creer al público que forman parte de su grupo de clubes de fútbol. La carta finalizaba con la siguiente advertencia: "El incumplimiento de lo anterior puede llevar a nuestro cliente a emprender acciones legales contra usted, sin embargo, es de interés para todas las partes si se resuelve de manera amistosa".

¿Tiene Manchester City fundamento para realizar esta advertencia? Para resolver este interrogante es necesario determinar el alcance y vigencia de sus marcas en Chile. En lo relativo al alcance, se hará una revisión de la marca renombrada y, respecto a su vigencia, se hará un análisis de su uso obligatorio. Con fines ilustrativos, la revisión se realizará de manera comparativa entre la normativa europea y el derecho chileno. 

En concreto, Manchester City cuenta con dos registros en Chile de marca mixta, constituidos por la etiqueta del club y la denominación “Manchester City 1894”, en conformidad con la base de datos del Instituto Chileno de Propiedad Industrial (en adelante INAPI). El primer registro, con n.º 1245181, se encuentra inscrito con fecha 20 de enero del 2017 para las clases 35 y 41 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957 (en adelante Arreglo de Niza) y en una gama bastante amplia de servicios, entre ellos todos los relacionados a publicidad, gestión empresarial, actividades deportivas y culturales.

El segundo registro, con n.º 1255600, se encuentra inscrito con fecha 01 de agosto del 2017, misma denominación y logo, para las clases 9, 18, 25 y 28 del Arreglo de Niza y en una gama igualmente amplia de productos entre ellos dispositivos electrónicos y digitales, prendas de vestir, accesorios y juegos.

En la comunicación entre ambos clubes previa a la presentación de la demanda, el Manchester City exigió al Santiago City el cese en el uso del logo se utiliza la expresión “para todo producto y servicio”, dicho de esta forma englobaría la totalidad de clases del Arreglo de Niza, lo que evidentemente excede el ámbito de protección reivindicado. Sin embargo, de llegar a ser una marca renombrada, la protección se extendería a clases de productos y servicios no relacionadas, lo que podría dar sustento a la advertencia.

La Directiva (UE) 2015/2436, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, en su art. 5, apartado 3, letra a), consagra dentro de la Unión Europea el concepto de renombre en la marca comercial como causa de nulidad relativa, en su vertiente de ius utendi. Por otro lado, en el art. 10, apartado 2, letra c), lo consagra como un derecho exclusivo, en su vertiente de ius prohibendi.

Lo relevante es señalar que ambas formas de ejercer el derecho se consideran una excepción al principio de especialidad con “independencia de que los productos y servicios sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que esté registrada la marca”, tal como dice la Directiva. A su vez, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la sentencia 14 de agosto de 1999, caso General Motors Corporation/Yplon, S.A. (asunto C-375/97), delimita el concepto de «marca renombrada», que se refiere a “una marca que tenga una reputación entre el público interesado”.

En Chile, el concepto homólogo se denomina “marca notoria”, el cual se encuentra consagrado en el art. 20, letra g) del Decreto con Fuerza de Ley n.º 3 que fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley de Propiedad Industrial, del 20 de junio del 2006. De igual forma que la normativa europea, es una excepción al principio de especialidad, al señalar la norma en su inciso 3º que: “…las marcas registradas en Chile que gocen de fama y notoriedad podrán impedir el registro de otros signos idénticos o similares solicitados para distinguir productos o servicios distintos y no relacionados…”. De este modo, se extiende el alcance de la protección de la marca notoria.

De igual forma que en la Unión Europea, la norma chilena no define el concepto de marca notoria, pero la Excelentísima Corte Suprema en fallo del 18 de abril de 2016, caso FORMULA UNO (Rol de la causa n.º 8024-2015), la entiende como: “aquella cuyo uso es intensivo, de extendido conocimiento, que ha perdurado en el tiempo, según también su nivel de promoción o publicidad de sus productos o servicios asociados, así como por el prestigio del cual goza el signo o su denominación entre el público”.

Sin embargo, la diferencia más importante con el derecho europeo en esta materia es que en la marca notoria solo se encuentra presente la vertiente de ius utendi, al estar consagrada únicamente como causa de no registro. En Chile no hay una norma que otorgue la facultad de ir en contra de un tercero infractor de una marca notoria tal como lo hace el art. 10, apartado 2, letra c) de la Directiva (UE) 2015/2436, que consagra el ius prohibendi de la marca renombrada.

En el caso concreto, en la misiva, el Manchester City indicó tener antecedentes suficientes para señalar que su marca es notoriamente conocida, lo que no sorprendería que fuera cierto en un país como Chile, donde el fútbol es un deporte tan popular. Pero si lo que se pretende es que Santiago City cese del uso del logo, la notoriedad de la marca de la que es titular Manchester City no es un factor relevante, al no haber en el Derecho chileno una acción que haga efectiva la protección reforzada de la marca notoria en una vertiente ius prohibendi.

Dicho lo anterior, si Manchester City solicita que se haga cese de uso de todos los productos y servicios que usen el logo de Santiago City, el fundamento no puede ser la fama y notoriedad de la marca. Solo quedaría ampararse en la amplitud de productos y servicios para los que fueron registradas las marcas, lo que nos abre el interrogante respecto a su uso efectivo.

En conformidad con el registro público del INAPI, las marcas de Manchester City fueron reivindicadas para un número tan amplio de productos y servicios, que excederían a los propios de un club deportivo que no compite en el territorio del registro. Al no haber una filial Manchester City en Chile, es muy probable que haya productos y servicios para los que las marcas no serán utilizadas, sobre todo las actividades deportivas y empresariales.

Dentro de la Unión Europea, la falta de uso tendría como consecuencia la caducidad total o parcial de la marca, en conformidad con el art. 16 de la Directiva (UE) 2015/2436, que regula el uso obligatorio de las marcas. Esta institución tiene como objetivo evitar la acumulación de marcas sin utilizar en los registros y las consecuencias negativas que esto trae para el mercado. La norma establece que, si en un plazo de 5 años, una marca no es utilizada, queda expuesta a perder su efectividad total o parcial en los productos y servicios registrados que no tengan uso efectivo, ya sea mediante declaración o excepción de caducidad.

En Chile, antes del 9 de mayo del 2022, no existía ninguna institución que se asemejara a la caducidad por falta de uso hasta la entrada en vigor de la Ley n.º 21.355 que Modifica La Ley n.º 19.039 de Propiedad Industrial. Esta norma viene a reformar algunos aspectos considerados urgentes en materia de propiedad industrial en Chile, entre ellos la incorporación del art. 27 bis A, que indica que “procederá a la declaración total o parcial de un registro de marca […] Si transcurrido cinco años desde la concesión del registro, la marca no hubiese sido objeto de un uso real y efectivo dentro del territorio nacional”, consagrándose de esta manera el uso obligatorio de las marcas.

En Chile las marcas tienen una duración de diez años renovables. Ante dicha reforma, no cabe duda de la obligación de usar aquellas marcas solicitadas con fecha posterior al 9 de mayo del 2022, al regirse íntegramente por el régimen vigente. Sin embargo, para las marcas concedidas con anterioridad a la reforma legal, el art. quinto transitorio de la ley n.º 21.355 establece que el plazo de cinco años para que el uso sea obligatorio, contará a partir de la primera renovación.

Los registros de las marcas mencionados conforme a la base de datos de INAPI, tienen vigencia hasta el año 2027 y en caso de ser renovados tal como lo establece el art. quinto transitorio, tendrán cinco años posterior a su renovación antes de que su uso sea obligatorio. Por lo que las marcas de Manchester City en Chile, recién el año 2032 estarán expuestas a caducidad total o parcial por falta de uso.

Una vez realizada la comparativa de la marca renombrada y uso obligatorio en ambos ordenamientos, podemos llegar a afirmar que ambas figuras jurídicas están intrínsecamente relacionadas con el ejercicio activo de la marca. Frente a la carencia de uso, la reacción del ordenamiento será una sanción de ineficacia. Por otro lado, si la marca es utilizada de manera intensa y efectiva, de tal manera que pueda generar un renombre en el público consumidor, puede ser beneficiada con una protección reforzada.

Es decir, ambas figuras jurídicas generan un sistema que sanciona y premia, con el objetivo de que las marcas vigentes se mantengan en uso efectivo. Es relevante mencionar que para que el sistema sea cerrado, ambas instituciones deben poder ser utilizadas en sus vertientes de ius utendi e ius prohibendi y de esta manera poder ejercer el derecho o alegar caducidad en cualquier instancia.

En la Unión Europea, en ambas figuras jurídicas están presentes las vertientes mencionadas, haciendo identificable la sistemática descrita. En cambio en Chile, al no existir una acción que persiga el uso infractor de marca notoria, no es posible configurar este sistema de forma cerrada. Con el cambio legal reciente hay una sanción ante la falta de uso, pero si se alcanza fama y notoriedad, un tercero puede aprovecharse y hacer uso de la marca en servicios y productos no relacionados sin que haya una acción marcaría para impedirlo, es decir, se aumenta la carga del titular de una marca sin una contraprestación que lo atenúe.

En conclusión, ante un eventual litigio, Manchester City se encuentra en una posición fuerte durante los siguientes diez años, ya que no estaría obligado a hacer uso de la marca por dicho periodo de tiempo, a la vez tiene un amplio registro de productos y servicios que lo ampara. Por otro lado, de lograr acreditar fama y notoriedad de su marca, solo podría utilizar la protección reforzada para oponerse a un registro posterior, pero no para perseguir el uso infractor en actividades no relacionadas.