Elementos filtrados por fecha: Abril 2024

(La autora es Contratada Doctora de Derecho Civil y miembro del equipo de dirección del CIPI)

En una entrada anterior dimos cuenta de la STS (Sala 1ª) núm. 1755/2023, de 19 de diciembre de 2023, en la que se resuelve un litigio en materia de cesión de derechos de propiedad intelectual entre Kukuxumusu y sus dibujantes. (1) No se trata de la primera sentencia en la que se reconoce la posibilidad de proteger por el derecho de autor un personaje. Con todo, el número de resoluciones dictadas en este sentido por nuestros tribunales es aún escaso y, en muchos supuestos, el razonamiento seguido en ellas deja mucho que desear.

Antes que el Tribunal Supremo, la Audiencia Provincial de Barcelona dictó varias sentencias en este sentido. La más célebre es la referida al personaje de Lara Croft (SAP de Barcelona de 28 de mayo de 2003). En esta resolución se declaró la infracción de los derechos de autor que la empresa titular ostenta sobre el personaje de Lara Croft, al entender que se cumplían los criterios para ser considerado una obra susceptible de protección autónoma. Esta resolución es ciertamente criticable, dado que no entra a identificar los parámetros tenidos en cuenta para concluir a favor de la protección.

Unos años antes, la misma Audiencia Provincial había declarado, en su sentencia de 10 de marzo de 2000, que los personajes de "Campanilla", “Peter Pan” y “Aladdin” eran creaciones originales de Walt Disney y gozaban de protección como obras. El tribunal encuentra una doble infracción en la actividad de las dos empresas demandadas por Walt Disney Company y Buena Vista Home Entertainment, consistente en la puesta a disposición del público en el mercado español de unos videos en cuyas carátulas se reproducían estos tres personajes.

Por un lado, considera que ha existido competencia desleal y, por otro, infracción de los derechos de explotación sobre los personajes. En primera instancia se había condenado a los demandados a la cesación de la comercialización de los vídeos en cuestión y a su retirada del mercado. La Audiencia Provincial condena, además, a la indemnización de los daños y perjuicios.

De acuerdo con la Audiencia Provincial: “El denunciado lanzamiento de la colección de vídeos que, con el título ‘Classic Animations’, reproduce personajes creados y adaptados por la actora a las respectivas versiones de dibujos animados y largometrajes, encuentra su encaje en la infracción del derecho de autor que protege la Ley de Propiedad Intelectual de 11 de noviembre de 1987, vigente al tiempo de acaecer la misma, cuyos artículos primero y décimo atribuyen al autor, por el solo hecho de su creación, la propiedad intelectual de su obra literaria, científica o artística, siempre que reúna el requisito de la originalidad.

No es, pues, en la esfera del derecho de autor, la circunstancia de la novedad la que le otorga a la obra creada el carácter digno de protección (como ocurre en la parcela de la propiedad industrial), sino la nota de originalidad de la misma que, únicamente, concurre cuando la forma elegida por el creador incorpora una especificidad tal que permite considerarla una realidad singular o diferente por la impresión que produce en el consumidor lo que, por un lado, ha de llevar a distinguirla de las análogas o parecidas y, por otro, le atribuye una cierta apariencia de peculiaridad.

Resulta notorio que los personajes de ‘Peter Pan’, ‘Aladdin’, ‘Alicia en el País de las Maravillas’ o los restantes protagonistas de las películas ‘20.000 leguas de viaje submarino’ o ‘La Isla del Tesoro’, fueron creaciones originales de Walter E. D. y su probada utilización y divulgación por parte de los demandados constituye una infracción digna de sanción”. La sentencia resulta criticable, al no dar cuenta del test de originalidad seguido para llegar a la conclusión de que los personajes debían ser considerados obras. Cosa que tampoco cumple el Tribunal Supremo en su resolución posterior, de 12 de junio de 2007, en la que se desestima el recurso de casación interpuesto por las dos empresas demandadas y se confirma el pronunciamiento de la Audiencia Provincial, con la única excepción de la condena a la indemnización de los daños morales.

Una tercera resolución de la Audiencia Provincial de Barcelona puede traerse a colación: la sentencia núm. 197/2017, de 4 de junio, referida al personaje Lua, creado por Dña. Mónica y D. Gonzalo, e inscrito en el Registro de la Propiedad Intelectual, junto con una serie de historietas protagonizadas por dicho personaje, con el título "Lua la lía". Para la inscripción del personaje de “Lua” en tanto que obra se aportó la descripción y la representación gráfica de varias hojas con el diseño del personaje en cuestión en diversas posturas.

Los autores celebraron un contrato con Triacom Audiovisual, S.L. para la producción de una serie audiovisual, con cesión en exclusiva de todos los derechos de explotación y el compromiso de Triacom de incluir en los títulos de crédito el nombre de Dña. Mónica como guionista y el de D. Gonzalo como ilustrador, tras la asunción por parte de estos de las tareas de guionista y diseñador de la serie audiovisual.

Los contratos dieron lugar a la producción audiovisual "La Lua i el món", emitida por TV3 en diversas temporadas. Pasado un tiempo, los autores demandan a Triacom Audiovisual, por no haberles ofrecido la participación preferente en las temporadas cuarta y quinta de "La Lua i el món", considerando infringidos tanto su derecho moral de paternidad como su derecho moral de integridad. Sostienen que se ha deformado el personaje de Lua, al incrementar su edad y modificar sus rasgos psicológicos.

En su sentencia de 8 de marzo de 2013, el Juzgado Mercantil número 2 de Barcelona declara infringido el derecho de paternidad de los autores de las obras "Lua la lía", por no incluir en los títulos de créditos de la cuarta y quinta temporada a los actores como autores de la obra original, acuerda la resolución de los contratos de cesión suscritos entre los demandantes y Triacom y condena a ésta a indemnizar los daños y perjuicios causados.

Por su parte, la Audiencia Provincial califica la obra audiovisual "La Lua i el món" de obra derivada tanto respecto de las historietas “Lua la lía” como respecto del personaje de “Lua”. Confirma la infracción del derecho moral de paternidad. Entiende que el derecho moral de integridad no se ha vulnerado. Téngase en cuenta que si se hubiera considerado que las temporadas cuarta y quinta de “Lua i el món” -es decir, las temporadas litigiosas- son obra derivada de las temporadas una a tres de “Lua i el món” no habría existido condena por infracción de los derechos de explotación, pues éstos corresponden a Triacom.

Sin embargo, la Audiencia Provincial entendió que las obras originarias cuyos derechos de transformación son empleados para crear “Lua i el món” son las historietas “Lua la lía” y el personaje “Lua”.

También podemos traer a colación la sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª) de 19 de abril de 2007, referida al gato Pumby, que llegó a alcanzar un gran éxito entre el público infantil español. El dibujante D. Enrique creó un personaje de ficción, al que llamó “Pumby”, cuyas historietas empezaron a publicarse en 1952 en revistas de la sociedad Editora Valenciana.

En 1994, Carton Producción, S.L. acuerda con D. Enrique la cesión de los derechos de explotación del dibujo del gato Pumby para una serie de dibujos animados. Es en ese momento cuando cedente y cesionario descubren que un tercero, D. Jesús María, había solicitado y registrado una serie de marcas relativas al gato Pumby, que después cedió a Reseaching and artistic Creations, S.L.

Por ello, D. Enrique y Carton Producción, S.L. interponen demanda contra D. Jesús María y Reseaching and artistic Creations, S.L., en la que se solicita que se declare que D. Enrique es autor del personaje "Pumby" –considerando al personaje animado obra en cualquiera de las posiciones posibles–, y de que ambos codemandantes ostentan los derechos de explotación sobre la obra del gato "Pumby" en todas sus modalidades, así como que se declaren infringidos estos derechos por los codemandados.

En paralelo, se ejercita acción reivindicatoria respecto de diversas solicitudes y registros de marca de los demandados, y subsidiariamente la nulidad de los mismos. La sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 16 de Valencia de 13 de abril de 1999 estima la demanda y declara que D. Enrique era el autor del personaje, declara infringidos los derechos de explotación sobre el personaje y nulas las marcas infractoras y condena a la retirada del mercado de los productos, embalajes, envoltorios y material publicitario comercializado por los demandados, así como a la correspondiente indemnización de daños y perjuicios. Tanto la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia (Sección Novena) de 23 de febrero de 2000 como la sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª) de 19 de abril de 2007 confirman este pronunciamiento.

El último caso de la jurisprudencia española en el que se reconoce la posibilidad de proteger los personajes lo encontramos en la sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª) núm. 1755/2023, 19 de diciembre 2023, así como la sentencia recurrida -y confirmada por el TS-, esto es, la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra núm. 509/2019, de 15 de octubre, que parten de la base de diferenciar los dibujos, como objeto de la cesión de derechos por parte de los autores demandados, de los propios personajes individualizables que se contienen en dichos dibujos, siendo que los derechos de explotación sobre los personajes siguen perteneciendo a sus autores, al no haber sido objeto de cesión a la compañía demandante.

Ambas sentencias son también criticables, porque no realizan un análisis detallado de las concretas características que convierten a los personajes Mr. Tetis, Ms. Tetis, Beelorzia y Comparsa, del Universo Kukuxumusu, en obras susceptibles de una protección independiente a la que ya tienen los dibujos creados por los dibujantes demandados, en los que se plasman diferentes escenas en las que aparecen estos personajes con gestos, posturas y vestimenta humanos. El cumplimiento de las exigencias de tutela, sencillamente, se da por hecho. Sobre esta última resolución nos remitimos a nuestra entrada anterior de este blog.

(1) Entrada que puede leerse aquí: EL TRIBUNAL SUPREMO Y LA PROTECCIÓN DE LOS PERSONAJES DE "KUKUXUMUSU" (cipi.es)

(La autora es estudiante de la XVIII edición del Máster de Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías)

Mickey Mouse se ha convertido en la esencia del mundo Disney. La empresa estadounidense titular de los derechos sobre este célebre dibujo animado —The Walt Disney Company— generó en 2023 un beneficio neto de aproximadamente 2.5 millones de dólares. En esta cifra se incluyen las ganancias derivadas de la producción de películas de animación, así como de los parques temáticos y, por supuesto, de la explotación de productos de merchandising. Todo ello convierte a Mickey en uno de los activos intangibles más rentables de la animación audiovisual; de ahí que su protección por el derecho de autor y la propiedad industrial sea una cuestión tan relevante.

La primera aparición de este dibujo conocido por todos fue hace casi un siglo, el 18 de noviembre de 1928, con el estreno del famoso corto Steamboat Willie en el Broadway Theatre de Nueva York. Una de las noticias de este año 2024 ha sido la caída al dominio público del mencionado corto, lo que ha generado una serie de dudas alrededor del futuro uso de la figura de Mickey Mouse. 

1. DERECHOS DE AUTOR

En el hipotético caso de que este asunto se rigiese por la ley española, cabría aplicar el concepto de “obra audiovisual” del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia («LPI» en adelante). Siguiendo con este ejercicio, se entiende por “obra audiovisual” aquella que está expresada mediante imágenes asociadas (con o sin sonorización), y que está destinada esencialmente a ser reproducida a través de aparatos de proyección, o cualquier otro medio de comunicación pública de la imagen y sonido (art. 86 LPI). De hecho, el corto de Steamboat Willie es uno de los primeros de la historia con sincronización completa de sonido.

En España las obras audiovisuales cuentan con un régimen de autoría en colaboración, de tal forma que se consideran coautores de la misma al director, al guionista y al compositor de la banda sonora (art. 87 LPI, que, a su vez, se remite al art. 7 LPI). Asimismo, nuestra legislación impone una regla específica sobre la duración de la protección para este tipo de obras. En concreto, los derechos de autor sobre las obras audiovisuales se prolongan durante toda la vida de los coautores y 70 años desde el fallecimiento del último de todos ellos (art. 28.1 LPI).

En vista de lo anterior, ¿cómo es posible que una obra divulgada en 1928 haya gozado de una protección por derechos de autor de casi un siglo? Pues bien, este considerable aumento en el plazo de protección se debe a una serie de circunstancias que han envuelto la figura de Mickey Mouse a lo largo de su historia, motivadas fundamentalmente por su interés económico.

A diferencia de nuestra legislación, la normativa americana prevé una forma distinta de atribuir los derechos sobre la obra audiovisual, en virtud de la cual, no se trata de una obra en colaboración, sino de una obra colectiva (work made by hire), por lo que los derechos de autor corresponden en exclusiva al productor de la obra (Copyright Law, título 17 del Código estadounidense, capítulo 1, sección 101).

En la fecha de estreno del corto ya se había aprobado el Convenio de Berna. Sin embargo, EE.UU. no se adhirió a él hasta 1988. Por esta razón, era de aplicación el plazo de protección de la normativa estadounidense vigente en ese momento: la Copyright Act de 1909. Su sección 23 regulaba un período de protección inicial de 28 años desde la primera divulgación de la obra.

Adicionalmente, se contemplaba la posibilidad de aumentar el plazo en otros 28 años previa solicitud del titular en el año anterior a la expiración del plazo, pudiendo obtener un total de 56 años de protección. Así, Disney —la compañía productora titular de los derechos sobre el corto— hizo uso de esta posibilidad, por lo que, siguiendo esta lógica, el corto debería haber caído en el dominio público en 1984.

Sin embargo, en 1976, cuando el corto aún estaba protegido, se modificó la normativa estadounidense mediante la aprobación de la Copyright Act de 1976, cuya sección 302 amplió el plazo de protección por derechos de autor a 75 años desde la primera divulgación de la obra, lo que permitía que los derechos del corto continuaran vigentes hasta 2004.

Finalmente, fue muy relevante la iniciativa legislativa del famoso cantautor y músico Sonny Bonno, dado que su implicación política en el Congreso de los EE.UU. culminó con la aprobación de la Copyright Extension Act de 1998. El contenido principal de la ley fue una segunda ampliación del plazo en otros 20 años adicionales, pudiendo alcanzarse los 95 años de protección.

Desde que EE.UU. firmó el Convenio de Berna en 1988, se desarrolló una fuerte presión por parte de los titulares de derechos para conseguir un aumento en el plazo de protección, y así poder igualarlo al que existía en Europa. Dentro de estos grupos de presión se encontraba la empresa Disney. De hecho, la norma aprobada pasó a ser comúnmente conocida como la «Mickey Mouse Act», lo que evidencia la influencia que tuvo Disney en su aprobación.

Como consecuencia de todo lo anterior, el corto Steamboat Willie fue una de las obras beneficiadas en la ampliación del plazo, por lo que su caída al dominio público se ha producido este 2024. Ante esta nueva situación surge la pregunta clave: ¿qué tipo de uso se podrá hacer de la figura de Mickey Mouse a partir de ahora?

Lo fundamental es comprender que lo que ha caído en el dominio público en todo el mundo es exclusivamente el corto de Steamboat Willie, lo que implica que podrá hacerse cualquier uso del mismo, en principio incluyendo también su transformación para crear obras derivadas. Así, es posible extraer del corto elementos concretos, por ejemplo el personaje de Mickey, en la forma en la que aparecen en el corto para ubicarlos en otras obras audiovisuales o de cualquier tipo.

De hecho, próximamente se estrenará una película de terror basada en Steamboat Willie, donde Mickey se transforma en un dibujo asesino (Mickey’s Mouse Trap). Es evidente que los productores de la película se han asesorado legalmente antes de decidir invertir en la creación de la película, de ahí que no sea casualidad que la fecha de estreno sea en este año 2024, cuando el corto ha quedado completamente liberado.

No obstante, hay que tener en cuenta que el resto de películas de Mickey Mouse siguen estando protegidas y aún no han caído en el dominio público, por lo que su uso estaría condicionado a la obtención de la correspondiente autorización por parte de Disney (como por ejemplo, y entre otras muchas, la película Fantasía de 1940 o Los Tres Mosqueteros de 2004).

2. PROPIEDAD INDUSTRIAL

Una de las estrategias que han llevado a cabo las grandes corporaciones para intentar extender la protección sobre sus obras (especialmente en el mundo de los dibujos animados, véase el caso de Winnie the Pooh), ha sido la de registrarlos como marca y, para productos de merchandising, como diseños industriales. Así, si buscamos en la base de datos TM view las marcas registradas por Disney con la denominación «Mickey Mouse», obtenemos un total de 380 signos distintivos vigentes en todo el mundo.  Ahora bien, ¿es posible suplir el régimen limitado de protección de los derechos de autor de forma indefinida con derechos sobre signos distintivos?

Recordemos que la función principal de las marcas es la de distinguir el origen empresarial de los productos y/o servicios que se encuentran en el mercado. Esto significa que cuando el consumidor ve el signo en relación con la prestación concreta, lo identifica como una marca y confía en que todas las prestaciones de esa clase que encuentre en el mercado con ese signo tendrán el mismo origen empresarial.

El derecho de exclusiva en que la marca consiste tiene una vertiente positiva (ius utendi o derecho de uso) y otra negativa (ius prohibendi o derecho a prohibir). En consecuencia, las 380 marcas registradas por parte de The Walt Disney Company en torno a la figura de Mickey Mouse, le permiten impedir que terceros puedan hacer determinados usos de las mismas en el tráfico económico.

No obstante, existen límites que permiten utilizar la marca sin suponer una infracción. Así, serán lícitos los usos de la figura de Mickey Mouse en la forma que toma el dibujo en el corto Steamboat Willie cuando no identifiquen al característico ratón con determinados productos y/o servicios en el tráfico económico. Igualmente, estarán permitidos los usos paródicos de la marca, lo que se correspondería con los memes, stickers y GIF que invaden Internet.

No existe en la legislación actual para el titular de los derechos de autor sobre la obra, ninguna prohibición expresa de registro como marca de los personajes que hayan caído en el dominio público. De hecho, son múltiples los casos en los que se ha buscado blindar la protección de obras literarias o audiovisuales de dibujos animados por motivos fundamentalmente económicos (véase casos como los de Sherlock Holmes o El Principito).

A este respecto, cabe mencionar la reforma que se produjo en España en 2019 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas («LM» en lo sucesivo), a raíz de la aprobación de la Directiva (UE) 2015/2436, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015. Entre otras cuestiones, se amplió el alcance de la prohibición absoluta del artículo 7 del Reglamento (UE) 2017/1001, del 14 de junio de 2017 sobre la marca de la UE («RMUE» en adelante). A raíz de esta reforma también se modificó la causa de nulidad absoluta de marca a que la misma estuviera constituida exclusivamente por la forma u otra característica que dé un valor sustancial al producto (art. 7.1.e) RMUE y art. 5.1.e) LM).

En este sentido, cabe preguntarse si podrían anularse las marcas que tiene registradas Disney que consisten en la figura de Mickey Mouse, en base a esta nueva definición de la prohibición absoluta. Más concretamente, si insertar el ratón en el producto, o que el roedor sea una de sus características principales, le aporta un valor sustancial. Hay que recordar que, en la versión anterior, la prohibición se refería exclusivamente a la «forma que afectara al valor intrínseco del producto» (art 7.1.e) del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, «RMUE 2009» en lo sucesivo). La reforma de 2015 añadió «u otra característica», lo que deberá irse perfilando, dado que supone una ampliación de esta prohibición.

En este sentido la sentencia del TJUE del 14 de marzo de 2019, C-21/18, más conocida como caso MANHATTAN, dio algo de luz al respecto:

1.- De un lado, sentó la no retroactividad de la nueva prohibición de 2015. Ello quiere decir que será de aplicación la prohibición de 2009 a todas las marcas registradas con anterioridad a la modificación de 2015.

2.- De otro lado, afirmó que un signo que consiste en diseños bidimensionales decorativos no se confunde con la forma del producto cuando ese signo está colocado sobre productos, como una tela o un papel, cuya forma se distingue de dichos diseños decorativos. Por ello, una tela decorada con dibujos bidimensionales no es la forma de un producto.

Asimismo, el TJUE ya había afirmado que la aplicación  de un determinado color en un lugar específico de un producto, no implica que el producto esté constituido por una forma concreta (véase STJUE de 12 de junio de 2018, Louboutin y Christian Louboutin, C-163/16).

En consecuencia, teniendo en cuenta el caso MANHATTAN, y dado que todos los registros de marcas figurativas con los que cuenta Disney en relación con Mickey Mouse son anteriores a 2015, les sería de aplicación la prohibición contemplada en el RMUE de 2009.

Por tanto, sólo podrían anularse las marcas donde el ratón de Disney cumpla dos condiciones cumulativas: en primer lugar, que consista en el propio producto y, en segundo lugar, que esa circunstancia afecte a su valor intrínseco, es decir, que sea precisamente la forma de ese producto la que desencadene la decisión de compra del consumidor. Desde esta perspectiva quedarían fuera de la potencial nulidad todas las marcas del ratón que no se constituyan en la forma del propio producto, aunque se inserten en el mismo.

Dicho lo anterior, y dado que la nueva prohibición absoluta agranda el supuesto, cabe plantearse si las marcas figurativas cuyos derechos de autor han pasado al dominio público solicitadas con posterioridad a 2015, podrían ser atacadas si se insertaran en el producto como una característica. El TJUE aún no se ha pronunciado sobre la interpretación del concepto «característica» en relación con esta prohibición, por lo que habrá que esperar a que se plantee algún caso al respecto para poder dilucidar esta cuestión.

(La autora es Contratada Doctora de Derecho Civil y miembro del equipo de dirección del CIPI)

La STS (Sala 1ª) núm. 1755/2023, de 19 de diciembre de 2023, resuelve un litigio en materia de cesión de derechos de propiedad intelectual entre una conocida empresa comercializadora de camisetas, material de papelería y productos similares -Kukuxumusu- y varios de los autores de los dibujos empleados en dichos productos. El litigio tiene su origen en las dudas planteadas por el clausulado de los contratos de cesión de derechos patrimoniales firmados entre Kukuxumusu y sus dibujantes.

Los hechos del caso son los siguientes. Entre 1994 y 2015 los codemandados concertaron diversos contratos de cesión de los derechos de explotación de más de 3000 dibujos realizados por ellos de los personajes del denominado “Universo Kukuxumusu”. De entre ellos, Íñigo es el creador de los personajes Mr. Tetis, Ms. Tetis, Beelorzia y Comparsa. La entidad cesionaria era la persona jurídica Kukuxumusu, demandante en este litigio.

En 2016, Íñigo comenzó una iniciativa empresarial propia -proyecto Katiku Saguyaki-, junto con el resto de los dibujantes codemandados. En dicha iniciativa empresarial hacían uso de dibujos cuyos derechos de propiedad intelectual habían sido cedidos a Kukuxumusu, comercializando productos que incorporaban esos dibujos a través de una página web que era titularidad de la sociedad codemandada, Hombre de Paja, S.L., y en redes sociales.

Kukuxumusu interpuso una demanda por violación de los derechos de propiedad intelectual que le habían sido cedidos, en la que solicitaba, además de la declaración de infracción, la condena de los demandados a cesar en los actos infractores, a remover los efectos de la infracción, mediante la retirada del mercado de los productos infractores, y a indemnizar los daños ocasionados con la infracción.

La demanda fue estimada por el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Pamplona, que dicta sentencia en la que se declaraba la infracción de los derechos de propiedad intelectual de los que es titular Kukuxumusu y condenaba a i) cesar en y abstenerse de iniciar la reproducción de los dibujos “cualquiera que fuere la escena, situación o peripecia en que estos dibujos puedan aparecer representados”, su distribución, su comunicación al público en la página web y perfiles en redes sociales de Katiku Saguyaki y la transformación “en particular mediante su adaptación o recreación en cualquier nueva escena, situación o peripecia en la que pudieran ser colocados”; ii) retirar del mercado todos los productos en los que se hayan incorporado estos dibujos, incluidos folletos publicitarios y similares; iii) indemnizar a Kukuxumusu los daños y perjuicios ocasionados, en el importe correspondiente al precio que deberían haber satisfecho los demandados por la obtención de la autorización que les hubiera permitido explotar lícitamente los dibujos -royalty hipotético que se cuantifica en un 21% sobre las ventas netas de productos infractores-.

Los dibujantes demandados interpusieron recurso de apelación, con el que impugnaban la amplitud de la condena a la cesación de la infracción de derechos. Consideraban que se había producido una errónea valoración de los contratos de cesión de derechos celebrados, dado que el fallo de la sentencia impide a los dibujantes seguir utilizando en sus obras de ilustración los icónicos personajes incluidos en los dibujos objeto de cesión.

Los recurrentes inciden en que ha de partirse de la base no discutida de que las obras objeto de cesión fueron concretos dibujos realizados por ellos, y no los personajes representados en esos dibujos, cuyos derechos siguen perteneciendo a los autores. Por ello, sostienen que si los autores utilizan los personajes en nuevos dibujos que no reproducen de forma mimética o idéntica los que fueron objeto de cesión no se puede hablar de infracción.

El recurso fue estimado parcialmente por la Audiencia Provincial de Navarra, en el sentido de suprimir del fallo de la sentencia de primera instancia, la mención “cualquiera que fuere la escena, situación o peripecia en que estos dibujos puedan aparecer representados”, en relación con la infracción del derecho de reproducción, y, respecto de la declaración de infracción del derecho de transformación, se suprime la mención “en particular mediante su adaptación o recreación en cualquier nueva escena, situación o peripecia en la que pudieran ser colocados”.

Kukuxumusu interpuso recurso de casación, por entender que la sentencia recurrida vacía de contenido el derecho de transformación sobre los dibujos, que le había sido cedido en diversos contratos. El recurso de casación es desestimado.

La sentencia del TS es un recordatorio de la obligación del juzgador de instancia a analizar el detalle del alcance de la cesión realizada para poder identificar correctamente los términos de la condena a cesar los actos infractores realizados por autores cedentes. El Tribunal Supremo parte de la consideración no discutida de que el objeto de las cesiones de derechos de explotación eran los dibujos concretos, y no los personajes, y del dato de que no se discute la infracción de los derechos cedidos, sino solamente los efectos derivados de la declaración de infracción y, en concreto, la extensión de la condena a la cesación.

En opinión del Tribunal Supremo, la cesión del derecho de reproducción no se puede entender referida a otros posibles dibujos de esos mismos personajes, salvo que supongan un plagio de los anteriores. No cabe prohibir a los autores volver a dibujar a sus personajes en escenas distintas de las que aparecen en los dibujos cedidos y cuando el resultado del dibujo sea realmente distinto. Por su parte, la cesión del derecho de transformación solamente puede hacerse de una concreta obra y para un determinado acto transformativo. No cabe una cesión abstracta o global del derecho de transformación.

Del análisis de los contratos de cesión celebrados se infiere que la cesión del derecho de transformación realizada se ciñe únicamente a la animación de los dibujos y a su adaptación a formatos audiovisuales. El resto de usos transformativos queda en manos de los autores cedentes. Por ello, la condena a la cesación en los actos de transformación solamente se debe circunscribir a esa concreta actividad transformadora: la animación y adaptación a obras audiovisuales de los dibujos objeto de cesión.

El argumento principal seguido por el Tribunal Supremo en la sentencia que se comenta es el de que no cabe, en nuestro ordenamiento jurídico, una cesión del derecho de transformación de forma tan indeterminada como la prevista en los contratos celebrados entre 1994 y 2007 entre Kukuxumusu y los dibujantes demandados. Se trataba de una cesión de la totalidad de derechos de explotación, con carácter exclusivo, para todo el mundo y por todo el plazo de duración.

El tenor de la cláusula en la que se determina el objeto de cesión de estos contratos es el siguiente: “(El autor) VENDE a la compañía KUKUXUMUSU, que COMPRA y ADQUIERE los derechos de explotación, tal y como están definidos en la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual de la totalidad de los Expedientes de Propiedad Intelectual relacionados en el expositivo primero de este documento, libres de cargas y gravámenes, no sujeta a traba ni limitación alguna”.

En relación con esta cláusula, el Tribunal Supremo afirma: “no cabe una cesión de este derecho de forma tan indeterminada. La cesión del derecho a transformar una determinada obra debería hacerse para un determinado acto transformativo. Por lo tanto, propiamente, no cabría hablar en esos casos de una cesión del derecho de transformación a esas obras”, para luego concluir: “[p]ero como en este caso no se ha discutido, esta apreciación tan sólo es tenida en cuenta respecto del límite de la condena a la cesación de los actos infractores en relación con la transformación”.

Por su parte, en los contratos celebrados a partir de 2007, se emplea el siguiente tenor: se ceden “los derechos necesarios para la transformación, animación y adaptación de los Dibujos y la utilización de los mismos en obras audiovisuales de cualquier tipo como, a título enunciativo, piezas de animación, series de animación para televisión o para otros medios, largometrajes, anuncios publicitarios, juegos de ordenador, juegos de internet y juegos para móviles”.

Sobre estos acuerdos, el Tribunal Supremo afirma: “Los contratos sujetos al segundo modelo son más explícitos en cuanto a la extensión de los derechos de explotación cedidos y contienen una mención expresa a la transformación” (…) “como tampoco se ha discutido en estos casos la validez de la cesión del derecho de transformación, y en concreto si en este caso era lo suficientemente precisa, hemos de partir de su validez, sin perjuicio de ceñir la cesión del derecho de transformación a la animación de los dibujos y a su adaptación a obras audiovisuales. De este modo, los derechos de transformación cedidos respecto de esos dibujos se ciñen a su animación y adaptación a obras audiovisuales, y la condena a la cesación en los actos de transformación de aquellas obras objeto de cesión (dibujos) se debe circunscribir a esta concreta actividad transformadora: la animación y adaptación a obras audiovisuales de los dibujos objeto de cesión”.

En el apartado cuarto del FJ II de la sentencia comentada, el TS afirma, respecto de la cesión del derecho de reproducción a Kukuxumusu: “se refiere a cada uno de los dibujos que hayan sido objeto de cesión, pero no a otros posibles dibujos de esos mismos personajes, siempre y cuando sean lo suficientemente distintos como para no poder ser considerados un plagio de alguno de los dibujos cedidos”. Tras ello, se indica: “no cabe con carácter general prohibir a los demandados que vuelvan a dibujar a esos personajes en escenas, situaciones o peripecias distintas de las que aparecen en los dibujos cedidos, siempre y cuando el resultado del dibujo sea realmente distinto y no pueda calificarse de plagio de acuerdo con la jurisprudencia”.

Esta sentencia nos parece relevante por varios motivos. El primero de ellos: nos permite analizar la diferencia entre la protección de un concreto dibujo, por un lado, y la protección de un personaje, por otro. No cualquier dibujo, por el hecho de estar protegido por el derecho de autor y por elevado que sea el grado de originalidad que tenga, merece per se una tutela extra, del concreto personaje plasmado en él.

Para que un personaje como tal esté protegido por el derecho de autor ha de tener unas características propias, personales o exclusivas, por así decirlo, que permitan hablar de la existencia de un personaje, cosa que puede suceder cuando éste se plasma no en un dibujo solamente, sino en una serie de ellos, que escenifiquen diferentes entornos o situaciones del personaje y conformen, de alguna manera, el contexto o leitmotiv de éste.

Sobre este punto, la sentencia que se comenta dicta: “Las obras de propiedad intelectual cedidas a la demandante por sus autores, Íñigo y el resto de los dibujantes demandados, son dibujos. Unos dibujos que representan animales con gestos, posturas y vestimenta humanos, que les dotan de personalidad. La Audiencia ha distinguido entre los dibujos y los personajes (determinados animales caracterizados como personas) objeto de los dibujos.

Cada uno de estos personajes (Mr. Tetis, Ms. Tetis, Beelorzia, Comparsa…) es objeto de diversos dibujos. La sentencia de apelación parte de una consideración no discutida: el objeto de las cesiones de los derechos económicos de propiedad intelectual eran los dibujos, no los personajes” (apartado segundo del FJ II).

Además, la sentencia que se comenta sirve para abrir boca sobre un segundo tema objeto de estudio: el alcance de la cesión de derechos patrimoniales que el autor de un dibujo en el que se emplea un concreto personaje por él creado puede tener. La cesión del derecho de reproducción, realizada de forma amplia e, incluso, la pactada con carácter exclusivo, no impide al autor cedente realizar otros posibles dibujos de esos mismos personajes, siempre y cuando sean lo suficientemente distintos como para no ser considerados un plagio de alguno de los dibujos cuyo derecho de reproducción se cedió.

Por su parte, la cesión del derecho de transformación, incluso aquella pactada con carácter exclusivo, no puede ser indeterminada en cuanto a su alcance, sino que debe identificarse el concreto acto transformativo permitido por el cedente. De ahí que la condena a la cesación en los actos de transformación de las obras objeto de cesión se deba circunscribir a la concreta actividad transformadora identificada en el contrato de cesión. La condena por infracción del derecho de transformación no puede impedir, por el contrario, que el autor cedente lleve a cabo otros actos de transformación distintos del ámbito de aplicación concreto de la cesión realizada.

Seguidamente nos detendremos en el primero de estos extremos: la posible tutela de los personajes por el derecho de autor. No estudiaremos, sin embargo, la posibilidad acumulativa de proteger los personajes como signos distintivos por el derecho de marcas.

Una primera idea que debe apuntarse es la de que los personajes de ficción, en sí mismos, no son per se entidades protegidas por el derecho de autor. La razón no es que no estén enunciados expresamente en el art. 10 de la Ley de Propiedad Intelectual -que, sabemos, tiene un mero carácter ilustrativo, de numerus apertus-, sino la aplicación de la regla general aplicable a cualquier obra: ha de analizarse en cada caso, esto es, en cada personaje, el cumplimiento efectivo de las exigencias para su tutela por el derecho de autor.

Por tanto, habrá de estudiarse si se trata de un objeto con características identificables -si el personaje se encuentra expresado con suficiente precisión y objetividad, de manera que pueda ser identificado-, si goza de originalidad suficiente para ello y ha sido creada por un ser humano -es decir, si se cumplen los requisitos de expresión, originalidad y autoría humana-.

Todo ello nos permite hacer hincapié en un segundo punto: la idea de un personaje con unas determinadas características físicas y psicológicas (por ejemplo, un ciudadano medio que por las noches se convierte en un superhéroe) no puede quedar protegida por el derecho de autor, pues se engloba en la categoría de meras ideas, que, por definición, no están protegidas por el monopolio que otorgan los derechos de propiedad intelectual. Por tanto, no cualquier personaje de ficción presente en cualquier obra literaria o en cualquier obra gráfica va a quedar tutelado por el derecho de autor. La regla general es la contraria: lo protegido es el conjunto de la obra, en caso de ser original, pero no cada personaje en sí, de forma separada.

Por tanto, la suma del aspecto visual y los rasgos de la personalidad con los que se representan, de modo concreto, a ese personaje, sí pueden ser susceptibles de tutela, cuando se hayan expresado suficientemente, de manera original y hayan sido creados por un ser humano. Para que surja el derecho de autor debe existir una expresión de esas ideas en las que se basa el personaje y, por ello, los rasgos y la idiosincrasia del personaje deben haberse plasmado de manera precisa, identificable, en varias exteriorizaciones o representaciones, pudiendo deducirse de todas ellas esos rasgos comunes.

Debemos estar ante personajes desarrollados de forma tan amplia y con tal nivel de detalle que logran adquirir, de algún modo, identidad propia, independiente de la propia obra en la que aparecen representados. Sólo entonces podremos hablar de la protección de un personaje como tutela autónoma, propia, que trasciende y se suma a la propia protección específica que cada una de esas representaciones -cada uno de esos dibujos, cada una de esas películas, etc. en las que se plasman los rasgos del personaje- pueda tener.

Téngase en cuenta la mayor dificultad a la hora de concluir que el uso transformativo realizado de un personaje constituye una infracción, toda vez que el mero empleo de alguno de sus rasgos -a modo de ejemplo, una capa de superhéroe o el poder de volar-, y no así del conjunto completo de todas sus características, será libre, al no formar parte del monopolio de tutela que ofrece el derecho de autor.

Es más, podemos encontrarnos ante obras diferentes, con una protección autónoma, que no serán consideradas obras derivadas -ni, por tanto, infractoras del derecho de autor sobre la primera- si emplean únicamente las ideas en las que se basa el personaje, pero no aquellos rasgos de su expresión que permiten hablar de un uso de la originalidad de la primera obra.

(La autora es Contratada Doctora de Derecho Civil de la UAM y miembro del equipo de dirección del CIPI)

Recientemente publicábamos una reseña de la “Copyright Registration Guidance: Works Containing Material Generated by Artificial Intelligence” (1) (2). Como indicamos en esa entrada, la Copyright Office estadounidense ha optado en la Copyright Registration Guidance -en adelante, la Guía- por seguir un principio humanista en materia de propiedad intelectual, denegando el registro de toda obra en cuyo proceso creativo se hubiera empleado una herramienta de inteligencia artificial sin una intervención humana relevante, esto es, sin autoría humana. En la presente entrada estudiamos la respuesta dada por la Copyright Office en un caso reciente, de diciembre de 2023, posterior, por tanto, a la publicación de la Guía -que, recordemos, se produjo en marzo de 2023-. Ello con el objetivo de dar cuenta de la aplicación que esta institución ha hecho de la Guía en un caso real. Hablamos del asunto “SURYAST” (3).

El caso surge a raíz de la solicitud de registro de la imagen en dos dimensiones titulada “SURYAST”, creada con la herramienta de inteligencia artificial RAGHAV, en base a una fotografía tomada por el solicitante de registro, el Sr. Sahni, transformada al estilo del célebre cuadro de Van Gogh “La noche estrellada” (4). Téngase en cuenta que el objeto de la solicitud de registro no es la fotografía originaria, tomada por el Sr. Sahni, sino la adaptación de ésta al estilo de Van Gogh, para la que se empleó la herramienta de inteligencia artificial (5).

En su resolución de 11 de diciembre de 2023, el Review Board de la Copyright Office estadounidense confirma su decisión inicial sobre denegación de registro, al entender que no ha existido suficiente autoría humana. La relevancia de esta decisión se explica no sólo por la aplicación de la citada Guía de la Copyright Office de 2023, sino también por citar en ella la sentencia emitida por la District Court of Columbia de 18 de agosto de 2023 en el célebre caso Thaler v. Perlmutter (6), referido a una obra creada por la herramienta de inteligencia artificial manejada por el Sr. Steven Thaler (7). 

Los hechos del caso son los siguientes. El 1 de diciembre de 2021, Ankit Sahni presentó una solicitud de registro, enumerando en ella a dos autores: él mismo, como autor de “fotografía, obra de arte en dos dimensiones”, y la “Aplicación de pintura de inteligencia artificial RAGHAV”, como autora de “obra de arte en dos dimensiones”, a la vez que se identificaba a sí mismo como único reclamante de los derechos de autor. La Copyright Office le solicitó información adicional sobre el uso de la herramienta de inteligencia artificial RAGHAV en el proceso de creación de la obra.

Como respuesta, el Sr. Sahni explica que generó la obra tomando una fotografía original de su autoría, introduciendo esa fotografía en el software RAGHAV y, tras ello, introduciendo una reproducción del cuadro “La noche estrellada” de Vincent van Gogh en RAGHAV, como entrada de “estilo” a ser aplicado sobre su fotografía originaria. Dicha herramienta de inteligencia artificial permite al usuario elegir un valor variable que determina la cantidad o fuerza de la transferencia de estilo a la imagen inicial (8). Aspecto que completó el Sr. Sahni para que el software pudiera generar la imagen cuyo registro se solicita.

Esta herramienta de inteligencia artificial genera una imagen con el mismo “contenido” que una imagen base, pero con el “estilo” de una imagen elegida por el usuario -en este caso, el cuadro de Van Gogh-. El Sr. Sahni no afirma haber modificado dicha imagen después de su generación por la herramienta de inteligencia artificial. El Sr. Sahni explicó, además, que nombró a la herramienta RAGHAV como coautora en la solicitud de registro porque su “contribución es distinta, dispar e independiente” de su contribución a la obra.

Tras estudiar la descripción llevada a cabo por el solicitante, la Copyright Office denegó el registro por carecer “de la autoría humana necesaria para respaldar una reclamación de derechos de autor”, ya que la pretendida aportación humana creativa “no puede distinguirse ni separarse del trabajo final producido por la herramienta de inteligencia artificial”.

La Copyright Office parte de la conclusión a la que se había llegado recientemente en la citada sentencia del caso Thaler v. Perlmutter: la referencia a las “obras de autoría” que se contiene en el artículo 102(a) de la Copyright Act estadounidense requiere la creación humana de la obra como requisito fundamental para el nacimiento del derecho de autor. Se exige un autor “ser humano” que tenga “capacidad para realizar labores intelectuales, creativas o artísticas” (9).

Seguidamente, la Copyright Office hace referencia a la Guía de 2023, indicando que el quid de la cuestión está en analizar si “la 'obra' es básicamente de autoría humana, siendo la computadora [u otro dispositivo] simplemente un instrumento de asistencia, o si, por el contrario, los elementos de autoría de la obra (expresión literaria, artística o musical o elementos de selección, arreglo, etc.), en realidad, fueron concebidos y ejecutados no por un hombre sino por una máquina”.

Nótese que la Copyright Office realiza un análisis de si la adaptación de la fotografía se trata de una obra derivada que cumpla -dicha adaptación, y no la fotografía inicial- con los requisitos legales para la protección -autoría humana y originalidad-. El estudio no versa, por tanto, sobre la obra prexistente, que puede quedar incorporada a la obra derivada, sino sobre la obra derivada, esto es, sobre la modificación llevada a cabo en la fotografía originaria empleando para ello el Sr. Sahni la herramienta de inteligencia artificial RAGHAV.

De acuerdo con la Copyright Office, dado que Sr. Sahni solo proporcionó tres entradas a RAGHAV -una imagen base, una imagen de estilo y un valor variable que determina la cantidad de transferencia de estilo-, fue la aplicación RAGHAV, y no el Sr. Sahni, la responsable de determinar cómo interpolar las imágenes base y de estilo de acuerdo con el valor de transferencia de estilo, decidiendo dónde se colocarían el sol, las nubes y el edificio y qué colores tendrían.

De acuerdo con la Copyright Office, a la luz de la descripción ofrecida por el Sr. Sahni en su solicitud de registro, el modelo de inteligencia artificial RAGHAV “predice estilizaciones de pinturas y texturas nunca antes observadas”, y esa función predictiva está ligada a “la proximidad de la imagen de estilo a los estilos entrenados por el modelo”.

Tomando en consideración todo ello, la Copyright Office concluye que el hecho de seleccionar un solo número para un filtro de estilo a implementar por un software es un tipo de autoría de minimis no protegida por derechos de autor y el hecho de elegir el estilo con el que se va a modificar la fotografía originaria es una acción que entra dentro del campo de las ideas o los conceptos reflejados en una obra y que, por tanto, no merece protección por el copyright, ni puede ser objeto de registro (10).

Desde el CIPI estaremos muy atentos a las futuras resoluciones de la Copyright Office en las que se aplique nuevamente la Guía.

(1) Copyright Registration Guidance: Works Containing Material Generated by Artificial Intelligence, 88 Fed. Reg. 16,190, 16,192 (de 16 de marzo de 2023).

(2) https://blog.cipi.es/blog2-intelectual/item/253-copyright-office-estadounidense-e-inteligencia-artificial-un-analisis-de-la-copyright-registration-guidance-works-containing-material-generated-by-artificial-intelligence.

(3) La resolución de la Copyright Office estadounidense data de 11 de diciembre de 2023 y es accesible aquí: https://www.copyright.gov/rulings-filings/review-board/docs/SURYAST.pdf

(4) En la resolución de la Copyright Office se reproduce la imagen inicial tomada por el Sr. Sahni, el cuadro “La noche estrellada” de Van Gogh, así como el resultado final creado por la herramienta de inteligencia artificial.

(5) Téngase en cuenta que, en realidad, se trata del segundo recurso planteado por el Sr. Sahni frente a la denegación de registro. El 27 de septiembre de 2022, el Sr. Sahni solicitó una primera reconsideración de la Copyright Office frente a la negativa inicial de registro. Argumentaba el Sr. Sahni que “el requisito de autoría humana no significa ni puede significar que una obra deba ser creada en su totalidad por un autor humano”. Después de revisar de nuevo la solicitud, la Copyright Office confirmó la denegación de registro, por entender que la obra -que se trataba de la adaptación digital de una fotografía- carecía de suficiente autoría humana original. En opinión de la Copyright Office, los nuevos aspectos de la obra -añadidos a la fotografía realizada en sí por el Sr. Sahni, aspecto este último que nadie discute- fueron generados por “la aplicación RAGHAV, y no por el Sr. Sahni”, por lo que estos aspectos nuevos “no fueron el resultado de la creatividad o la autoría humana”. Acerca de la diferenciación entre la fotografía originaria tomada por el Sr. Sahni y la modificación de ésta, creada por la inteligencia artificial, la Copyright Office concluye “El Sr. Sahni puede solicitar el registro de su fotografía, suponiendo que cumpla con todos los requisitos legales, pero no puede registrar la versión modificada por la inteligencia artificial”.

(6) Thaler v. Perlmutter, No. 22-cv-1564, 2023 WL 5333236 (D.D.C. Aug. 18, 2023).

(7) https://blog.cipi.es/blog2-intelectual/item/224-la-historia-de-a-recent-entrance-to-paradise-dabus-y-otros-amigos-unas-reflexiones-sobre-como-se-han-venido-tratando-las-solicitudes-de-steven-thaler-de-registro-de-obras-y-de-invenciones-creadas-por-algoritmos

(8) Téngase en cuenta que el caso no es problemático desde el punto de vista de la infracción de derechos sobre obras empleadas como imput del programa, toda vez que, al menos en este caso, la obra utilizada fue pintada por Vicent van Gogh, fallecido en 1890, y, por tanto, caída en el dominio público.

(9) Thaler v. Perlmutter, No. 22-cv-1564, 2023 WL 5333236, párrafo 4 (D.D.C. Aug. 18, 2023).

(10) De acuerdo con la Copyright Office, “[d]ebido a que el Sr. Sahni ejerció un control creativo insuficiente sobre la creación de la obra por parte de RAGHAV, no puede registrarla” (p. 8).

(La autora es Contratada Doctora de Derecho Civil de la UAM y miembro del equipo de dirección del CIPI)

El 17 de febrero de 2024, la Asociación Literaria y Artística Internacional (en adelante, ALAI) publicaba su Resolución sobre el impacto de la inteligencia artificial en la propiedad intelectual (en adelante, la Resolución) (1), con la que el Comité Ejecutivo exponía la postura sobre la relación entre la IA y los derechos de autor y derechos conexos. Una interesante reseña de esta resolución, a cargo de Javier Fernández-Lasquetty Martín, puede leerse aquí (2). En ella, ALAI pone de manifiesto la relación entre el concepto de autoría y el principio humanista, dejando fuera del ámbito de protección del derecho de autor toda creación realizada autónomamente por un sistema de inteligencia artificial, sin seguir órdenes pre-programadas por seres humanos.

Un año antes, la Copyright Office estadounidense expresaba su postura en torno a la posibilidad de registrar -y proteger por el derecho de autor- obras en cuyo proceso de creación se hubieran empleado herramientas de inteligencia artificial. Lo hizo en las Copyright Registration Guidance: Works Containing Material Generated by Artificial Intelligence (88 Fed. Reg. 16,190, 16,192), publicada el 16 de marzo de 2023, que es accesible aquí (3). Como se analizará a continuación, los principios sobre los que descansa la Copyright Registration Guidance: Works Containing Material Generated by Artificial Intelligence (en adelante, la Guía) son similares a los contenidos en la Resolución de ALAI.

En sus primeras páginas, la Copyright Office justifica la necesidad de esta Guía en el número creciente de solicitudes que o bien califican una herramienta de inteligencia artificial de autor o coautor de una obra o bien señalan en el título de la obra o en el contenido de la solicitud de registro la inclusión de material creado con inteligencia artificial.

La Guía llega después de dos célebres resoluciones de la Copyright Office estadounidense sobre la materia. Hablamos de los casos “A Recent Entrance to Paradise” y “Zayra of the Dawn”.

Ya nos referimos al primero de ellos en una entrada anterior publicada en este blog, que puede leerse aquí (4). De manera sumaria, los hechos fueron los siguientes. Steven Thaler solicitó el registro de una imagen en dos dimensiones, figurando en el formulario correspondiente como persona solicitante del registro de una work for hire u obra por encargo y propietario de “la Máquina de la Creatividad” (the Creativity Machine). De acuerdo con la citada solicitud, la obra “fue autónomamente creada por un algoritmo funcionando en una máquina”. El registro fue denegado y dicha denegación fue objeto de recurso.

La Copyright Office, en su resolución de 14 de febrero de 2022, mantuvo una postura férrea: la obra carecía de la autoría humana necesaria para su tutela por el derecho de autor, exigida por la sección 102(a) de la Copyright Act y la doctrina jurisprudencial vigente (5). Ello porque el Sr. Thaler no había aportado evidencia de una intervención humana suficiente en el proceso creativo de la obra.

En paralelo, la Copyright Office indica que la imagen “A Recent Entrance to Paradise” no puede considerarse una work for hire, dado que la sección 101 de la Copyright Act exige para ello que haya sido creada por un empleado o en cumplimiento de un contrato en el que ambas partes contractuales califican la creación como work for hire. Teniendo en cuenta que la Creative Machine no goza de capacidad jurídica para ser parte de un contrato no tiene sentido discutir si la imagen así creada puede subsumirse en el concepto de work for hire.

El caso del cómic Zayra of the Dawn, cuya parte gráfica había sido creada empleando la inteligencia artificial Midjourney, es posterior. La resolución que da contestación al recurso entablado por la solicitante tiene fecha de 21 de febrero de 2023 (6). Los hechos son los siguientes. De acuerdo con la Copyright Office, las imágenes empleadas en dicho cómic fueron generadas por un algoritmo de inteligencia artificial.

De ahí que la Copyright Office cancelase el certificado original de registro emitido a la Sra. Kashtanova -solicitante del registro y autora del cómic- y emitiese uno nuevo que cubre únicamente el material expresivo que ella creó (el texto del cómic), conservando la fecha de registro inicial -15 de septiembre de 2022-. En la solicitud de registro, la Sra. Kashtanova no informaba del empleo de este algoritmo de inteligencia artificial en la creación de la parte gráfica del cómic. De ahí que la Copyright Office le solicitase información adicional y, una vez proporcionados los datos, concluyera en este sentido.

En la contestación al recurso interpuesto por la Sra. Kashtanova, la Copyright Office analiza el funcionamiento de la herramienta de inteligencia artificial Midjourney, para concluir que no existe aporte o intervención creativa humana suficiente. La intervención humana se limitó a introducir los prompts o mandatos en el mecanismo de búsqueda interno de Midjourney y fue el algoritmo el que generó las imágenes, mientras que el papel de la Sra. Kashtanova se limitó a elegir las imágenes de salida de cada uno de los cientos de imágenes intermedias generadas por el algoritmo.

En palabras de la Copyright Office, “[e]n lugar de ser una herramienta que Kashtanova controlaba y guiaba para alcanzar la imagen deseada, Midjourney genera imágenes de forma impredecible. En consecuencia, los usuarios de Midjourney no son los autores a efectos de derechos de autor de las imágenes que genera la tecnología” (p. 8). “Una persona que proporciona mensajes de texto a Midjourney no “forma realmente” las imágenes generadas y no es la “mente maestra” detrás de ellas” (p. 9).

La Copyright Office no pone en duda que la solicitante empleara mucho tiempo y esfuerzo a trabajar con Midjourney, pero afirma que “ese esfuerzo no la convierte en la “autora” de las imágenes de Midjourney según la Copyright Act, dado que el Tribunal Supremo rechazó el argumento de que el sudor de la frente pueda ser la base de la protección por el derecho de autor, al entender que ni el tiempo, ni el esfuerzo, ni los gastos influyen en si una obra posee la chispa creativa mínima requerida para su tutela por el derecho de autor (p. 10, en cita de la célebre sentencia el Tribunal Supremo estadounidense en el caso Feist Publications, Inc. contra Rural Tel. Serv. Co y del epígrafe 310.7 del U.S. Copyright Office Compendium Practices) (7).

Este era el estado de la cuestión en la fecha en la que la Copyright Office publica la Guía de 2023 sobre la materia. La Copyright Office señala que la publicación de esta Guía no se va a traducir en una denegación de la tutela de toda obra en cuyo proceso creativo se haya empleado una herramienta de inteligencia artificial, sino que habrá que estar a las circunstancias del caso para analizar hasta qué punto el ser humano tuvo control creativo sobre la expresión de la creación y realmente creó los elementos tradicionales de la autoría de una obra.

La Copyright Office parte de la base de que tanto la Constitución como la Copyright Act estadounidenses exigen la autoría humana de obras para conferir la protección por el derecho de autor, dado que el empleo en ambos textos del término “autor” ha de entenderse referido a la creatividad humana y, por tanto, han de quedar excluidos los productos creados por no humanos. Cita para ello la célebre sentencia Burrow-Giles Lithographic Co. v. Sarony, al igual que hiciera en las resoluciones de los recursos frente a la denegación del registro a las que nos hemos referido anteriormente.

Además, recuerda que el principio humanista ya estaba presente en el Compendio de prácticas que la Copyright Office publicó en 1973, en el que se advertía sobre la imposibilidad de registrar materiales que no “debieran su origen a un agente humano” (8). Dato que se recordaba en la segunda edición de dicho Compendio, de 1984 (9). Postura que se mantiene en la edición actual del Compendio, de 2021, en la que se afirma que “para calificar como obra de 'autoría' ésta debe ser creada por un ser humano” y que “no registrará obras producidas por una máquina o mero proceso mecánico que opera de forma aleatoria o automática sin ningún aporte o intervención creativa de un autor humano” (10). 

A continuación, la Copyright Office se adentra en el estudio del requisito de autoría humana, cuyo cumplimiento es imprescindible para proceder al registro de obras. El primer paso de la Copyright Office ante una solicitud de registro es el análisis de las concretas circunstancias de la creación especificadas en el formulario por el solicitante, para determinar si en el proceso creativo ha existido autoría humana, siendo la computadora simplemente un instrumento auxiliar, o si, por el contrario, los elementos tradicionales de autoría en la obra (la expresión literaria, artística o musical, elementos de selección, disposición, etc.) fueron, en realidad, concebidos y ejecutados por una máquina. 

A pesar de hacer un llamamiento a la valoración casuística, la Copyright Office señala que, de acuerdo con el actual avance y funcionamiento de las inteligencias artificiales generativas, en muchas ocasiones los usuarios no ejercen el control creativo final sobre cómo dichos sistemas interpretan las indicaciones de los usuarios, las implementan y generan el concreto material que sigue esas indicaciones.

Pone el siguiente ejemplo: “si un usuario le indica a una tecnología de generación de texto que ‘escriba un poema sobre la ley de derechos de autor al estilo de William Shakespeare’, puede esperar que el sistema genere un texto que sea reconocible como un poema, mencione los derechos de autor y se parezca al estilo de Shakespeare. Pero será la tecnología -y no el usuario- quien decidirá el patrón de rima, las palabras en cada línea y la estructura del texto”. De ahí que concluya que, en este ejemplo, es la inteligencia artificial la que determina los elementos expresivos de la obra y que, por ello, el material generado no es producto de la autoría humana, carece de protección por el derecho de autor y la solicitud de registro ha de ser rechazada.

Sin embargo, en otros casos sí existirá autoría humana porque un ser humano selecciona u organiza material generado por la inteligencia artificial de una manera suficientemente creativa o cuando un ser humano modifica el material generado por una herramienta de inteligencia artificial hasta tal punto que las modificaciones cumplan con el estándar de protección de derechos de autor. En estos casos se otorgará protección por el derecho de autor -y se concederá el registro-, pero solamente referido a aquellos aspectos de la obra en los que haya existido esa intervención humana o autoría humana suficiente, dejando fuera todos aquellos aspectos generados por la inteligencia artificial.

Finalmente, la Copyright Office introduce una serie de orientaciones para los sujetos solicitantes de registro de obras. A saber:

1. i) Los solicitantes de registro tienen el deber de revelar la inclusión de contenido generado por herramientas de inteligencia artificial en una obra presentada para registro, identificando con precisión las partes contenidas en la obra que hayan sido creadas por inteligencia artificial -que no podrán registrarse y quedarán excluidas de protección- y deben proporcionar una breve explicación de las contribuciones del autor humano a la obra. La obra no se registrará ni se protegerá por el copyright si no ha existido una intervención suficiente en los elementos tradicionales de la autoría humana de las obras.
2. ii) Los solicitantes de registro deben completar la declaración del campo “autor” describiendo la autoría humana de dicha obra, si la tiene. En este apartado no puede indicarse el nombre de la herramienta de inteligencia artificial o de la empresa que proporciona dicha tecnología.

iii) En sí mismo, el contenido generado por la inteligencia artificial debe excluirse explícitamente de la solicitud de registro, dado que carece de tutela por el derecho de autor. Se aconseja que dicha exclusión se haga en el apartado “Limitación de la solicitud de registro” del formulario estándar de solicitud de registro.

Asimismo, la Copyright Office ofrece una serie de directrices a cumplir por los solicitantes que ya hubieran presentado solicitudes para el registro de obras que contengan material generado por inteligencia artificial. A saber:

1. i) Deben comprobar que la información contenida en la solicitud identifique correctamente qué partes de la obra fueron creadas por herramientas de inteligencia artificial.
2. ii) Si la solicitud está pendiente de resolución y esta obligación de información no se ha cumplido, el solicitante ha de informar a la Copyright Office de esta omisión.

iii) El examinador se puede comunicar con el solicitante para obtener información adicional.

1. iv) En el caso de solicitudes ya tramitadas que hubieran sido resueltas positivamente, el solicitante deberá corregir el registro público presentando una solicitud de registro complementaria, con el objetivo de ampliar la información sobre el papel del ser humano y de la inteligencia artificial en el proceso creativo.
2. v) Siempre que exista suficiente autoría humana, la Copyright Office corregirá el registro, para excluir las partes generadas por inteligencia artificial, y emitirá un nuevo certificado de registro complementario.
3. vi) Los solicitantes que no actualicen la información contenida en la Copyright Office corren el riesgo de perder los beneficios del registro.

vii) La Copyright Office puede modificar o cancelar el registro cuando tenga conocimiento de que información esencial para la evaluación del registro de una obra se ha omitido o es cuestionable su veracidad.

viii) Asimismo, los tribunales pueden anular el registro, por infracción de la Copyright Act, si concluyen que el solicitante proporcionó a la Copyright Office información inexacta y que la información precisa habría dado lugar a la denegación del registro.

De la lectura de la Guía se infiere la necesidad de redactar el formulario de solicitud de registro con especial cuidado, debiendo identificar con precisión los materiales creados por la máquina y aquellos generados por el ser humano, así como el papel concreto que el ser humano ha podido tener en cualquier de las fases del proceso creativo.

Finalmente, la Copyright Office refleja su compromiso de monitorear nuevos desarrollos fácticos y legales relacionados con la inteligencia artificial y publicar orientaciones adicionales en el futuro relacionadas con el registro, así como una encuesta con la que conocer la opinión pública sobre otros aspectos legales paralelos sobre las implicaciones jurídicas de la inteligencia artificial.

La Guía de la Copyright Office, al igual que la Resolución de la ALAI a la que hicimos referencia al inicio de esta entrada, forman un relevante acquis de la propiedad intelectual en materia de inteligencia artificial. Los puntos en común de ambos documentos son relevantes y numerosos, lo cual nos aporta como juristas cierta seguridad jurídica sobre lo que ambas instituciones consideran correcto sobre esta cuestión, teniendo en cuenta el estado del arte actual. Son las bases de las que partir a la hora de registrar creaciones, pero también conforman una importante base científica que pueda ser empleada por nuestros legisladores a la hora de regular nuevas reglas sobre este extremo. Habremos de estar atentos a los siguientes pasos que la Copyright Office y la ALAI den en el futuro cercano.

(1) https://www.alai.org/en/assets/files/resolutions/240217-impact-ia-copyright_en.pdf

(2) https://blog.cipi.es/blog2-intelectual/item/250-alai-y-la-ia-resena-de-la-resolucion-de-17-de-febrero-de-2024-el-impacto-de-la-ia-en-la-propiedad-intelectual 

(3) https://www.federalregister.gov/documents/2023/03/16/2023-05321/copyright-registration-guidance-works-containing-material-generated-by-artificial-intelligence

(4) https://blog.cipi.es/blog2-intelectual/item/224-la-historia-de-a-recent-entrance-to-paradise-dabus-y-otros-amigos-unas-reflexiones-sobre-como-se-han-venido-tratando-las-solicitudes-de-steven-thaler-de-registro-de-obras-y-de-invenciones-creadas-por-algoritmos

(5) Las sentencias dictadas en los casos Burrow-Giles Lithographic Co. v. Sarony [111 U.S. 53, 56 (1884)], Mazer v. Stein [347 U.S. 201, 214 (1954)], Goldstein v. California [412 U.S. 546, 561 (1973)] y Naruto v. Slater [888 F.3d 418, 426 (9th Cir. 2018)], en las que se sostiene que el término autor, en el sentido constitucional, es la persona, el ser humano, del que emana la obra, el origen mismo de la obra.

(6) Accesible en https://www.copyright.gov/docs/zarya-of-the-dawn.pdf

(7) 499 U.S. 340, 345 (1991).

(8) Accesible aquí: https://copyright.gov/history/comp/compendium-one.pdf

(9) Accesible aquí: https://www.copyright.gov/history/comp/compendium-two.pdf

(10) Accesible aquí: https://www.copyright.gov/comp3/docs/compendium.pdf