NO ES EL FERRARI, ES QUIEN LO FABRICA.

  • Escrito por Ana HERRADÓN GUINDA

(La autora es estudiante de la XVI Edición del Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y NN. TT. de la UAM)

La normativa europea, consciente de que cada vez la duración de los productos es más efímera y de que las exigencias del consumidor van en aumento, otorga en su Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios (en adelante, Reglamento 6/2002) dos niveles de protección para el diseño industrial: el registrado y el no registrado. Esta última figura, se ha visto delimitada recientemente por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, TJUE) en su sentencia de 22 de octubre de 2020, caso Ferrari (asunto C-123/20), que trata la posibilidad de proteger un elemento de un producto bajo la tutela del diseño comunitario no registrado.

El Reglamento 6/2002 se aprobó con la finalidad de adaptarse a las necesidades del mercado interior y, a la vez, para crear un sistema de protección de dibujos y modelos comunitarios más accesible. En el sector industrial es notable la numerosa creación de dibujos y modelos. Estos se pueden llegar a ver perjudicados por los lentos trámites de registro, ya que muchos necesitan una rápida protección dada su corta vida. Un sistema de protección más desarrollado y adaptado a las necesidades actuales permitiría fomentar la innovación, la creación de nuevos productos, e incluso las inversiones en fabricación de nuevos diseños.

Es la razón de peso por la que se trabaja en un nuevo sistema de referencia, con el objetivo de estimular la trayectoria comunitaria en este ámbito. La Comisión Europea realizó una evaluación en relación con la implementación del Reglamento 6/2002 en los Estados miembros y, por ende, un análisis para comprobar la efectividad de la implantación de este nuevo sistema. Esta evaluación muestra que, por lo general, se han cumplido los objetivos que se establecían con la normativa, por lo que está funcionando bien. No obstante, la Comisión insiste en que es necesario adaptar el Reglamento a la nueva era digital, con el fin de adecuar la normativa a los desafíos que traen consigo las nuevas tecnologías. 

La protección mediante el diseño comunitario no registrado se puede obtener desde la entrada en vigor del Reglamento 6/2002. Se protegen los modelos comunitarios que sean nuevos y posean un carácter singular. Para adquirir la protección del dibujo o modelo no registrado, este debe divulgarse. Este tipo de protección resulta ser más débil, ya que sólo salvaguardará los derechos del titular frente a copias idénticas de su diseño o modelo.

Conviene, por otro lado, abordar las principales diferencias que puede haber entre el diseño registrado y el no registrado, empezando por la duración de la protección. Mientras que el diseño registrado tiene una duración mínima de cinco años y máxima de veinticinco (art. 12 Reglamento 6/2002), el diseño no registrado posee un plazo de tres años (art. 11 Reglamento 6/2002).

En segundo lugar, el modelo registrado otorga un derecho de exclusiva sobre el diseño (art. 19 Reglamento 6/2002), pero el no registrado simplemente estará protegido frente a la copia sistemática, con la excepción de que el tercero actúe de buena fe, caso en el que el titular no podrá prohibir su utilización. Un modelo registrado tendrá una doble protección: frente a la copia sistemática y al desarrollo de un modelo similar.

Teniendo en cuenta estas diferencias, el dibujo registrado se beneficiará de una seguridad jurídica mayor, por lo que la protección obtenida por el modelo no registrado será más débil. A pesar de estas diferencias, el diseño comunitario no registrado seguirá precisando los requisitos de novedad y carácter singular del producto que se necesitan para proteger un diseño.

La dificultad radica en lo siguiente: ¿qué sucede cuando existe un producto compuesto de varios diseños o modelos? ¿La protección comunitaria alcanzaría todos los elementos? Esta es la cuestión prejudicial que se plantea en el caso que nos ocupa.  

Los hechos que motivan la sentencia empezaron con la denuncia por parte de la empresa Ferrari a la empresa alemana Mansory Desing, que se dedica a la personalización de vehículos de gama alta. Mansory Designs comercializaba kits para modificar la parte frontal de otros Ferrari y que así se asemejaran al modelo FXX K. La empresa italiana alegó una violación de sus derechos, al contener estos kits una “V” como la presente en el capó de su modelo FXX K, por lo que interpuso una acción ante los tribunales de instancia de Alemania, solicitando la cesación de la fabricación, oferta, comercialización, exportación o importación, de estos kits de modificación, además de formular pretensiones conexas.

En primera instancia se desestimó la demanda con base en que no existía una protección de diseño comunitario no registrado sobre el capó y la “V” del coche. Ferrari interpuso entonces un recurso de apelación. En segunda instancia se declaró que el coche recibía la protección por diseño no registrado para la totalidad del producto y no sólo para un elemento aislado de la parte frontal. El litigio llegó hasta el Tribunal Supremo alemán, que consideró que la solución dependía de la interpretación que pudiera darle el TJUE al Reglamento 6/2002, en cuanto a la noción de diseño comunitario no registrado. Más precisamente, se plantearon las siguientes cuestiones prejudiciales:

¿Puede surgir una protección sobre el diseño no registrado en partes individuales del producto, como resultado de la divulgación de una imagen general de éste?

Y, en caso de obtener respuesta afirmativa ¿qué criterios se deben aplicar para evaluar el carácter individual al determinar la impresión general del componente?

Ferrari alegó que realizó una divulgación del coche FXX K, mediante un comunicado de prensa que contenía imágenes del coche. Y, subsidiariamente, si esta divulgación no era válida, también se podría argumentar que la protección del coche fue adquirida por la publicación de un documental sobre cómo se fabricó. Además, asegura que esta divulgación le proporcionaba una doble protección bajo el régimen del diseño comunitario no registrado: una del coche en su totalidad y otra para las partes individuales de éste (apdos. 18, 19 y 20).

El Tribunal considera oportuno recordar, con carácter preliminar, lo que define un modelo comunitario (art. 3 Reglamento 6/2002) y qué pretendía el legislador con el Reglamento 6/2002. Como ya se ha mencionado anteriormente, el legislador procura con esta normativa favorecer la innovación y el desarrollo de nuevos productos, así como la inversión en su producción. Y, como precisa el Tribunal, el objetivo consiste en garantizar una protección eficaz de los dibujos y modelos comunitarios (apdo. 31), esto es, tener la seguridad jurídica de que un producto va a estar protegido frente a abusos de terceros.

Resulta interesante, y así lo precisa el TJUE, saber en qué momento se ha divulgado el diseño para así conocer desde qué fecha este adquiere una protección eficaz. A este efecto, un dibujo resultará público cuando se haya divulgado mediante hechos que, en el tráfico comercial normal, puedan haber sido “razonablemente conocidos por los círculos especializados” del sector de que se trate, que operen en la Unión (art. 7.1 Reglamento 6/2002). Esto consiste en difundir representaciones del dibujo entre los comerciantes del sector (apdo. 37).

En este sentido, la publicación de un producto necesita una imagen clara para obtener la protección del diseño. El objetivo, es que el componente sea claramente identificable y visible, así lo declara el Tribunal (apdo. 45). No es necesario finalmente que cada componente del producto sea divulgado por separado. Pero sí es necesario que el modelo se identifique con facilidad y, por lo tanto, sea claramente visible. El TJUE insiste en este punto, incidiendo en que el legislador de la Unión no quiere imponer a los creadores de diseños una obligación de divulgar cada uno de los elementos del producto de los que se desee recibir la protección (apdo. 44).

Esta idea se ve respaldada en las conclusiones del Abogado General, del 15 de julio de 2021, donde se estima que para que una divulgación de un producto considerado en su totalidad implique la divulgación de una de las partes de este, es preciso que en la divulgación sea claramente identificable el producto que se desea proteger. De lo contrario, podría no adquirirse la protección, al no tener un conocimiento claro del modelo. A este respecto, el Abogado General hace hincapié en el hecho de que exigir una divulgación específica de cada producto sería contrario al objetivo de simplicidad y rapidez que, justificó la instauración del dibujo o modelo comunitario (punto 41).

El Tribunal incide, además, en que el componente debe ser capaz de producir una impresión general y no fundirse en el producto en su conjunto (apdo. 50). En otras palabras, las características que definen este componente deben ser claras y delimitadas para poder deducir que se trata de un componente protegible del producto en su conjunto. Finalmente, el TJUE concluye que la jurisdicción nacional deberá guiarse de las indicaciones dadas para determinar si la “V” del capó del nuevo Ferrari constituye un producto complejo del coche y si es capaz de producir una impresión general.

Esta decisión abre la puerta al creador para decidir qué componentes de su producto querrá proteger por medio del sistema del diseño no registrado. Es un paso muy importante, ya que el TJUE proporciona las direcciones que deben seguir los tribunales de los Estados miembros para determinar si un producto compuesto por diferentes objetos es protegible en su totalidad. Además, se establece que la publicación de imágenes de un producto conlleva la divulgación al público de un modelo o parte de ese producto siempre y cuando este sea claramente identificable. 

Por todo lo expresado en párrafos anteriores, es interesante reflexionar sobre por qué una firma como Ferrari recurre a este tipo de protección. Una empresa de automóviles de gama alta suele manejar menores volúmenes de producción, más especialidad y cuidado en la construcción de sus coches. Al hacer coches más exclusivos a un precio mucho mayor, es natural que Ferrari busque la exclusividad y diferenciación en el mercado, poniendo atención a los detalles y queriendo conservar el monopolio del diseño que ha creado, sin que surjan copias o similitudes en el mercado además de buscar una protección eficaz de los elementos que componen el automóvil, a condición de que sean claramente visibles e identificables en la divulgación. Como resultado, este tipo de protección resulta útil en sectores que necesiten de diseños industriales numerosos y rápidos, tal como expone el Reglamento 2/2002.

En definitiva, parece que el sistema de protección de diseños industriales comunitario se ha visto implementado y mejorado con la introducción del diseño no registrado. Se ofrece a los titulares de derechos una opción de poder elegir entre un tipo de protección y otra, dependiendo de la que más les convenga. En consecuencia, se otorga de cierta manera un mayor grado de seguridad jurídica, al poner a disposición del titular dos niveles de protección. La sentencia inicia una nueva línea jurisprudencial sobre este tipo de protección y, además, asienta un precedente para fabricantes de componentes automovilísticos de gama alta. Con la decisión final del TJUE, Mansory Desing debe retirar del mercado esos conjuntos de accesorios que copian la parte frontal del modelo FXX K de Ferrari.