¿LA FORMA IMPORTA? UNA BARRA DE LABIOS POCO CONVENCIONAL

La pretensión de la firma era registrar un signo tridimensional comprendido en la clase 3, «barras de labios» (Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957):

Fuente de la foto 1: curia.europa.eu: STGUE 14 de julio de 2021, caso Guerlain-EUIPO (T-488/20). Apdo. 2. Autor: desconocido. Fuente de la foto 2: Trendencias.com, CRISTINA, Ideas para regalar en Navidad: una barra de labios, 4 de diciembre de 2019. Autor: MC Simon E.

La referida solicitud se fundamentaba en el artículo 7.1 b) del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea y, con carácter subsidiario, en el carácter distintivo adquirido mediante el uso (art. 7.3). La EUIPO desestimó el registro al considerar que la marca solicitada carecía de carácter distintivo, ya que las barras de labios existentes en el mercado no eran considerablemente diferentes y era usual que tuviesen múltiples formas. En consecuencia, las características específicas de la marca no permitían distinguirla significativamente de las demás. Por lo que se refiere a la alegación subsidiaria del carácter distintivo adquirido mediante el uso, la EUIPO especificó que se examinaría cuando su decisión adquiriera firmeza y no es objeto de la sentencia analizada, ya que la parte demandante no lo invocó ante el TGUE.

En respuesta al recurso presentado, el TGUE señala que el carácter distintivo de una marca es el elemento que identifica el producto para el que se solicita el registro como procedente de una empresa determinada y, por tanto, distingue dicho producto de los de otras empresas [sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, STJUE), Sala Primera, de 21 de enero de 2010, sobre el caso Audi/OAMI (asunto C-398/08), apdo.33]. Este carácter distintivo debe apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro y, por otra parte, en relación con la percepción del público pertinente [STJUE, Sala Sexta, de 29 de abril de 2004, sobre el caso Henkel/OAMI (asuntos acumulados C-456/01 P y C-457/01 P), apdo.35].

En lo concerniente al público pertinente, es necesario comprobar si la marca permite al consumidor medio de dicho producto, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, distinguir, sin realizar un análisis y sin prestar especial atención, el producto afectado de los de otras empresas [caso Guerlain (apdo. 19) y STJUE, Sala Segunda, de 7 de octubre de 2004, sobre el caso Mag Instrument/OAMI UE (asunto C-136/02 P), apdo. 32].

Asimismo, y por lo que se refiere al carácter distintivo de una marca tridimensional, hay que señalar que es más difícil de determinar que en una marca denominativa o figurativa, ya que los consumidores medios no suelen distinguir el origen de los productos en función de su forma o embalaje, a falta de cualquier elemento gráfico o textual [caso Mag Instrument/OAMI (apdo. 30) y STJUE, Sala Tercera, de 20 de octubre de 2011, sobre el caso Freixenet/OAMI (asuntos acumulados C-344/10 P y C-345/10 P), apdos. 45 y 46].

Además, el registro de un signo como marca de la Unión no está supeditado a poseer un cierto nivel de creatividad o imaginación lingüística o artística. Basta con que la marca permita al público pertinente identificar el origen de los productos o servicios protegidos por ella y distinguirlos de los de otras empresas [caso Guerlain (ap. 20) y STJUE, Sala Segunda, de 16 de septiembre de 2004, sobre el caso SAT.1/OAMI (C-329/02 P), apdo. 41]. Tampoco la consideración de novedad es suficiente para estimar la existencia del carácter distintivo, siendo el criterio decisivo la capacidad de cumplir la función de indicación del origen comercial, de diferir necesariamente de manera significativa de la norma o de los hábitos del sector de que se trate [caso Guerlain (ap. 40) y STGUE, Sala Sexta, de 5 de febrero de 2020, sobre el caso Shape of a shoelace (asunto T-573/18), apdo. 64].  A mayor abundamiento, la sentencia analizada asevera que la toma en consideración del aspecto estético de la marca solicitada tiene por objeto comprobar si es capaz de generar un efecto visual objetivo e inusual a los ojos del público pertinente y no debe equivaler a un juicio de belleza del producto, que por definición es subjetiva (apdo. 44). En la misma línea, afirma que no deben ser tenidos en cuenta los artículos de prensa, los anuncios y las observaciones efectuados por observadores independientes que califican de verdaderamente «revolucionaria» la forma del producto afectado por la marca solicitada (apdo. 39).

El hecho de que un sector se caracterice por una amplia variedad de formas en sus productos no significa que una nueva deba considerarse como una más, y que, por tanto, no pueda tener un carácter distintivo frente al resto. Así, el TJUE establece que cuanto más cerca esté la forma para la que se solicita el registro como marca de la forma más probable que adopte el producto controvertido, más probable es que la misma carezca de carácter distintivo [caso Mag Instrument/OAMI (apdo. 31)]. Por lo tanto, sólo una marca que difiera significativamente de la norma o de los hábitos del sector y, en consecuencia, pueda cumplir su función esencial de origen, posee carácter distintivo (apdo. 18).

Por tanto, el TGUE considera que la marca del signo tridimensional controvertida es inusual para una barra de labios y difiere significativamente de cualquier otra forma existente en el mercado, ya que se asemeja al casco de un barco o a una cuna y, con ello, se aparta de la norma y los hábitos del sector (apdo. 55). Al mismo tiempo, por lo que respecta a la pequeña forma ovalada en relieve que permite bloquear y desbloquear la barra de labios, es inusual para un producto de este tipo y permite diferenciar significativamente la forma de la marca discutida de las formas cilíndricas habituales, al igual que la forma pequeña y la muesca rectangular. A ello hay que añadir que las marcas en el mercado están provistas de ángulos rectos, mientras que la que pretende registrase no posee ninguno lo que conlleva que no puede en modo alguno posicionarse verticalmente, lo que refuerza el efecto visual inusual para el público relevante.

Por consiguiente, dado que la forma tridimensional de la barra de labios de Guerlain es de fácil recuerdo para el público con un nivel de atención medio a alto, al que le llamará la atención y la percibirá como diferente al resto, el TGUE estimó el recurso que presentado.

En mi opinión, la conclusión a la que llega el TGUE es adecuada, y no cabe duda de que cada día más los signos tridimensionales, independientemente de su belleza o calidad, se están haciendo un hueco en ámbito del registro de marcas. Claros ejemplos de esta tendencia es el registro del envase de los zumos Granini o de la forma de las tabletas de chocolate Toblerone. Así, en el mundo de la cosmética podríamos destacar los perfumes de Dior Addict o J’adore de Dior o el famosísimo lip balm de EOS con forma de huevo que fue tendencia hace unos años. Sin duda, el efecto visual y el carácter inusual o poco convencional de la forma se han convertido en elemento esencial de marketing al permitir al comprador medio relacionar dicha forma con una marca determinada.