TRAZANDO FRONTERAS DIGITALES: EL CASO DE HERMÈS VS. MASON ROTHSCHILD EN EL METAVERSO Y LOS NFTS.

Por consiguiente, muchas marcas son replicadas en estos formatos para que los usuarios puedan consumirlas y transferirlas. Tenemos claro el registro y protección de estas marcas en el mundo real, pero ¿qué pasa cuando se infringe su derecho exclusivo en este mundo llamado metaverso o a través de NFTs? Este caso en concreto que vamos a tratar no versa estrictamente sobre un uso en el metaverso, sino de NFTs. No obstante, el desarrollo del derecho de marcas en este se desarrollará prácticamente de la misma manera, ya que el metaverso permite adquirir NFTs.

Dejando esta breve introducción y profundizando ya en el caso que nos ocupa, es importante conocer a Hermès y la importancia de esta casa y su icónico bolso Birkin, ya que eso nos ayudará a asociarlo con el renombre marcario del que hablaremos más adelante. Esta famosa marca proviene de una empresa de moda francesa dedicada a la producción, venta y comercialización de productos de vestuario, accesorios y cosmética. Fue en los años 50 cuando gracias a su famoso bolso Kelly, esta marca se hizo tan popular.

En los años 80, Jean Louis Dumas, quien en ese entonces era el CEO de Hermès, coincidió en un vuelo a París con la actriz y cantante Jane Birkin. Durante la conversación, Birkin expresó su dificultad para encontrar un bolso que satisficiera sus necesidades. Fue gracias a estas sugerencias que Dumas creó el icónico bolso Birkin en 1984. Desde su lanzamiento, este accesorio ha gozado de un éxito sin igual, con precios que van desde los 5.000 hasta los 500.000 dólares. Se considera un símbolo de estatus y un objeto codiciado por coleccionistas e inversores, ya que su valor tiende a aumentar con el tiempo.

En la primavera de 2021, Mason Rothschild, un ingeniero convertido en artista, alcanzó la fama por su creación del NFT "Baby Birkin", una animación que representaba un bolso Birkin con un feto en su interior, vendido por 23.500 dólares. A raíz del éxito de este NFT, Rothschild lanzó una serie de 100 NFTs llamados Metabirkins, que eran variaciones del famoso bolso Birkin de Hermès, comercializándolos a través de plataformas de intercambio de NFTs como OpenSea, Rarible, LooksRare y Zora.

Lo primero que podría pensarse es: ¿qué infracción se produce aquí? La utilización de la marca en el metaverso no tendría por qué conllevar ningún problema, ya que se está utilizando para una clase de productos para los que la marca no está registrada (productos digitales de la Clase 9 de la Clasificación de Niza), y, de acuerdo con el Derecho de marcas, la protección de estas solo llega a la clase de productos para los que se encuentra inscrita.

Además, en el caso de que sí estuviera registrada para este tipo de productos se trataría de una infracción marcaria general, es decir, que se podría impugnar el incumplimiento mediante el ejercicio del titular de su derecho exclusivo sobre la marca en cuestión. Entonces, ¿cuál es la controversia? En el caso de las marcas, es común el problema del aprovechamiento de la reputación de una marca renombrada del art. 8.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, como es el caso que nos ocupa.

La protección de esta supera el principio de especialidad que tienen las marcas que no gozan de esta reputación. Este principio se refiere a que, para que exista una infracción marcaria, hace falta que se use un signo idéntico o semejante para los mismos productos. En cambio, de acuerdo con el artículo 5.3 apartado a) de la Directiva (Ue) 2015/2436 Del Parlamento Europeo y del Consejo, en el caso de las marcas renombradas, basta con que el consumidor asocie la marca infractora con la notoria, aunque sean utilizadas en productos distintos. En este caso particular, refiriéndonos a los productos de la Clase 9, es decir, archivos digitales descargables autenticados por NFTs.

Con todo, este próspero emprendimiento captó la atención de Hermès, que el 16 de diciembre de 2021 envió un requerimiento de cese de actividad tanto a Mason Rothschild como a la plataforma OpenSea, donde los NFTs estaban disponibles en ese momento. Aunque OpenSea suspendió su comercialización, Rothschild siguió ofreciéndolos en las otras plataformas mencionadas. Fue entonces cuando, el 14 de enero de 2022, Hermès Internacional y su filial estadounidense, Hermès Paris Inc., presentaron una demanda contra Mason Rothschild ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York por infracción de marca, competencia desleal y cybersquatting (apropiación de nombres de dominio).

En la demanda, la empresa argumentó que Rothschild estaba haciendo uso no autorizado de la marca registrada de Hermès y de la forma tridimensional del bolso Birkin, protegida por el trade dress (marca tridimensional no registrada). Aunque Rothschild agregó el prefijo «Meta» Hermès sostuvo que esto no impedía que los consumidores asociaran el producto con su marca.

Además, argumentaron que Rothschild estaba buscando beneficiarse injustamente de la fama del bolso Birkin, una marca reconocida. También afirmaron que Rothschild estaba practicando la competencia desleal al inducir a la confusión con la marca Hermès y registrando dominios web que utilizaban nombres de la marca (como «metabirkins.com», «@metabirkins» en Instagram y «@MetaBirkins» en Twitter). Hermès solicitó un cese de la actividad y de la comercialización, así como una compensación por daños y perjuicios, debido a que estas acciones creaban una asociación entre Hermès y Mason Rothschild, lo que afectaba al prestigio de los bolsos Birkin.

Unos meses más tarde, el 21 de marzo de 2022, el demandado pidió la desestimación total de la demanda. Sus alegaciones fueron, en primer lugar, que no había intención de lucrarse, sino que con los NFTs se buscaba la crítica a Hermès por usar pieles de animales para la confección de los citados bolsos. Fundamentó su contestación en que la obra estaba protegida por la 1ª enmienda de la Constitución de los EE. UU., que protege la libertad de expresión, de prensa y de reunión.

Además, también solicitó la aplicación de la jurisprudencia sobre el caso de Rogers vs. Grimaldi, (Rogers v. Grimaldi, 875 F. 2d 994 - Court of Appeals, 2nd Circuit 1989), donde se establece que deberá demostrarse que la obra usa la marca con fines de confusión y que es artísticamente relevante para el trabajo del demandado, pero si no, no existe infracción alguna. Con esto, Rothschild alegó que el uso de la marca Birkin es simplemente referencial e inspiracional.

A su vez, remarcó que comercializaba los Metabirkins bajo un aviso en su sitio web metabirkins.com, en el que indicaba que no son bolsos Birkin, y que no tenía ninguna afiliación con Hermès. Mencionó también que el carácter artístico de la obra no se ve disminuido por la comercialización de los NFTs, mencionando como precedente la comercialización del cuadro Campbell Soup de Andy Warhol (Andy Warhol Foundation For The Visual Arts, Inc. V. Goldsmith Et Al, Court of Appeals, 2nd Circuit 2022), donde el Tribunal defendió que el artista demandado elaboraba una reinterpretación artística del logotipo, en vistas de criticar la sociedad de consumo, saliendo este victorioso frente a la creación original.

El tribunal competente declaró, el 10 de mayo de 2022, que no había lugar a la desestimación de la demanda basándose en los siguientes argumentos. Rechazó la cobertura de los NFTs en la primera enmienda de la Constitución de los EE. UU. y aplicó parcialmente la jurisprudencia del caso Rogers vs Grimaldi, ya que, aunque hablemos de una obra de arte, al haber comentarios de consumidores que creen que puede haber una conexión entre la casa y los NFTs, se demuestra que el ingeniero pretendía crear un commodity (producto base) digital que causara la misma ilusión que el objeto real. Por eso, al llevar los NFTs a una confusión en el consumidor y no contar estos con un mínimo de relevancia artística, infringen los derechos de marca registrada. Por lo tanto, debemos hacernos dos preguntas cuando nos encontremos frente a un caso de este tipo:

1. ¿El producto es artísticamente relevante?
2. ¿Es explícitamente engañoso?

Respecto al aviso defendido por el demandado en su página web, el tribunal declaró que este era insuficiente, argumentando que una cláusula de descargo de responsabilidad no justifica el aprovechamiento ajeno de una marca con reputación como es Hermès. Haciendo un paralelismo con el ordenamiento español, esta conducta sería subsumible dentro de la actividad mencionada en el artículo 12.2 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, que menciona que es desleal el empleo de signos distintivos ajenos acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto.

El juicio se celebró con jurado a principios de febrero de 2023 y fue favorable para Hermès, siendo el primer caso que analiza la aplicabilidad del derecho marcario en el metaverso dentro de un procedimiento judicial. El artista estadounidense Mason Rothschild fue condenado a pagar 110.000 dólares por daños y perjuicios, en concepto de beneficios y comisiones por la comercialización de los NFTs, además de los daños por apropiación de nombres de dominio (cybersquatting), que fueron 23.000 dólares. En total, se le exigió al demandado el abono de 133.000 dólares.

Además, el pasado mes de junio, el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, después de que Hermès solicitara que se dictara un interdicto permanente contra el creador de los NFT infractores, y este requiriera que se dictara una nueva sentencia a su favor, emitió una nueva orden a favor de la firma francesa condenando a Rothschild a cesar permanentemente en la comercialización de los Metabirkins y la utilización de cualquier nombre de dominio o de redes sociales que incorporaran esta palabra.

Con todo esto, vemos que el caso plantea importantes cuestiones sobre la intersección entre el mundo digital emergente y el derecho de marcas tradicional. La disputa entre Hermès y Mason Rothschild ilustra cómo la reputación de una marca puede verse comprometida en el ámbito digital y cómo la evaluación de la relevancia artística y el potencial de confusión al utilizar marcas en el espacio digital es tan necesario.

En este contexto, surge una compleja encrucijada entre la protección de los derechos de propiedad intelectual y la promoción de la libertad de expresión y la innovación artística en el ámbito digital. Si bien es fundamental reconocer el valor de salvaguardar tanto las marcas renombradas como los derechos de autor, la aplicación precisa de estos principios puede plantear desafíos significativos.

Por un lado, la necesidad de equilibrar los derechos de los titulares de marcas con la libertad de expresión y la innovación artística plantea interrogantes sobre la definición objetiva de qué constituye una obra artística relevante y cómo se evalúa su impacto en el público. Además, existe la preocupación de que una protección excesiva de los intereses de las marcas pueda limitar, de algún modo, la creatividad y la exploración de nuevas formas de expresión en el metaverso y los NFTs, desincentivando a los artistas y creadores.

Sin embargo, es esencial reconocer el esfuerzo y la inversión realizados por marcas como Hermès para construir y mantener su reputación distintiva en el mercado, así como garantizar la protección de los derechos de autor y la propiedad intelectual de los creadores para fomentar la innovación y la creatividad en todas las industrias. Porque, ¿de qué serviría sino innovar y qué motivación tendrían los artistas si después sus derechos no se viesen protegidos frente a posibles apropiaciones indebidas? ¿Deben las nuevas tecnologías ser un justificante de la expropiación de derechos de terceros?

En última instancia, se requiere un análisis cuidadoso y equilibrado de los derechos en conflicto para garantizar una protección efectiva de la propiedad intelectual, reforzando la importancia de proteger tanto las marcas renombradas como los derechos de autor en este nuevo entorno, una protección esencial para preservar la integridad y el valor de la propiedad intelectual, promoviendo así la innovación, la creatividad y el respeto por los derechos de los creadores en la era digital.