DEL REGISTRO AL HECHO HAY UN TRECHO: PROTECCIÓN DE LAS MARCAS NO REGISTRADAS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA.

Empero, ello no significa que la marca no registrada, es decir, la marca usada, esté totalmente desprotegida. Tanto la doctrina como la jurisprudencia nacional han delimitado el concepto de la marca de hecho, ya que no existe en el derecho positivo argentino normativa alguna que haga mención específica a la marca no registrada como tal. Su significado y alcance se ha construido aplicando los principios generales del derecho, la normativa de competencia desleal y los requisitos de la marca notoria.

En este mismo sentido el actual sistema marcario español, en principio, confiere el derecho de propiedad sobre la marca a partir del registro válidamente efectuado respecto a determinados productos y servicios en virtud del principio de especialidad. Sin perjuicio de ello, existen excepciones como el caso de la marca no registrada notoriamente conocida en España prevista en el artículo 6.2 d) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

La marca de hecho es un signo distintivo de uso intenso, sostenido en el tiempo y de buena fe en el tráfico económico, que recibe protección de la normativa marcaria a pesar de su falta de registro. Sin embargo, partiendo de la base de un sistema registral, el reconocimiento de la marca de hecho debe ser interpretado con carácter restrictivo.

En una pluralidad de casos se ha reconocido el valor de la marca usada frente a una que es registrada con posterioridad. Se ha sostenido que ese criterio de excepción funciona, por ejemplo, cuando un tercero pretende inscribir una marca que es usada intensamente por quien no la ha registrado. No solo obedece al propósito de evitar maniobras de mala fe de su contrario, sino también a los efectos de resguardar el prestigio y la clientela formada mediante esa utilización sostenida en el tiempo del signo no registrado. El artículo 24 b) de la LM contempla este supuesto al establecer que son nulas las marcas registradas por quien, al solicitar el registro, conocía o debía conocer que ellas pertenecían a un tercero.

Las diferentes Salas de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal han sostenido en sus sentencias que el titular de una marca de hecho es prima facie merecedor de amparo legal, al menos, por aplicación de los principios generales del Derecho civil (Sala II Docile Alimentos LTDA c/ ARCOR SAIC s/cese de oposición al registro de marca, de fecha 10 de septiembre 2019, entre otras).

El uso de una marca no registrada por parte de su titular, en el ejercicio regular de un derecho sin exceder los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres, son pautas importantes con vistas a resguardar los intereses legítimos de dichos titulares.

Por otro lado, cobra especial relevancia la normativa de competencia desleal, al sancionar los actos que buscan aprovecharse del prestigio ajeno o desviar la clientela de un competidor mediante la utilización de su signo distintivo. El artículo 10 g) del Decreto 274/2019 de Lealtad Comercial establece: Supuestos particulares. Se consideran actos de competencia desleal, los siguientes: (..) g) Explotación indebida de la reputación ajena: Realizar actos que aprovechen indebidamente la imagen, el crédito, la fama, el prestigio o la reputación empresarial o profesional que corresponde a otro, induciendo a confundir los propios bienes, servicios, actividades, signos distintivos o establecimientos con los de otro.

Otro elemento normativo para la protección de las marcas no registradas es el artículo 6 bis del Convenio de la Unión para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883 (en adelante, el Convenio de París). La finalidad del artículo 6 bis del Convenio de París es prevenir el registro y el uso de una marca que pueda generar riesgo de confusión con una marca notoria anterior, a pesar de la falta de registro de la marca notoria en un Estado miembro. La protección de la marca notoria aparece, a su vez, en el artículo 16.2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, de 15 de abril de 1994 (en adelante, ADPIC), que precisa como requisito fundamental, para la admisión de la notoriedad de una marca, que el conocimiento esté expandido en el sector pertinente del público. En la LM no se hace mención alguna respecto al concepto de marca notoria. Ello no impide que la jurisprudencia aplique el concepto de marca notoria previsto en el Convenio de Paris y el ADPIC, teniendo en cuenta que ambos tratados internacionales fueron aprobados por la República Argentina y poseen jerarquía superior a las leyes conforme lo dispuesto por el artículo 75 inciso 22 de la Constitución de la Nación Argentina.

Para determinar la notoriedad de una marca, resulta de especial utilidad la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas del año 2000, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en adelante, Recomendación Conjunta). Conforme a la Recomendación Conjunta, para acreditar la notoriedad se tienen en cuenta factores tales como la publicidad, tiempo de uso, la constitución de sucursal, volumen de ventas, alcance geográfico, o la comercialización a distribuidores a través de sus facturas. Igualmente, pueden ser significativos para determinar el grado de conocimiento de un signo notorio, los resultados obtenidos a través de encuestas y sondeos.

Las directrices de la Recomendación Conjunta para las marcas notorias son perfectamente aplicables para probar el uso relevante de la marca de hecho. Por ende, el titular de una marca no registrada debe probar que el signo ha sido intensamente explotado y se ha formado una clientela al amparo de dicho signo distintivo.

Resulta interesante la sentencia de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal en los autos caratulados Jacob Suchard SA c/ Alberto Fehrmann SA s/ cese de uso de marca, de fecha 18 de septiembre de 2003. Dicha sentencia confiere protección como marca de hecho a la forma del chocolate Toblerone. La marca Toblerone registrada en el Instituto Nacional Propiedad Industrial en la fecha de la sentencia era únicamente denominativa y no contenía una protección a título de marca sobre la forma del producto. De todas maneras, el Tribunal consideró probado que la forma particular de la barra de chocolate Toblerone era una marca no registrada y, a su vez, notoria entre los consumidores.  

En esta misma línea de protección la jurisprudencia de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal es contundente, al otorgar al titular de la marca de hecho legitimación activa para entablar acciones que la normativa prevé para los titulares registrales de marcas (Puntas y Bolígrafos SAIC c/ The Gillette Company s/ cese de oposición al registro de marca, de fecha 4 de junio de 2003, entre otras). En este caso, se reconoció como marca de hecho combinación de colores en una serie de modelos de máquinas de afeitar comercializadas por Gillette, cuyo cuerpo era de color negro y la parte del cabezal de color blanco. Los modelos de máquinas de afeitar con esta combinación particular de colores alcanzaron un nivel de ventas elevados conforme fue probado por Gillette. En adición a ello, el Tribunal consideró probado que la combinación de los colores blanco y negro en dichas máquinas de afeitar habían alcanzado una distintividad destacada desde el punto de vista identificatorio del producto para los consumidores. A su vez, la importancia del uso de esa combinación de colores fue motivo para reconocerle el carácter de marca de hecho.

Consecuentemente, el titular de la marca de hecho puede oponerse a la solicitud de registro de una marca o solicitar su posterior nulidad o reivindicación. En adición a ello, puede requerir el cese de uso de una marca, así como también obtener el dictado de una medida cautelar en los términos del artículo 50 del ADPIC. Todo ello siempre y cuando exista una identidad o similitud con la marca de hecho y derive en un riesgo de confusión para los consumidores de los productos y servicios que pretenden distinguir las marcas en conflicto. Por otro lado, configurándose los requisitos del tipo penal, queda habilitada la acción para querellar penalmente por desvío delictuoso de la clientela en virtud del artículo 159 del Código Penal argentino.

Para concluir, no se debe perder de vista que la protección conferida a las marcas de hecho es de aplicación restrictiva, ya que es una excepción al sistema atributivo de una marca por medio del registro. La existencia de un registro público de marcas contribuye a la seguridad jurídica.  En determinados casos, el uso intensivo y prologando en el tiempo de un signo distintivo no registrado puede ser relevante a la hora de evitar actos de competencia desleal sancionados por el ordenamiento jurídico. Aquel que no ha registrado su signo y pretende que el mismo sea reconocido como marca de hecho, deberá aportar pruebas de uso convincentes y acreditar de manera efectiva la formación de una clientela bajo el amparo de ese signo distintivo. De todas maneras, la noción de marca de hecho es una creación jurisprudencial y no legislativa. Una interpretación amplia de los precedentes jurisprudenciales que otorgan protección a estos signos distintivos no registrados puede desvirtuar el sistema registral previsto por la LM.

https://www.linkedin.com/in/pedro-duprat-/