LIONEL MESSI GANA EL PARTIDO CONTRA LA EUIPO Y PUEDE REGISTRAR SU MARCA.

La controversia se remonta a agosto de 2011, cuando el célebre futbolista Lionel Andrés Messi Cuccittini, residente en Barcelona, presentó a la EUIPO una solicitud de registro del signo figurativo MESSI como marca de la Unión Europea. En concreto, la marca iba a aplicarse a productos deportivos, como prendas de vestir, calzado y artículos para el gimnasio, correspondientes a las clases 25 y 28 del Arreglo de Niza de 15 de junio de 1957 relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de marcas. Sin embargo, en aquel mismo momento ya existía en el mercado una marca registrada de productos de deporte llamada MASSI, la cual destaca claramente por las similitudes visuales y fonéticas con el nombre escogido por el jugador de fútbol. Por este motivo, los titulares de derechos de esta marca, primero el Sr. Jaime Masferrer Coma y, en 2012, la sociedad española J.M.-E.V. e hijos formularon oposición al registro de la marca MESSI invocando la existencia de riesgo de confusión.

En los dos años siguientes la cuestión se complicó debido a la estimación de la oposición en 2013 por parte de la EUIPO, denegando al Sr. Messi Cuccittini el registro de su marca. Consecuentemente, el futbolista decidió interponer recurso contra esta resolución ante el mismo órgano. En abril de 2014 la EUIPO se pronunció sobre el recurso, desestimando las pretensiones del futbolista y afirmando que efectivamente entre las dos marcas MESSI y MASSI existía riesgo de confusión. De hecho, este supuesto puede representar motivo de denegación de registro según el artículo 8.1.b) del Reglamento (CE) 207/2009, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria.

El Sr. Messi Cuccittini persistió en su batalla para el reconocimiento de la marca MESSI e interpuso otro recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea (en adelante, TGUE). De hecho, este Tribunal es el órgano competente para conocer de los recursos interpuestos para anular los actos de las instituciones, órganos u organismos de la Unión que afecten directa e individualmente a las personas físicas o jurídicas destinatarias. El asunto tomó una vuelta inesperada cuando el TGUE el 26 de abril de 2018 anuló mediante sentencia (T-554/14) la resolución de la EUIPO, fallando que se descartaba cualquier tipo de riesgo de confusión debido a la notoriedad y el renombre del jugador de fútbol respecto a la marca en cuestión. Como es fácilmente deducible tras un fallo tan controvertido, la EUIPO y la sociedad J.M.-E.V. e hijos interpusieron recursos de casación esta vez ante el TJUE.  

Así llega septiembre de 2020, mes en el que el TJUE desestima ambos recursos de casación. Sin embargo, ¿cuáles son los motivos que han llevado el TJUE a dar la razón al Sr. Messi Cuccittini, después de tantos recursos y tantas resoluciones contradictorias?

El TJUE considera correcta la interpretación del TGUE sobre lo que se necesita en este asunto para que el signo distintivo de una marca no genere riesgo de confusión: la percepción de público pertinente y el renombre de la persona. Más específicamente, se confirma la presencia de una interrelación entre estos dos elementos para identificar la existencia o no de riesgo de confusión. El fallo del TJUE aporta una solución interpretativa muy relevante en el enfrentamiento de marcas que se caracterizan por elementos similares entre ellas: la vertiente conceptual de los signos enfrentados puede excepcionalmente prevalecer sobre las similitudes fonéticas y graficas de los mismos. A este respecto, existen unos precedentes jurisprudenciales paradigmáticos sobre esta temática, como los casos Picasso/Picaro (STJUE de 12 de enero de 2006, asunto C-361/04 P) y Black Label by Equivalenza (STJUE de 4 de marzo de 2020, asunto C-328/18 P).

El primer caso, citado también en la sentencia aquí analizada (ap. 76 a 87), trata sobre la licitud de la coexistencia de las marcas de automóviles PICARO y PICASSO y el posible riesgo de confusión para los consumidores. Por primera vez el TJUE afirma la relevancia del elemento conceptual frente a las similitudes gráficas y fonéticas en caso de marcas que consisten en el nombre de un personaje famoso, como el celebre pintor Pablo Ruiz Picasso. Se relaciona el riesgo de confusión con la percepción del público pertinente (en este caso, los compradores de automóviles) y se establece que la fama del pintor Picasso permite neutralizar cualquier tipo de confusión en el consumidor (caso Picaro/Picasso, ap. 56).

El segundo precedente, aunque es más reciente, aporta mayores detalles interpretativos respecto a las características del elemento conceptual de una marca capaces de contrastar las similitudes gráfico-fonéticas de dos signos. El TJUE afirma que la neutralización del riesgo de confusión en este caso actuará de manera excepcional, cuando al menos uno de los signos tenga, desde el punto de vista del público pertinente, un significado claro y determinado (caso Black Label by Equivalenza, ap. 75). 

Aplicando esta doctrina al caso Messi Cuccittini (STJUE de 17 de septiembre de 2020, C-449/18 P y C-474/10 P), se entiende que existen varios aspectos capaces de diferenciar la marca MESSI de la marca MASSI. Efectivamente, esta se caracteriza, primero, por diferencias conceptuales (ap. 48, 74 y 87), debido a la fama extraordinaria del jugador de fútbol, y, segundo, por un significado claro, determinado y susceptible de ser captado inmediatamente por el público pertinente (ap. 85 y 86). Es posible así llegar a la conclusión que la marca MESSI genera una impresión de conjunto diferente respecto a la marca MASSI. 

Otro aspecto fundamental en la sentencia aquí analizada es el concepto de renombre y su rol en el enfrentamiento entre marcas. Para describirlo en pocas palabras, el renombre consiste en el grado de conocimiento de una marca entre el público. El art. 8.5 del Reglamento (UE) 2017/1001, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea lo cita como causa de denegación de registro cuando dos marcas se parezcan y la que ya se ha registrado goce de renombre. Según la doctrina jurisprudencial del TJUE (véase, por ejemplo, caso General Motors, resuelto por STJUE de 14 de septiembre de 1999, asunto C-375/97, ap. 22 y 23), el renombre representa un requisito de conocimiento mínimo respecto a la parte significativa de público interesado por los productos y servicios amparados por una marca. Sin embargo, como se explica en las Directrices relativas al examen de las marcas de la Unión Europea, publicadas por la EUIPO en agosto de 2016, ningún signo goza intrínsecamente de renombre sólo porque hace referencia al apellido de un personaje famoso. De hecho, este elemento debe ser también una consecuencia del uso y de los productos o servicios que el signo mismo designa (p. 8). El público a considerar para la identificación del renombre debe ser aquel interesado específicamente por la marca en cuestión, sea el público en general o un público más especializado y sectorial dependiendo del caso concreto (caso General Motors, ap. 24).

Respecto al caso Messi Cuccittini, el TJUE considera como público pertinente al consumidor medio de la Unión Europea, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, que compra artículos de deporte (ap. 38). A partir de este punto, el Tribunal precisa que el renombre del que goza Lionel Messi no interesa solamente a la parte de público interesada en el fútbol o en el deporte en general, sino también a la mayoría de las personas informadas, razonablemente atentas o perspicaces, dada la extraordinaria fama del futbolista (ap. 52). 

El aspecto más crítico de la sentencia consiste en la falta de prueba relativa a la efectiva existencia de renombre del Sr. Messi Cuccittini. De hecho, como en cualquier tipo de pretensión en un proceso, es necesario aportar indicios razonables y argumentos convincentes que comparen las dos marcas y demuestren la existencia de renombre. Parece que esto no ha pasado en el caso aquí analizado, dado que en las alegaciones aportadas por Lionel Messi ante la EUIPO no se hace mención al renombre y el TGUE valora este elemento como hecho notorio y lo utiliza como base para la estimación del recurso. Aclarada la notoriedad fáctica del renombre del apellido del futbolista, el TGUE afirma la no necesidad de aportaciones probatorias respecto al mismo (ap. 57). Es necesario recordar todavía que la única función del TGUE en este caso es anular la resolución de la EUIPO eventualmente lesiva de los derechos del destinatario, sin algún poder de intervención en cuestiones fácticas de la controversia. Además, también el TJUE ha dado la razón al Sr. Messi Cuccittini basándose en hechos notorios, considerando suficientes para aclarar la existencia de renombre los mismos elementos fácticos aportados por el TGUE. Consecuentemente, siendo el recurso de casación un instrumento para valorar cuestiones de Derecho, el TJUE afirma la no necesidad de valorar las pruebas sobre este aspecto (ap. 55). Sin embargo, como se ha citado anteriormente en el presente texto, la EUIPO ha aclarado que el renombre deriva también del grado de notoriedad adquirido por los productos y servicios que se identifican con una determinada marca. En síntesis, el TGUE ha juzgado elementos fácticos y no alegados por el recurrente, en lugar de controlar la legalidad del acto de la EUIPO, mientras que el TJUE no ha justificado de manera completa y exhaustiva el razonamiento adoptado en la resolución del caso.

Analizando la problemática en su conjunto, todo esto parece ir en detrimento de la seguridad jurídica en el ámbito marcario. Es necesario recordar al lector que en el caso BigMac del 11 de enero de 2019 la División de Anulación de la EUIPO sostuvo que la empresa McDonald’s no había probado debidamente el renombre de la marca BigMac. Fue por esta razón que la multinacional no pudo ver estimada su pretensión de utilizar en exclusiva esta marca en la Unión Europea. ¿No parece entonces contradictorio que en el caso aquí analizado Lionel Messi no ha tenido que aportar pruebas para demonstrar el renombre de su marca? De hecho, parece razonable considerar un hecho notorio también el renombre de la marca BigMac, ya que es indiscutible la fama mundial del producto representado por esta marca entre el público pertinente. Sin embargo, en aquel momento la EUIPO no lo consideró un elemento suficiente para verificar la existencia del renombre y consecuentemente no pudo estimar la demanda de McDonald’s. En comparación con el caso aquí analizado, no se entiende la razón por la cual el TJUE ha adoptado una resolución tan contradictoria solamente un año después de la decisión sobre el asunto BigMac. 

Finalmente, como último punto sobre el que detenerse en el caso del futbolista, hay que considerar el elemento quizás más peculiar aportado por esta sentencia. Al contrario de los casos Picasso/Picaro y Black Label by Equivalenza, que se referían a marcas ya registradas, aquí el concepto de renombre se aplica también a una marca nueva, todavía pendiente de registro, frente a una marca anteriormente registrada pero considerada desprovista del mismo grado de notoriedad. A este respecto, el TJUE argumenta que, para apreciar si un signo tiene un significado claro y determinado desde la perspectiva del público pertinente, podrá tenerse en cuenta tanto el signo relativo a la marca anterior como el signo correspondiente a la marca cuyo registro se solicita (ap. 86). De esta manera el Tribunal “invierte” el esquema clásico de renombre de la marca anterior y se focaliza en los elementos distintivos de la marca que se pretende registrar. En respaldo de esta afirmación, el TJUE cita la sentencia sobre el caso Becker/Harman International Industries (STJUE de 24 de junio de 2010, asunto C-51/09 P), que en el apartado 37 pone de relieve la necesidad de tener en cuenta la notoriedad de la persona que solicita que su nombre o apellido se registren como marca, en la medida que tal notoriedad pueda influir en la percepción de la misma por el público pertinente (ap. 47). 

En conclusión, después de casi diez años desde su inicio, el asunto relativo al registro de la marca MESSI llega a un final. Muchos son los temas de reflexión generados por esta nueva sentencia del TJUE. Los criterios de apreciación del riesgo de confusión cambian de perspectiva y adquieren una nueva dimensión, consolidando en parte la precedente doctrina jurisprudencial y aportando al mismo tiempo nuevos elementos interpretativos. El TJUE parece volverse más flexible respecto a los criterios de apreciación de renombre y basa su decisión en la notoriedad del propietario de la marca, más que en el grado de conocimiento de la marca en sí misma. Muy discutible resulta ser también el método adoptado para la resolución del caso, visto que el TJUE no se pronuncia sobre la falta de aportación de pruebas que acrediten la existencia de renombre. Ahora nos queda esperar a ver si habrá otros cambios tan importantes en la futura jurisprudencia comunitaria y, mientras tanto, damos la enhorabuena a la marca MESSI por haberse finalmente registrado como marca de la Unión Europea.