MARCAS NO TRADICIONALES: APTITUD DISTINTIVA DE LA MARCA PATRÓN DE LOS CUADROS DE LOUIS VUITTON.

La sentencia deviene del recurso interpuesto por Louis Vuitton Malletier contra la resolución de la segunda Sala de Recursos de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, en adelante EUIPO por sus siglas en inglés, de 22 de noviembre de 2018, en el asunto R 274/2017-2, en la que se declara la anulación de la marca, en un procedimiento iniciado por el señor Wisniewski, de origen polaco.

Con fecha 4 de noviembre de 2008, Louis Vuitton Malletier obtuvo de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (en adelante OMPI) el registro internacional de la marca figurativa consistente en patrón de cuadros en forma de tablero de ajedrez conocida como “Damier Azur”, que designaba en particular la Unión Europea, la cual fue publicada en el Boletín de Marcas Comunitarias el 22 de diciembre de 2008, reconociendo la protección otorgada como una marca de la Unión Europea para la protección de los productos contemplados en la clase 18 de la Clasificación de Niza, consistentes en “cajas de cuero o imitación de cuero, baúles, maletas, estuches de viaje [artículos de marroquinería], bolsas de viaje, artículos de equipaje, porta trajes, sombrereras de cuero, estuches para artículos de tocador, mochilas, bolsas de mano, bolsas de playa, bolsas para la compra, monederos, maletines para documentos, portafolio (artículos de marroquinería], mochilas escolares, billeteras, paraguas, entre otros”.

En el año 2015, el Señor Norbert Wisniewski presentó ante la EUIPO la solicitud de anulación de los efectos de dicha marca internacional, alegando falta de aptitud distintiva, ya que la marca en cuestión era un patrón simple, básico y común respecto de los productos de textiles, bolsos y similares, y en el año 2016 la EUIPO resolvió la solicitud, declarado la anulación de la marca respecto a todos los productos contemplados por la misma. En el año 2017, Louis Vuitton Malletier presenta ante la EUIPO recurso contra dicha resolución y, con fecha 2018, la EUIPO desestimó dicho recurso.

Dicho lo anterior, Louis Vuitton Malletier acude ante el TGUE solicitando que se anule la resolución impugnada y que se condene en costas a la EUIPO y al solicitante del proceso de anulación, en base a dos motivos en concreto: a) la evaluación incorrecta por parte de la Sala de Recursos del carácter distintivo inherente de la marca, ya que la evaluación es contraria a las normas relativas a la carga de la prueba en los procedimientos de anulación; y b) el error en la evaluación del carácter distintivo adquirido mediante el uso de la marca. En el presente caso, Louis Vuitton Malletier se basa en la jurisprudencia reiterada de la Sala de Recursos en donde la marca registrada goza de una presunción de validez, por lo que en los procesos de anulación corresponde al solicitante de la declaración de anulación proporcionar las pruebas sólidas que cuestionen la validez de la marca, debiendo la Sala de Recursos examinar si la marca en cuestión carece de aptitud distintiva de acuerdo a las pruebas presentadas. No obstante, señala Louis Vuitton que, en el presente caso, el señor Wisniewski aportó prueba escasa y careciente de valor, y la Sala de Recursos compensó la falta de prueba y basó su decisión en hechos presuntamente conocidos, que carecen de valor, infringiendo las normas de la carga de la prueba.

Por otro lado, la EUIPO solicita que se desestime el recurso interpuesto por Louis Vuitton Malletier y que se le condene en costas, aduciendo que la Sala de Recursos considera que la marca en cuestión consiste en un patrón que es destinado a ser colocado en parte de los productos para los cuales solicita su protección o para cubrir la totalidad de su superficie, y por tanto corresponde a la parte externa de dichos productos, por lo que para evaluar la aptitud distintiva de la marca se basó en los principios aplicables a las marcas tridimensionales, de conformidad con la jurisprudencia reiterada.

Por tanto, la evaluación realizada por la Sala de Recursos para calificar la aptitud distintiva de la marca, se basó en hechos conocidos, aduciendo que existían otras figuras consistentes en patrón de cuatros de tableros, los cuales siempre habían existido y eran un patrón figurativo básico y común. Es por ello que la resolución de la Sala de Recursos se basa en la falta de aptitud distintiva por los argumentos aducidos por Wisniewski y, en particular, por los hechos conocidos.

Louis Vuitton solicitó a la Sala de Recursos que realizara una evaluación general de todas las pruebas presentadas para determinar si las mismas en su conjunto, podrían establecer que la marca en cuestión había adquirido carácter distintivo o significado secundario, a través del uso en toda la Unión o en un grupo de Estados.

A pesar de que, dentro del proceso administrativo de concesión de marca, Louis Vuitton presentó numeras pruebas que abarcaban toda la Unión Europea en 2008, la Sala de Recursos limitó su análisis a un conjunto restringido de la evidencia presentada, excluyendo otras pruebas y, por tanto, resolvió sobre la falta de aptitud distintiva.

Con base en lo anterior, el TGUE decide en esta sentencia anular la resolución de la Segunda Sala de Recursos de la EUIPO, en donde se desestima el recurso interpuesto por Louis Vuitton respecto a en base a la admisión de solicitud del procedimiento de anulación, presentado por el señor Wisniwski, en donde se alegaba falta de aptitud distintiva y ordenando que las costas correrán a cargo de la EUIPO.

El TGUE en su resolución aduce que la Sala de Recursos cometió un error de Derecho, puesto que al evaluar el recurso interpuesto por Louis Vuitton solamente se evaluó parte de las pruebas presentadas y, en particular, la evaluación versó sobre los hechos conocidos alegando que el patrón de cuadros era común para los productos contemplados en la clase 18 de la Clasificación de Niza.

Asimismo, aduce que el error de Derecho también se basó en examinar que la aptitud distintiva adquirida debió ser en todos los Estados Miembros de la Unión Europea, sin tomar en cuenta las pruebas presentadas por Louis Vuitton como facturas, publicidad en sitios de internet, revistas de moda, entre otros, en donde se acreditaba que la marca había adquirido aptitud distintiva en el conjunto de la Unión, ya que el uso debe de referirse a un grupo de los mismos, siendo excesivo exigir prueba en cada Estado Miembro.

La EUIPO también debió considerar la distintividad adquirida o el significado secundario, por tener la marca un gran posicionamiento en el mercado por estar publicada en varios sitios de internet como Google o Instagram.

La resolución emitida por el TGUE es de gran importancia en relación con las marcas no tradicionales, en el presente caso las marcas de patrón, ya que establece la aptitud que tiene una marca no tradicional para diferenciar productos de la competencia. Asimismo, marca un precedente en cuanto al significado secundario por una marca no tradicional, logrando una aptitud distintiva de acuerdo con el uso que se le dé a la marca y no necesariamente en cada uno de los Estados Miembros de la Unión, sino basta que se pueda probar el uso continuo y conocido en un grupo de Estados.

Por último, marca un precedente respecto a la importancia de la publicidad a través de sitios de internet, en donde el producto puede llegar a comercializarse en varios lugares sin necesidad de tener un lugar físico.