CASO BROMPTON: LAS BICICLETAS SÍ PUEDEN SER "ORIGINALES"

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha respondido a la petición de decisión prejudicial planteada en diciembre de 2018 por el Tribunal de Empresas de Lieja (Bélgica). El órgano jurisdiccional belga albergaba dudas sobre la interpretación de la Directiva 2001/29/CE (que atribuye a los titulares de derechos de autor los derechos exclusivos reconocidos en sus artículos 2 a 5). En particular, el objeto de la cuestión era saber si se deben excluir del ámbito de protección de la citada Directiva aquellas obras cuya forma resulte necesaria para obtener un resultado técnico. Y por otra parte, también se planteaba si, a fin de apreciar si la forma controvertida es «necesaria para lograr un resultado técnico», habrían de tenerse en cuenta criterios como: (i) la existencia de formas alternativas para alcanzar el mismo resultado; (ii) la eficacia de la forma para obtener dicho resultado; (iii) la voluntad del presunto infractor de conseguir dicho resultado; y (iv) la existencia de una patente anterior (ya caducada), sobre el procedimiento que permite llegar al resultado técnico en cuestión.

La respuesta del Tribunal (en su sentencia de 11 de junio de 2020, asunto C-833/18), se podría resumir con la siguiente pregunta, que deberán hacerse los tribunales nacionales a la hora de decidir en asuntos análogos al de referencia: ¿es la forma del producto –necesaria para la obtención de un resultado técnico– una expresión de la «capacidad creativa» del autor y, por ende, de su personalidad?

Poniéndonos en antecedentes, la cuestión prejudicial surge en el marco del procedimiento en el cual la compañía inglesa Brompton Bicycle Ltd demanda por infracción de derechos de autor a la sociedad coreana Chedech/Get2Get. La sociedad inglesa lleva décadas comercializando una “característica” bicicleta plegable, cuyo mecanismo de plegado fue objeto de patente (actualmente caducada). Por su parte, la sociedad demandada participa en el mercado comercializando una bicicleta con un aspecto visual muy parecido y que puede adoptar las mismas posiciones.

Conviene también apuntar que en varios países ya existían pronunciamientos sobre esta materia. En concreto, en 2010, el Juzgado de lo Mercantil nº5 de Madrid (en su sentencia 41/2010 de 10 de febrero) estimó la demanda por infracción de derechos de propiedad intelectual formulada por Brompton contra una sociedad que estaba importando y comercializando lo considerado como un plagio. A este respecto, el Juzgado, tras realizar un examen comparativo de las bicicletas, concluía que las importadas y comercializadas por la demandada reproducían la forma de la Brompton, siendo «esencialmente iguales». Con esta resolución se remarcaba, además, que no infringe únicamente el que plagia, sino también el que comercializa y se beneficia de la venta de los productos infractores o los ofrece al público en su establecimiento.

Volviendo al caso que nos ocupa, el TJUE ha considerado que, efectivamente, la forma de la bicicleta Brompton es necesaria para obtener un resultado técnico (párr. 29). Es decir, la bicicleta es apta para adoptar tres posiciones, en una de las cuales se mantiene en equilibrio en el suelo (función o resultado técnico del sistema de plegado), gracias a su forma. Sin embargo, ello no obsta para la realización de la valoración tendente a determinar si el producto en cuestión es una obra protegible por derecho de autor (en virtud de lo cual, autor y causahabientes gozarían de los derechos de exclusiva reconocidos en los artículos 2 a 5 de la Directiva 2001/29/CE).

El TJUE, sin apartarse en lo sustancial de la línea argumental del Abogado General, el Sr. Campos Sánchez-Bordona (conclusiones presentadas el 6 de febrero de 2020), en su fallo determina que aquellos productos cuya forma sea necesaria para obtener un resultado técnico pueden ser objeto de protección por esta vía en la medida en que constituyan una «obra original resultante de una creación intelectual». Se considerará que concurre este requisito cuando dicha forma sea la expresión de la capacidad creativa del autor, quien debe haber creado el producto en cuestión «adoptando decisiones libres y creativas», de tal suerte que, en la elección de dicha forma, esté reflejando su personalidad. Todo ello sin dejar de observar el importante matiz que hace el Tribunal al aclarar que no será susceptible de protección por derecho de autor aquel producto cuya forma venga únicamente dictada por su función técnica (párr. 33).

Como vemos, la solución del Tribunal reposa en la definición del requisito de «originalidad» (párrs. 22 a 27), que deberá ser aplicado al acto de elección de la forma controvertida. Además, la satisfacción de tal requisito, se analizará en cada caso concreto teniendo en cuenta todos los elementos pertinentes «tal y como existían durante la concepción de ese objeto» (párr. 37).

Con esta respuesta, que podemos catalogar de «flexible», desde el punto de vista práctico, el Tribunal abre la posibilidad de proteger por el derecho de autor un producto con independencia de que la forma adoptada por el mismo sea necesaria para la consecución de una funcionalidad o resultado técnico. De esta manera, una vez más, los órganos jurisdiccionales nacionales gozarán de un gran margen de interpretación. Eso sí, el Tribunal deja sentados los siguientes criterios:

1. La existencia de una patente anterior (caducada) y la eficacia de la forma para llegar al mismo resultado técnico, son factores que deberán apreciarse únicamente en la medida en que pongan de manifiesto las consideraciones que fundamentaron la elección de la forma del producto de que se trate (párr. 36).
2. Al apreciar los factores que guiaron la decisión del creador, no es determinante la existencia de soluciones alternativas para llegar al mismo resultado técnico. No obstante, esto sí servirá para constatar que existía la posibilidad de decisión (párr. 35).
3. Para valorar si existe infracción, tampoco es relevante la voluntad del presunto infractor de conseguir el mismo resultado técnico (párr. 35).

El Abogado General, en sus conclusiones en el caso de autos, al valorar el criterio de la existencia de soluciones alternativas, se remitía a la sentencia DOCERAM (asunto C-395/16, sentencia de 8 de marzo de 2018). En dicho pronunciamiento, se señalaba que, para apreciar si la apariencia de un producto está dictada en exclusiva por su función técnica, es necesario demostrar que dicha función es el único factor determinante de tal apariencia. Y, en este análisis, no es relevante «la existencia de dibujos o modelos alternativos»; hecho que constituye, en todo caso, «un simple elemento adicional de juicio» a tener en cuenta por el juez.

Podemos afirmar que con la sentencia en el asunto C-833/18 se abre la puerta a objetos con este tipo de características técnicas (siempre que la forma no esté determinada exclusivamente por su funcionalidad técnica), para que puedan gozar de una protección mucho más amplia. Esta afirmación está basada en el hecho de que, como sabemos, la protección por propiedad intelectual tiene mayor alcance. Por un lado, desde el punto de vista temporal, las «obras» están protegidas durante la vida del autor y 70 años p.m.a., lo cual es muy superior al alcance temporal de la protección por cualquiera de los derechos de propiedad industrial. Por otro lado, desde el punto de vista territorial, podemos apuntar que, frente a la territorialidad de los derechos de propiedad industrial y a su necesidad de registro, tenemos la protección por derechos de autor, que no requiere de tal requisito formal y que, además, otorga protección en todos los países firmantes del Convenio de Berna[1]. Conviene aquí recordar, para ser más precisos, que existen excepciones al requisito formal de registro (véase la figura del diseño comunitario no registrado o las marcas notorias y renombradas no registradas)[2]. La finalidad de estas figuras de protección, contempladas en la normativa comunitaria, es que el titular pueda defender sus derechos de propiedad industrial. Lo anterior, sin perjuicio del hecho de que la protección que otorga el registro es mucho más completa.

Por todo lo dicho y para resumir, la clave del asunto será que el producto en cuestión satisfaga el requisito de «originalidad», a pesar de que su forma sea necesaria para dotarlo de una función técnica. Para ello, se evaluará si esa forma (necesaria para un resultado técnico) es un reflejo de la personalidad de su autor, fruto de sus decisiones o elecciones «libres y creativas». De esta manera, donde no haya margen para esa libertad creadora y la forma sea impuesta de manera exclusiva por la funcionalidad técnica perseguida, no cabrá acogerse a la protección por el derecho de autor.

En mi opinión, esta sentencia es sumamente relevante, dadas las grandes implicaciones que tiene desde el punto de vista del alcance de la protección conferida. El hecho de que el mismo objeto que originalmente fue protegido por una patente (que haya expirado), pueda verse beneficiado por la amplísima protección que otorga el derecho de autor, es una muy buena noticia para muchos creadores; y, sin duda, puede suponer un gran estímulo para la búsqueda de la «originalidad».

[1] Pueden consultarse aquí.

[2]

• Por un lado, la protección del “diseño comunitario no registrado” gracias a lo cual es posible obtener la protección de un diseño a corto plazo, por tres años, tras haberse hecho accesible al público por primera vez dentro de la Comunidad Europea, sin necesidad de realizar un registro. Sin embargo, se trata de una protección más débil, ya que solo protege al titular frente a copias idénticas de su diseño. A este respecto, véase el considerando 21 del REGLAMENTO (CE) Nº 6/2002 de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios. En normativa interna, se puede consultar en la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial. Además, sobre esta cuestión existe abundante jurisprudencia; y
• Por otro lado, también procede mencionar la protección conferida en nuestro ordenamiento a las marcas notorias y renombradas, las cuales, aún sin estar registradas, facultan a su titular a ejercitar la correspondiente acción de nulidad y también a presentar oposición al registro en la vía administrativa. A este respecto, véase el art. 8.4 del REGLAMENTO (UE) 2017/1001 de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea. En normativa interna, se puede consultar en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.