¿TIENE AMAZON, EN SU PAPEL DE DEPOSITARIO Y MARKET PLACE, RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES MARCARIAS DE TERCEROS?

El tribunal luxemburgués se pronunciaba recientemente ante la cuestión prejudicial planteada por el TS alemán derivada del procedimiento que enfrentaba a Coty Germany GmbH (en adelante, “Coty”) y Amazon Services Europe Sàrl, Amazon Europe Core Sàrl, Amazon FC Graben GmbH y Amazon EU Sàrl (en adelante, Amazon). El dilema se suscita en el marco de un conflicto que tuvo lugar entre las partes por la venta, por parte de un tercero, del perfume marca Davidoff, titularidad de Coty, a través de la versión alemana de la plataforma Amazon sin la autorización de aquel. Considera este último, como titular del derecho, que con dicha actuación se infringe su derecho a prohibir a un tercero el uso del signo distintivo del que es titular, derecho exclusivo que le otorga el art. 9 del Reglamento Nº2017/1001desde la fecha del registro, y que se concreta, en el presente caso, en el establecido en el apartado 3 letra b): ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines, u ofrecer o prestar servicios con el signo.

Las actividades supuestamente infractoras por parte de Amazon eran, por un lado, su función como plataforma de venta y, por otro, su intervención por el depósito de los productos.

El funcionamiento de la plataforma de venta Amazon consiste en la puesta a disposición de un espacio online, o marketplace, para que los distintos vendedores puedan publicar ofertas de venta de sus productos. Si bien, las ventas se formalizan entre dichos vendedores y los compradores, quedando Amazon al margen de dicho negocio jurídico. Además, en relación con los servicios de depósito, la compañía ofrece a través del programa “Logística de Amazon” la posibilidad de almacenar en depósitos de su propiedad (Amazon FC Graben) los productos ofrecidos por terceros y, cuando se formaliza la compra a través de la plataforma, se expiden los productos a través de una subcontratación externa.

Así las cosas, la mercantil Coty compró a un tercero el perfume de la marca Davidoff (marca de su titularidad y registrada en relación con los productos de la clase 3 del noménclator o Arreglo de Niza) a través de la plataforma Amazon, que en este caso también intervenía como depositario del producto. Considera Coty que dicha venta suponía una infracción de su derecho marcario, pues no existía agotamiento de su derecho ni autorización de venta en la Unión Europea al tercero vendedor.

El demandante ejercitó acciones contra Amazon, solicitando que cesase en la posesión y expedición de los perfumes en Alemania. Los tribunales de primera y segunda instancia desestimaron las pretensiones ejercitadas, bajo la argumentación de que Amazon se limitaba a almacenar los productos por cuenta de terceros. Y, ante la duda, el TS alemán elevó una cuestión prejudicial sobre la correcta interpretación del artículo 9 apartado 3 letra b) del vigente Reglamento sobre la marca de la Unión Europea nº 2017/1001 que, con respecto al principio de agotamiento marcario, establece que “podrá prohibirse, en particular: (…) ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines, u ofrecer o prestar servicios, con el signo”. En concreto, pregunta si la entidad que almacena productos que infringen un derecho de marca pero que no tiene conocimiento de dicha infracción, puede ser considerada infractora.

  Entiende el TJUE que, por un lado, es el vendedor operador del mercado electrónico quien incurre en una infracción marcaria en la oferta de venta, no así la plataforma de comercio electrónico. Y, por otro, que la puesta a disposición de un medio óptimo para dicha venta no implica un uso del signo incluido en el alcance del ius prohibendi del titular en el sentido de la normativa europea. Limitando el derecho exclusivo del titular a los casos en los que la plataforma o encargada del depósito ofrece y comercializa dichos productos, es decir el uso de la marca por parte de la plataforma debe ser “en el marco de su propia comunicación comercial” (párr. 39).

Por lo que Amazon ni en su papel de market place o facilitador de una plataforma de venta en el mercado electrónico, ni como depositario de las mercancías, hace un uso ilegítimo de derecho de marca (párrafos 40 y 42, respectivamente).

Concretamente el fallo del Tribunal establece que "el artículo 9, apartado 3, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, han de interpretarse en el sentido de que debe considerarse que una persona que tiene en depósito por cuenta de un tercero productos que infringen un derecho de marca, sin tener conocimiento de esta infracción, no almacena estos productos con el fin de ofrecerlos o comercializarlos en el sentido de estas disposiciones cuando no persigue ella misma estos fines”.

En consecuencia, de darse una falta de conocimiento de la infracción y una actividad de almacenamiento limitada al depósito de los productos y sin ofrecimiento ni comercialización, no habrá infracción de los derechos marcarios del titular. Si bien, el tribunal recuerda la posibilidad de instar la responsabilidad de la plataforma por la vía del artículo 14.1 de la Directiva nº 2000/31/CE sobre el comercio electrónico o el artículo 11 de la Directiva 2004/48 sobre mandamientos judiciales, en virtud de su posición como servicio de la sociedad de la información. De acuerdo con el régimen de exclusión de responsabilidad regulado en el art. 14 de la Directiva de comercio electrónico, existe una obligación por parte de los prestadores de servicios de intermediación en línea de disponer de un mecanismo efectivo para denunciar estas vulneraciones y actuar en consecuencia y de forma diligente ante el conocimiento efectivo de dicha infracción, y, ante la falta de este, entraría en juego dicha responsabilidad superando de esta forma el condicionante del desconocimiento.

Cabe mencionar que la interpretación la que llega el tribunal es distinta a la que llegó el Abogado General en su conclusión de fecha 28 de noviembre de 2019. Concretamente en los párrafos 51 y siguientes, en los que entiende que no cabe la individualización de las actividades realizadas por las empresas de Amazon por cuanto esa evaluación separada de cada actividad singular entra en contradicción con la realidad económica y el principio de igualdad (párrafo 59). Y, en concreto, con respecto a la actividad de almacenamiento entiende el Abogado General en el párrafo 62 de las conclusiones que el papel de Amazon en relación a esta actividad podría no ser considerado neutro y, por lo tanto, no serían aplicables las exenciones de responsabilidad de los prestadores de servicios de la sociedad de la información que se prevén en el art. 14 apartado 1 de la Directiva 2000/31 (extensible a la intervención como market place, que de ser evaluada de forma individualizada, podría entenderse intrínseco un elemento finalista –párr. 67-).

En cualquier caso, con respecto a la falta de conocimiento, que el tribunal alemán remitente hace explícita en la cuestión prejudicial planteada (con incidencia directa en la exención de responsabilidad prevista en la meritada Directiva como hemos visto –párr. 74 a sensu contrario-), como ya tuvo ocasión de puntualizar el TJUE en la sentencia de 12 de julio de 2011 en el caso L’Oréal v. Ebay (asunto C-324/09). Son estas plataformas u operadores los que tienen la carga de adoptar las medidas necesarias para garantizar el respeto a los derechos de propiedad intelectual. Esta carga fue entendida por el tribunal en el marco de plataformas de venta dejando, en conclusión del AG, fuera de dicha obligación a aquellos considerados meros almacenistas, por cuanto sería contraproducente imponerles obligaciones especiales que grabarían en exceso el tráfico normal, establece en los párrafos 81 y 82 que “El panorama es diferente cuando se trata de empresas, como las demandadas, que, al prestar sus servicios en el marco del programa «Logística de Amazon», se implican en la comercialización de los productos de la forma que he descrito anteriormente. El tribunal de reenvío asevera que esas empresas desconocían que las mercancías violasen el derecho de marca del que era licenciataria Coty Germany, pero opino que ese desconocimiento no las exime necesariamente de responsabilidad.

La destacada implicación de dichas empresas en la comercialización de los productos a través de aquel programa provoca que se les pueda demandar un especial esmero (diligencia) respecto del control de la licitud de los bienes con los que comercian. Precisamente porque son conscientes de que, sin ese control, es fácil que sirvan de cauce a la venta de «productos ilícitos, falsificados, pirateados, robados, o de otros modos ilícitos o carentes de ética, que vulneran los derechos de propiedad de terceros», no pueden, sin más, descargarse de su responsabilidad atribuyéndosela en exclusiva al vendedor”.

Así las cosas, el AG planteaba tres escenarios posibles:

• Si una entidad almacena para el tercero vendedor que infringe y no tiene conocimiento de dicha infracción, no es infractora.
• Si una entidad o persona se involucra activamente en la distribución con un programa tipo “Logística de Amazon”, hay que entender que almacena los productos con el fin de ofrecerlos o comercializarlos.
• Si una entidad o persona desconoce que el tercero que ofrece incurre en infracción marcaria, eso no la exime de responsabilidad y se le podría exigir medios para detectar la infracción.

Y, en relación con la controvertida cuestión de control de contenidos por parte de las plataformas que alojan contenido subido por terceros, vemos, por un lado, que el art. 15.1 de la Directiva sobre comercio electrónico prohíbe la imposición a los prestadores de servicios de alojamiento de datos de una obligación general de supervisión de los datos que transmiten o almacenan con carácter general. En este sentido fue interpretado el precepto en la STJUE de 12 de julio de 2011 en el caso L’Oréal v. Ebay (asunto C-324/09) (pár. 139), que consideraba que dicha obligación no respetaría el justo equilibrio entre los derechos e intereses de las partes en cuestión por cuanto implica una vulneración de la libertad de empresa del prestados de servicio y supone una carga excesivamente gravosa. Si bien en un caso sentencia TJUE de 7 julio de 2016 caso Tommy Hilfiger (asunto C- 494/15) el tribunal establece que “se puede obligar al intermediario a que adopte medidas que contribuyan a evitar que se produzcan nuevas infracciones de la misma naturaleza por parte del mismo comerciante” (par. 34). Esto amplía lo antedicho, confirmando que constituye una obligación de control específica que entra en conflicto con la exclusión de responsabilidad, por cuanto si existe una obligación de supervisar los contenidos, dicha intervención haría caer ese carácter neutral que precisamente eximen de responsabilidad.

Por su parte, el Abogado General Szpunar, encargado de las conclusiones de los meritados asuntos, venía vinculando ese deber de supervisión a los casos en los que existe una infracción ya reconocida y se “vigilan” lesiones de la misma persona, derecho y naturaleza. Es decir, se trataría de una obligación de supervisión de carácter específico, vinculado a que se establezca un sistema judicial mediante el cual el afectado pueda impugnar dicha retirada de contenidos. Y advierte, a su vez, que la imposición de una obligación general de estas características podría entrañar un riesgo para el papel neutral de las plataformas y derivar en una posible censura a la libertad de expresión e información por parte de dichas plataformas, línea de interpretación que ha continuado el AG Manuel Campos Sánchez-Bordona.

Si bien, en el conflicto objeto de la sentencia que ahora comentamos, este tipo de derechos fundamentales no estaban en tela de juicio, se trata de un debate abierto y en pugna por cuanto los distintos operadores o prestadores de servicios de internet no comulgan con la imposición de obligaciones de control y supervisión con carácter general, deber que, de forma antagónica, reclaman los titulares de derechos por la enorme exposición a vulneraciones a las que se enfrentan en la red y la dificultad de perseguirlas de forma individual.

En cualquier caso, y hasta que el criterio cambie -para satisfacción de dichos operadores online- el TJUE ha tomado una posición más cercana a sus argumentos reiterando su postura de exención de obligación de supervisión general, solo limitada a los casos en los que se trata de una distribución o comercialización de forma activa. Interpretación que para bien o para mal sitúa la balanza de parte de los operadores y prestadores de servicios en internet en plena lid por la adopción, o no, de obligaciones de supervisión y control y su respectiva responsabilidad de cara a los titulares de derechos que, pese a sus insistencias, no terminan de lograr el desplazamiento de deberes y responsabilidad a los “gigantes” de internet.