De la concesión a la denegación; expresiones genéricas, descriptivas y evocativas en el derecho marcario
- Escrito por Sergio ARANGO DELGADO
(El autor fue estudiante de la XIII Edición del Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y NN.TT. de la UAM)
En un mundo globalizado, que tiende a traspasar los límites espacio-temporales por el comercio cibernético, los derechos de Propiedad Industrial cobran un valor patrimonial significativo y determinante para los empresarios que promueven comercialmente diferentes productos y servicios en diversos sectores económicos. Por lo anterior, el empresario que aspira a participar en el comercio global, debe lograr el registro de un signo fácil de recordar por el consumidor, un signo que, además, debe tener una aptitud distintiva intrínseca y extrínseca, para enfrentarse a la permanente competencia paralela.
Así pues, es una práctica común que los empresarios intenten registrar como marcas expresiones que carecen de carácter distintivo, pero, ¿cómo se evita que la marca no tenga aptitud distintiva intrínseca?
En primer lugar, se debe mencionar que, dentro del régimen español, la Ley de Marcas española (Ley 17/2001, de 7 de diciembre), en su artículo 5 establece las prohibiciones absolutas para el registro marcario. Así, su letra c) indica que no se pueden registrar como marcas aquellos signos que carezcan de carácter distintivo intrínseco, es decir, aquellos signos que consistan en expresiones genéricas o descriptivas.
En efecto, dicha letra hace referencia a las expresiones genéricas y descriptivas, y, aún cuando en España ambos conceptos se encuentran enmarcados en el mismo precepto normativo, en la Comunidad Andina de Naciones se han diferenciado. De esta manera, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina mediante sentencia del proceso 34-IP-2013, ha establecido la siguiente diferenciación:
“Desde el punto de vista marcario, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo… Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.”.
De lo anterior, es posible concluir que las expresiones genéricas son aquellas que pueden identificarse cuando la palabra o el signo figurativo son sinónimos o representan el producto o servicio que se desea proteger. De esta manera, sería genérica la solicitud de la marca “coches” o “carros” en la clase 12 para vehículos automotores. De la misma forma, se consideraría genérica la solicitud de la marca figurativa consistente en el diseño natural de una manzana para identificar productos de las clases 31 y 32.
Por otro lado, las expresiones descriptivas son aquellas que aluden a las calidades, cantidades, funciones u otras características o cualidades del producto o servicio que se desea prestar. No se podría registrar entonces como marca la solicitud del signo “transparente” para producción de vidrio en la clase 21, pues la expresión sería descriptiva, ya que una de las cualidades esenciales de la mayoría de los vidrios es que sean transparentes.
Entendiendo que las expresiones genéricas y descriptivas por sí mismas no tienen carácter distintivo, se debe abordar el tema de las expresiones evocativas o sugestivas, es decir, aquellas que sólo informan de manera indirecta acerca de la calidad, cantidad o funciones de los productos o servicios que desea proteger.
Un ejemplo de marca evocativa podría ser el siguiente:
¿En este caso, la marca “JAGUAR” registrada en la clase 12 podría ser considerada descriptiva de automóviles?
Los signos evocativos se pueden diferenciar de las expresiones genéricas y descriptivas, por cuanto los primeros recuerdan el género del producto y sus características sin mencionarlas explícitamente. En efecto, la marca “JAGUAR” es un signo evocativo, pues aun cuando sugiere el concepto de velocidad y agilidad relacionándolo con el animal, esa no es una cualidad necesaria o usual para describir todos los vehículos automotores.
Otro ejemplo de marcas evocativas podría ser la marca registrada “VITAFRUIT” en clase 32 para proteger zumos de fruta, pues la expresión evoca el concepto de “fruta vitamínica”. Sin embargo, no es un término que exista en el idioma español para hacer relación a las cualidades de un producto, ni para identificarlo como tal.
En conclusión, para lograr el registro de una marca sin incurrir en la carencia de distintividad intrínseca, el empresario debe abstenerse de utilizar las palabras o imágenes que directamente representen las cualidades y el producto o servicio que se desea proteger.