ZARA VS. ZARA: SE NOS ATRAGANTA LA PASTA ITALIANA.

Esta solicitud fue objeto de recurso ante la División de Oposición, la Sala Quinta de Recurso de la EUIPO y el TGUE, que anuló la Decisión de la EUIPO al no estar suficientemente motivada, devolviendo el asunto. La Sala Cuarta de Recurso de la EUIPO admitió la solicitud de registro de la marca solicitada para las “hortalizas frescas” y los “jugos de frutas” (clases 31 y 32). Contra esta Decisión, Inditex interpuso un recurso en el que solicitaba al TGUE que admitiese la solicitud de registro de los productos de alimentación (clases 29 y 30), y de los servicios de venta (clase 35) y de restauración (clase 43) de dichos productos.

Centrándonos en la sentencia objeto de este blog, cabe señalar que en el acto de la vista Inditex planteó que los efectos de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea imposibilitan que una parte siga invocando los derechos en dicho Estado como derechos anteriores. El TGUE concluye que dicha retirada no afecta a la protección de que disfrutaba la marca denominativa “LE DELIZIE ZARA” en el momento de presentación de la solicitud de registro.

En cuanto al fondo del asunto, y en concreto al uso efectivo de la marca, Inditex asevera que la Sala de Recurso incurrió en error en la apreciación de las pruebas aportadas, al entender que hubo un uso efectivo de la marca figurativa italiana anterior “ZARA” respecto de la “pasta seca de origen italiano”. La normativa en la que basa dicha afirmación es el Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, artículo 42, apartados 2 y 3, y, en el Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria, regla 22, apartados 2 y 3.

Respecto a este argumento, el TGUE señala que, para analizar si una marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo, es necesario llevar a cabo una apreciación global. Se considera que hay un uso efectivo cuando se prueba la realidad de la explotación comercial y se excluyen los usos cuya única finalidad es el mantenimiento de los derechos conferidos por la marca (apdos. 73 y 76). Las pruebas de uso presentadas por Ffauf Italia, S.p.A. fueron una declaración testimonial del presidente del Consejo de Administración de Pasta Zara S.p.A., dos catálogos promocionales y diversas facturas.

Así, en relación con la declaración testimonial del presidente del Consejo de Administración de Pasta Zara S.p.A., esta fue tomada en consideración combinándola con otras pruebas aportadas. Por lo que se refiere a la alegación de que no existen pruebas que confirmen la difusión o uso externo de los catálogos, el TGUE entiende que, aunque la jurisprudencia exige que una marca se utilice pública y exteriormente, esta obligación no se aplica a todos los elementos de prueba que puedan demostrar el uso efectivo de la marca (apdo. 90). En cuanto a las facturas presentadas, se estiman representativas de las ventas realizadas, ya que, aunque su volumen era bajo, no se trata de apreciar el éxito comercial de la parte. Finalmente, las facturas relativas a la participación en una feria comercial demuestran que la marca figurativa italiana anterior “ZARA” había sido realmente utilizada en el marco de una auténtica actividad comercial pública y orientada al exterior. En consecuencia, el TGUE concluye que se habían presentado datos suficientes sobre el lugar, la duración, la naturaleza y el alcance del uso de la marca figurativa italiana anterior “ZARA”, que confirmaban que había sido utilizada.

El segundo de los motivos invocados por Inditex en su recurso se fundamentaba, por un lado, en errores en la comparación de los productos y servicios, y, por otro lado, en errores en la comparación de las marcas, ambos con base en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009.

En lo que concierne al primero de estos argumentos, el TGUE, al analizar la clase 29 “frutas y hortalizas congeladas, secas y cocidas” bajo la marca solicitada, y las “salsas para pasta” designadas por la marca denominativa internacional anterior “LE DELIZIE ZARA”, afirma que dichos productos cubren las mismas necesidades nutricionales, son producidos y fabricados por empresas afiliadas, pueden tener la finalidad de mezclarse con diferentes tipos de pasta y la composición de las salsas para pasta contiene generalmente verduras o incluso determinadas frutas. En lo que atañe a las «jaleas, mermeladas, compotas» de la marca solicitada, y a las “salsas para pasta” de la marca denominativa internacional anterior “LE DELIZIE ZARA”, ambas pueden utilizarse acompañando, por ejemplo, platos de carne. A mayor abundamiento, son productos que pueden envasarse en recipientes similares, distribuirse a través de los mismos canales de distribución y estar destinados al mismo público. Igualmente, el TGUE señala que los “productos lácteos” amparados por la marca solicitada son similares a los “productos lácteos” de la marca denominativa internacional anterior “LE DELIZIE ZARA”, ya que el aceite de oliva, a pesar de poseer una composición diferente a la de la mantequilla (producto lácteo), es intercambiable con ella en su utilización culinaria.  

Además, el TGUE recuerda que, de conformidad con la sentencia de 29 de septiembre de 1998, Canon (C‑39/97) del TJUE, la apreciación de la similitud de los productos y servicios deben realizarse teniendo en cuenta todos los factores relacionados con ellos, entre los que se encuentra su naturaleza, su finalidad, su modo de uso, si compiten entre sí o son complementarios o sus canales de distribución. Así, se consideran bienes o servicios complementarios “aquellos en los que existe una estrecha conexión entre ellos, en el sentido de que uno es indispensable o importante para el uso del otro de tal manera que los consumidores puedan pensar que la responsabilidad de la producción de esos bienes o la prestación de esos servicios recae en la misma empresa” (apdo. 123). En la misma línea argumental señala que, aunque la complementariedad es un factor entre varios, también es un criterio autónomo que puede ser el único considerado para la apreciación de la similitud (apdo.122). Con base en todo ello, el TGUE desestima la argumentación planteada.

En segundo lugar, en lo concerniente a errores en la comparación de las marcas controvertidas, Inditex alegó que no se podía ignorar la gran reputación y "singularidad" de la palabra "ZARA" perteneciente a la famosa marca minorista y que ello, en una apreciación global, debía haber contrarrestado el efecto visual y las similitudes fonéticas entre los signos en litigio. Por otro lado, el TGUE señala que las marcas en conflicto, consideradas en su conjunto, presentan un alto grado de similitud que se deriva del término “ZARA”, que es el elemento más distintivo de las marcas anteriores. Asimismo, recordando su sentencia de 29 de marzo de 2017, J & Joy/EUIPO Joy-Sportswear (J&JOY) (T‑389/15), recalca que la notoriedad de la marca solicitada no contrarresta las similitudes gráficas y fonéticas entre las marcas en conflicto. Así, la jurisprudencia establece que el carácter muy distintivo de un signo solo es pertinente respecto de la marca anterior y no es así en lo que respecta a la apreciación del carácter distintivo de la marca solicitada (apdo. 145).

En el caso de la comparación visual y fonética el TGUE asevera que, aunque la expresión “LE DELIZIE” constituye la primera parte de la marca anterior, ello no disminuye la similitud creada por el elemento denominativo común “ZARA”, que será el que llame la atención del consumidor. Finalmente, en lo que respecta a la comparación conceptual, el TGUE considera que el elemento denominativo “ZARA” no tenía ningún significado en relación con los productos y servicios en cuestión y que dicha comparación no era posible.

Con base en lo expuesto, el TGUE refrenda la Decisión de la EUIPO, al estimar que las marcas en conflicto, consideradas en su conjunto, presentan un alto grado de similitud, que se deriva de la presencia del elemento “ZARA” en cada una de ellas.

En mi opinión, Inditex tenía la batalla perdida desde el principio. En este sentido cabe señalar que no puede solicitar el renombre de su signo frente a “LE DELIZIE ZARA”, puesto que este existía con anterioridad. Asimismo, tampoco cabe la posibilidad de que Inditex declare que “ZARA” es una marca renombrada no registrada anterior a la marca italiana en el sector de la alimentación, ya que para ello tendría que demostrar que llevaba años comercializando productos y servicios, adquiriendo de este modo cierto renombre, y sobre todo que lo hacía desde antes que Ffauf Italia, S.p.A.

En conclusión, considero que con esta batalla legal la intención de Inditex es registrar su marca en todos los sectores posibles, en especial en el de la hostelería, como han llevado a cabo otras empresas de lujo del sector como serían Fendi, S.R.L, Chanel, S.A. o Tiffany & Co.